Для цитирования:

Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В. А., Радецкая М.В., Евстигнеев Э.А., Кольздорф М.А., Туркина А.Е., Спиридонова Н.Б. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав Часть 2 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 118-211.

Pavlova E.A., Kalyatin V.O., Korneev V.A., Radetskaya M.V., Evstigneev E.A., Kolzdorf M.A., Turkina A.E., Spiridonova N.B. Compensation as a measure of liability for infringement of exclusive rights. Part II // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. September 2022. 3 (37). Pp. 118-211. (In Russ.).

 

Статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в развитие положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает возможность взыскания компенсации вместо убытков с лица, нарушившего исключительное право на объект авторского права – произведение литературы, науки или искусства. В ней предусматривается три возможных варианта расчета компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3)

в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Данные варианты расчета компенсации выступают в качестве альтернативных; выбор осуществляется правообладателем при обращении в суд.

Статья 1311 ГК РФ предусматривает аналогичные правила о взыскании компенсации в отношении нарушений исключительного права на все объекты смежных прав (исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей; фонограммы; сообщения передач организаций эфирного и кабельного вещания; базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов; произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав их публикатора).

В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров фонограммы;

3)

в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, предусмотренная в п. 2 ст. 1311 ГК РФ возможность расчета компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров применяется только к экземплярам фонограмм и не распространяется на другие контрафактные материальные носители (например, видеозаписи).

Для авторского права и ряда смежных прав (прежде всего прав артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков спектаклей) характерно обладание наряду с исключительным правом имущественного характера также целым рядом личных неимущественных прав, а в ряде случаев также иными правами имущественного характера, не входящими в состав исключительного права. Компенсация как мера ответственности применяется только к случаям нарушения исключительных прав.

Нарушениями исключительного права на произведения науки, литературы и искусства признаются случаи использования таких произведений, совершенные любыми лицами без разрешения автора или иного правообладателя (исключение составляют случаи свободного использования произведений, перечень которых установлен в ГК РФ). Способы использования произведений (которые одновременно считаются правомочиями в составе исключительного авторского права) перечислены в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, причем перечень таких способов не является исчерпывающим. К их числу относятся:

1)

воспроизведение произведения путем изготовления его экземпляров (в том числе запись на электронном носителе и запись в память ЭВМ);

2)

распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров произведения;

3)

публичный показ произведения;

4)

импорт оригинала или экземпляра произведения;

5)

прокат оригинала или экземпляра произведения;

6)

публичное исполнение произведения;

7)

сообщение в эфир;

8)

сообщение по кабелю;

9)

ретрансляция;

10)

перевод или другая переработка произведения;

11)

практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

12)

доведение до всеобщего сведения.

Способы использования для объектов смежных прав предусмотрены соответственно в п. 2 ст. 1317 ГК РФ (исключительное право на исполнение), в п. 2 ст. 1324 ГК РФ (исключительное право на фонограмму), в п. 2 ст. 1330 ГК РФ (исключительное право на сообщение радио- и телепередач), в п. 1 ст. 1334 ГК (исключительное право изготовителя базы данных) и в п. 1 ст. 1339 ГК РФ (исключительное право публикатора). Основные способы использования в этих статьях повторяются, хотя имеются и некоторые отличия, вызванные спецификой конкретных объектов смежных прав. Например, для исполнений в качестве самостоятельного способа использования выделена их запись (фиксация звуков и (или) изображений или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение) (подп. 4 п. 2 ст. 1317 ГК РФ). Соответственно незаконная запись исполнения (например, во время живого концерта исполнителя) является нарушением прав на исполнение, и ее последующее воспроизведение и распространение или доведение до всеобщего сведения будут незаконными.

Хотя нарушения авторских прав очень разнообразны, их можно условно разделить на несколько групп:

1)

изготовление контрафактных экземпляров произведения (материальные копии, например, книги, лазерные диски, постеры, изготовленные без разрешения правообладателя);

2)

изготовление изделий, в которых воспроизводятся произведения, части произведений, в том числе персонажи (используемое произведение составляет только их часть, но из-за этого они в целом тоже признаются контрафактными экземплярами);

3)

использование в Интернете или иных телекоммуникационных сетях;

4)

сообщение в эфир и по кабелю, а также ретрансляция произведений;

5)

публичный показ и публичное исполнение произведений;

6)

переработка произведений и использование производных произведений без согласия автора или иного правообладателя.

В тех случаях, когда речь идет об изготовлении контрафактных экземпляров, нарушением следует считать также действия, непосредственно связанные с введением этих контрафактных экземпляров с гражданский оборот. К таким действиям относятся изготовление, импорт, продажа, предложение к продаже, перевозка и хранение материальных носителей, в которых выражено соответствующее произведение (или часть произведения).

Характерно, что соответствующие действия, совершенные третьими лицами без согласия правообладателя, считаются нарушением исключительного права независимо от того, совершаются они в целях получения прибыли или без такой цели (п. 89 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10). Исключение составляют случаи свободного использования произведений, перечисленные в ГК РФ.

Постановлением Пленума ВС РФ № 10 даны разъяснения в отношении некоторых способов использования произведений. Так, в п. 89 указывается, что «запись экземпляра произведения на электронный носитель с последующим предоставлением доступа к этому произведению любому лицу из любого места в любое время (например, доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет») представляет собой осуществление двух правомочий, входящих в состав исключительного права, – правомочия на воспроизведение (подпункт 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) и правомочия на доведение до всеобщего сведения (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ)».

В пункте 91 Постановления Пленума ВС РФ № 10 разъясняется, что «предложение к продаже экземпляра произведения охватывается правомочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ)».

В пункте 92 указано, что «само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя».

2.1. В соответствии со сложившейся практикой компенсация широко применяется правообладателями как мера ответственности за нарушение их исключительных авторских прав. Это связано и со сложностью доказывания убытков, связанных с нарушениями в сфере авторских прав, и с широким распространением соответствующих нарушений, требующим применения к нарушителям строгих мер, и с относительной простотой взыскания компенсации.

В то же время взыскание компенсации в размерах, заявляемых истцами, все чаще вызывает сомнения судов в соответствии этой меры ответственности ее восстановительной функции, вытекающей из того, что она является альтернативой убытков. И даже в случае, если суды признают наличие у компенсации функции превенции, преобладает тенденция к снижению размера присуждаемой компенсации (в том числе к ее снижению ниже установленного законом предела).

Вопросы применения действующих положений ГК РФ о компенсации уже неоднократно были поводом для рассмотрения жалоб Конституционным Судом Российской Федерации.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) № 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч.ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В пункте 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г. ВС РФ дополнительно указал, что, исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

2.2. С проблемой очевидного дисбаланса между возможными потерями правообладателей от нарушений и тяжелыми экономическими последствиями взыскания сумм возмещения для нарушителей сталкивались и другие правопорядки.

Так, в США, где существует весьма сходный с российской компенсацией институт статутных убытков (statutory damages), который с 1909 г. распространяется на сферу ответственности за нарушения исключительных прав1, последовательное увеличение минимальных и максимальных установленных законом размеров статутных убытков в 1976 и 1999 гг., привело на практике к ряду дел, в которых суды были вынуждены отказывать потерпевшим от нарушений в данной области (в особенности по коллективным искам) или снижать размер возмещения.

Так, в деле Capitol Records v. Thomas-Rasset окружной суд не согласился с решением присяжных в части определения размера статутных убытков2. Ответчик был признан виновным в умышленном нарушении авторских прав на 24 песни в KaZaA, одноранговой файлообменной сети. Судья снизил размер статутных убытков, указав, что цель сдерживания нарушения не может «оправдать убытки в размере $2 млн за незаконное распространение 24 песен с единственной целью получения бесплатной музыки».

В споре Warner Bros. Entm’t, Inc. v. RDR Booksответчик RDR Books опубликовал «Лексикон: несанкционированное руководство по художественной литературе о Гарри Поттере и сопутствующим материалам», представлявший собой «руководство по существам, персонажам, объектам, событиям и местам, которые существуют в мире Гарри Поттера». При создании «Лексикона» ответчик использовал семь романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере и две сопутствующие книги.

В дополнение к судебному запрету истцы испрашивали статутные убытки. Исходя из характера нарушения, суд присудил истцам минимальный размер убытков за каждое произведение, в отношении которого истцы установили нарушение: $ 750 за каждый из семи романов о Гарри Поттере и две сопутствующие книги, в общей сложности $ 6.7503.

Некоторые страны, использующие институт законных убытков, прямо ограничивают случаи их применения4. Встречается также практика установления в судебном решении суммы, которая будет взыскана с нарушителя, если он в будущем допустит повторное нарушение. Эта сумма идет в доход государства, а не правообладателю, который будет вынужден повторно обращаться за рассмотрением своего иска из нарушения принадлежащих ему прав5.

В Канаде предусматривается ряд ограничений, специфичных для той или иной категории нарушающего поведения. Например, если основным истцом в иске о нарушении исключительных прав является общество по коллективному управлению правами, оно может взыскать только (1) фактический ущерб и прибыль, либо (2) статутные убытки в размере от трех до десяти роялти, установленных канадским Советом по авторскому праву, как суд посчитает справедливым6.

В Канаде за нарушение прав в коммерческих целях может быть применена установленная законом ответственность в размере от 500 до 20 000 канадских долларов за произведение. В то же время нарушение исключительных прав в некоммерческих целях влечет ответственность только в размере от 100 до 5000 канадских долларов, причем за все произведения, затронутые нарушением7. При этом суды учитывают, в частности, необходимость обеспечения соразмерности размера убытков нарушению8. Таким образом, для лиц, совершающих нарушения без коммерческих целей, размер возмещения значительно ниже. Кроме того, если истец получает от ответчика статутные убытки за такое «некоммерческое» нарушение, он (и кто-либо другой) не может в дальнейшем обратиться за взысканием статутных убытков с того же ответчика за любые другие «некоммерческие» нарушения, имевшие место до подачи иска9.

Вместе с тем практика канадских судов по делам о взыскании статутных убытков весьма разнообразна и зависит от многих факторов. Например, в деле Telewizja Polsat SA v Radiopol Inc. суд взыскал статутные убытки в размере 150 канадских долларов за каждое из 2009 произведений. А в деле Trader Corp. v. CarGurus, Inc. истец потребовал в качестве компенсации 75.000 канадских долларов (500 канадских долларов за каждое нарушение). Но суд счел это требование необоснованным, поскольку данная сумма была совершенно несопоставима с фактическим ущербом. Суд также установил, что CarGurus действовал добросовестно, поэтому суд решил, что CarGurus должен выплатить истцу 300 канадских долларов (по 2 канадских доллара за каждое произведение)11.

Суды учитывают при этом такие обстоятельства, как

(1)

добросовестность или недобросовестность ответчика;

(2)

поведение сторон до и во время разбирательства; и

(3)

необходимость предотвращения других нарушений авторского права (ст. 38.1 (5) Закона об авторском праве).

Характерно, что в некоторых случаях канадские суды могут увеличивать по своему усмотрению размер взыскиваемых сумм по сравнению с требованиями истцов.

Например, дело Microsoft Corporation v. Cerrelli et al.12 касалось предполагаемой продажи ответчиками поддельных копий 25 различных произведений Microsoft. По данным Microsoft обвиняемые начали продавать контрафактное программное обеспечение по меньшей мере в 1997 г. Microsoft несколько раз ставила ответчиков в известность о совершаемом нарушении, производила обыски и изъятия контрафактных программ. Судом было установлено, что ответчики сознательно нарушили авторские права Microsoft, а их поведение было вызывающим. Суд постановил, что сумма в размере 500 канадских долларов за каждое из 25 нарушений (или в общей сложности 12500 канадских долларов), была бы грубо несоразмерна совершенному нарушению. Вместо этого суд определил, что приемлемым будет максимальный установленный законом размер компенсации в размере 20000 канадских долларов за каждое произведение, или в общей сложности 500.000 канадских долларов. Посчитав поведение ответчиков возмутительным, суд взыскал с каждого из них еще по 100000 канадских долларов в виде дополнительного штрафа13.

В тех странах, в которых отсутствует институт статутных убытков, при нарушении исключительных прав, как правило, заявляются требования о возмещении убытков либо требования из неосновательного обогащения. Общей для всех таких правопорядков является позиция, что возмещение убытков правообладателя от нарушения исключительных прав должно носить компенсационный характер, равно как во всех случаях практика сталкивается с тем, что для потерпевших составляет большую сложность доказывание размера понесенных убытков.

Чтобы облегчить для правообладателей возможность имущественной компенсации в случае нарушения их авторских прав (как впрочем и любых других исключительных прав), используются такие способы формулирования и расчета убытков как: 1) неполученные самим правообладателем доходы (прибыль); 2) разумная лицензионная плата за использование соответствующего произведения; 3) полученные нарушителем в результате неправомерного использования такого объекта доходы.

В частности, во Франции отсутствует институт статутных убытков, а ответственность за нарушение авторских прав в виде взыскания убытков предусмотрена Кодексом интеллектуальной собственности (ст. L 331-1-3).

Суды при определении размера убытков должны оценить следующие аспекты:

1)

негативные экономические последствия, в том числе упущенную выгоду, которую потерпевшая сторона могла бы получить, и ущерб, понесенный правообладателем;

2)

моральный ущерб, причиненный правообладателю нарушением;

3)

неправомерную прибыль, полученную нарушителем, включая экономию нарушителя на интеллектуальных инвестициях, оборудовании и рекламе.

В случаях, когда оценка причиненного ущерба вызывает сложности, суд может в качестве альтернативы и по просьбе потерпевшего присудить ущерб в виде фиксированной суммы (une somme forfaitaire). Эта сумма должна превышать размер вознаграждения или гонорар, который был бы выплачен, если бы нарушитель попросил разрешение на использование права на интеллектуальную собственность. Данная сумма не включает компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему14.

Представляются интересными изменения, происшедшие в законодательстве Украины. Ранее, согласно подп. б), в), г) п. 2 ст. 52 Закона об авторском праве и смежных правах 1993 г. в случае нарушения исключительного права были возможны как возмещение убытков, причиненных нарушением авторского и (или) смежного права, так и взыскание с нарушителя авторского права и (или) смежных прав дохода, полученного вследствие нарушения; либо вместо возмещения убытков или взыскания дохода, могла быть взыскана компенсация, которая определялась судом, в размере от 10 до 50 000 минимальных размеров заработной платы.

В 2018 г. в Украине вступил в силу новый механизм подсчета суммы компенсации за нарушение авторского права (изменен подп. г) п. 2 ст. 52 Закона)15. Теперь компенсация определяется судом как паушальная сумма на базе удвоенной, а в случае умышленного нарушения - утроенной суммы вознаграждения или комиссионных платежей, которые были бы уплачены правообладателю, если бы нарушитель обратился к нему за разрешением на использование оспариваемого авторского или смежного права. Такая компенсация взыскивается вместо возмещения убытков или взыскания дохода нарушителя.

В связи с применением нового законодательства украинские суды сталкиваются с двумя основными проблемами:

1)

необходимостью справедливо определить лицензионное вознаграждение, учитывая разнообразие категорий объектов авторских и (или) смежных прав;

2)

необходимостью определения формы вины нарушителя, поскольку размер взыскиваемой компенсации зависит от того, было ли нарушение умышленным или нет16. К трудностям в применении нового способа расчета компенсации можно также отнести то, что паушальный платеж является разовым, в то время как в лицензионных договорах вознаграждение чаще устанавливается в форме периодических платежей (роялти).

2.3. Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи нарушений исключительного права (с учетом приведенной выше классификации по способам использования) с точки зрения способов расчета компенсации.

1. Контрафактные экземпляры(например, диск с записью кинофильма). Подобные нарушения чаще всего касаются произведений литературы (художественных и научных), музыки, кинофильмов, программ для ЭВМ и баз данных. Поскольку в таких случаях часто можно выяснить тираж, применим расчет компенсации, кратной стоимости контрафактных экземпляров. Также возможно использование компенсации, кратной стоимости права, поскольку речь идет о распространенных видах использования произведений (воспроизведение и распространение по ст. 1270 ГК). Возможна также и компенсация в твердой сумме.

При этом к факторам, влияющим на определение размера компенсации, могут быть отнесены количество изготовленных экземпляров, территория их распространения, цена продажи. На степень причинения вреда правообладателю может влиять эффект востребованности произведения (например, если выхода книги или кинофильма ожидает определенная часть потребителей). Может усугублять причиняемый вред скорость поступления на рынок (раньше оригинального тиража или одновременно с ним). Низкое качество копий может вредить репутации официального изготовителя, высокое качество – создавать конкуренцию.

Разновидностью контрафактных экземпляров, обладающей некоторыми особенностями, являются материальные копии с произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, практическая реализация произведений архитектуры. В какой-то мере это может распространяться также на фотографии, если речь идет о продаже самих фотографий как таковых (авторских копий). В этих случаях также происходит воспроизведение и распространение произведений (для архитектурных произведений – также подп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК). Но отличие состоит в том, что в таких случаях обычно нет массового воспроизведения. Речь часто идет о единичных копиях, иногда даже сделанных вручную.

В таких случаях возможен расчет компенсации по стоимости права либо в виде процента от стоимости оригинальной работы, если она известна в связи с тем, что работа была ранее приобретена у автора. Возможно также взыскание компенсации в твердой сумме.

Факторами, влияющими на размер компенсации, могут служить количество копий, неоднократность подобных действий, коммерческий характер такой деятельности. Имеет значение также известность автора и/или произведения. В качестве негативных последствий возможны утрата уникальности оригинального произведения, утрата контроля автора за количеством копий произведения.

2. Контрафактные изделия, в которых воспроизводятся произведение, часть произведения, персонаж(например, футболка с рисунком, изображающим популярных персонажей мультфильма). В этом случае могут быть нарушены права на воспроизведение, распространение и переработку.

Очевидно, в этом случае основным способом расчета компенсации должна быть плата за право, так как общая стоимость изделия не совпадает с ценой самого воспроизведенного на нем произведения (или его части). В то же время ценность изделия безусловно может возрастать из-за размещенного на нем произведения или даже определяться этим фактором, если произведение популярно. В связи с этим возможно и применение компенсации в виде стоимости самого контрафактного изделия (или процента от стоимости изделия). Возможно также применение расчета компенсации в твердой сумме.

Факторами, влияющими на размер компенсации, должны служить популярность, узнаваемость произведения, его востребованность у потребителей. В данном случае имеется явное сходство с размещением популярных товарных знаков на различных изделиях. К тому же размер компенсации зависит от количества контрафактных изделий, территории их реализации. Может учитываться качество воспроизведения, поскольку плохое качество может вредить репутации правообладателя, так как продукция может восприниматься пользователем как исходящая от него. Напротив, равноценное качество может создавать конкуренцию для товаров, производимых самим правообладателем или по его лицензии.

3. Воспроизведение в электронной форме и доведение до всеобщего сведения.Любые произведения могут быть переведены в электронную форму, записаны и храниться в памяти ЭВМ или на электронном носителе (воспроизведение), могут быть доведены до всеобщего сведения через Интернет и иные телекоммуникационные сети, а также скачаны пользователями из таких сетей (воспроизведение). Все это может быть сделано без разрешения правообладателя, поэтому к таким случаям применима компенсация за нарушение исключительного права.

В то же время в подобных ситуациях может быть сложно (и даже невозможно) применить способ расчета по цене контрафактных экземпляров, поскольку зачастую в таких случаях нельзя подсчитать количество использований, а сам экземпляр, незаконно созданный таким способом, по существу не имеет стоимости. В случаях, когда можно подсчитать число скачиваний соответствующего произведения, выложенного в Интернете нарушителем, для применения способа расчета компенсации по контрафактным экземплярам необходимо установить, каким образом определяется их цена. Очевидно, это должна быть цена аналогичного экземпляра, выпущенного правообладателем или другим лицом по его лицензии на законных основаниях.

Наиболее целесообразно использовать расчет компенсации в виде платы за право использования, но только в случае, если имело место доведение до всеобщего сведения или предоставление для скачивания. Перевод в электронную форму, запись на электронный носитель или в память ЭВМ и хранение в такой форме сами по себе ответственности не повлекут, если эти действия совершит физическое лицо (ст. 1273 и 1245 ГК). Если же эти действия совершит юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то, пожалуй, никакой иной способ расчета компенсации, кроме взыскания ее в твердой сумме, здесь не подходит.

На размер компенсации в подобных случаях влияют:

1)

в случае записи и хранения произведения в электронной форме, если нарушитель не физическое лицо: длительность нарушения, характер оригинального произведения (например, программа для ЭВМ, которая обладает высокой ценой в случае приобретения у официального продавца), неоднократность нарушений;

2)

в случае доведения до всеобщего сведения и предоставления для скачивания: длительность нарушения, наличие и характер ссылок, позволяющих найти в сети данный источник (доказательство намеренного уведомления пользователей о наличии соответствующего источника и свидетельство его популярности), статистика посещений сайта или иного источника, реакция пользователей (лайки), количество скачиваний (если такие сведения доступны); характер сайта (есть ли реклама, носит ли он коммерческий характер).

4. Сообщение в эфир или по кабелю, ретрансляция(аудиовизуальные произведения, литературные, музыкальные произведения и т.п.).

Поскольку в данном случае не создается материальных экземпляров произведения, возможно применение расчета компенсации в виде платы за право использования и в твердой сумме. Компенсация может взыскиваться при отсутствии согласия автора или иного правообладателя на использование, выходящее за рамки предусмотренных случаев свободного использования (ст. 1274, 1326 ГК).

Факторами, влияющими на размер компенсации, могут служить: аудитория потенциальных зрителей, неоднократность использования, особенности использования произведения (например, использовано произведение, которое еще не было обнародовано или не было ранее сообщено в эфир или по кабелю, что лишает правообладателя возможности использовать его таким образом самому).

5. Публичный показ произведения (экспонирование произведения изобразительного искусства на выставке) и публичное исполнение(представление литературных, музыкальных произведений в живом исполнении или при помощи технических средств).

Нарушения, касающиеся публичного показа или публичного исполнения произведений, обычно не влекут серьезных экономических последствий. Меры ответственности могут применяться в случае отсутствия согласия автора или иного правообладателя на использование, выходящее за рамки предусмотренных случаев свободного использования (ст. 1274, 1276, 1277, 1291, 1326 ГК).

Возможно взыскание компенсации в виде платы за право использования или в твердой сумме. На размер компенсации могут влиять коммерческий характер мероприятия, количество посетителей, неоднократность нарушений.

6. Переработка произведения(перевод, создание иного производного произведения). Характерно, что сама по себе переработка не является нарушением до тех пор, пока не возникает вопрос о ее авторско-правовом использовании. Соответственно, способ расчета компенсации будет зависеть от способа использования.

На размер компенсации при этом могут влиять: степень известности и популярности произведения и его автора, цели использования, характер переработки, ее качество (плохой перевод, например, может подрывать репутацию автора оригинального произведения).

Таким образом, универсальными способами расчета компенсации представляются компенсация в виде платы за право использования и компенсация в твердом размере. Компенсация в виде платы за контрафактные экземпляры применима только в случаях реализации таких экземпляров.

Представляется, что в отношении нарушений смежных прав можно сделать аналогичные выводы.

Необходимая оптимизация в отношении компенсации за нарушение исключительного права на произведения науки, литературы и искусства и прав на объекты смежных прав может быть достигнута, как представляется, в следующих направлениях:

1. Целесообразно закрепление в качестве основных способов расчета компенсации 2 способов: 1) кратного размеру стоимости права использования произведения; 2) в твердом размере. В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров произведения следует установить, что он может применяться только к случаям реализации контрафактных экземпляров (а также к случаям незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей, если количество скачиваний поддается подсчету).

Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы (предусмотренной в п. 2 ст.1311 ГК РФ) на другие материальные носители в отношении нарушений в области смежных прав.

2. Целесообразно предоставить судам возможность самостоятельного изменения способа расчета компенсации в тех случаях, когда истец не может представить необходимых и достаточных доказательств в пользу применения того способа расчета компенсации, который он выбрал. Очевидно, такой выбор суд может сделать между стоимостью права использования (или стоимостью экземпляров) и компенсацией в твердом размере. Возможно, что в этом случае суду должно быть предоставлено право самостоятельно назначить сумму компенсации, которая не обязательно должна быть равна минимальному ее размеру, но не должна быть ниже такого минимального размера.

3. Компенсацию, кратную стоимости права использования, с учетом того, что при однократном размере стоимости права использования она не будет никого стимулировать к соблюдению исключительных прав на произведение, следует сохранить в двукратном размере. Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет доказано, что нарушение исключительного права было допущено лицом без вины, то размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости права использования, а в случае вины в форме небрежности, использования в некоммерческих целях либо при других смягчающих обстоятельствах – до полуторакратной стоимости права. В то же время в случае, если нарушение носило заведомо умышленный характер, было длительным, причинило существенный вред и т.п., суд вправе поднять размер компенсации до 3-кратной стоимости права использования произведения. Можно также в качестве дополнительного критерия установить ограничение максимального размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости права использования, но не более 10000000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме). Ограничение такого рода может быть преодолено, если истец сумеет доказать, что его убытки превышают максимальный размер компенсации, установленный в законе.

4. Базовый размер компенсации кратной стоимости экземпляров произведения также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом он может быть снижен или, напротив, повышен в зависимости от тех или иных обстоятельств. В частности, в случае нарушения исключительного права без вины, или если имелись смягчающие вину нарушителя обстоятельства, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Повышенный размер компенсации в случаях, когда нарушение было особенно тяжким, также может быть определен в двукратном (или даже трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Также может быть установлен общий максимальный размер взыскиваемой суммы: не более 10000000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме).

5. Компенсацию в твердой сумме можно было бы установить в более широких рамках. Например, увеличить ее максимальный размер до 10000000 рублей. При этом было бы целесообразно разработать методики подсчета размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и истцам при подаче исковых заявлений достаточно точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

6. В некоторых специальных случаях может быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации – в процентах к стоимости оригинала произведения (для воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, для практической реализации произведений архитектуры). Такой способ расчета может также рассматриваться как разновидность компенсации в твердой сумме.

Наличие информации об авторском праве на экземпляре произведения позволяет третьим лицам определить, к кому можно обратиться за разрешением на использование соответствующего произведения, кто является его автором и/или правообладателем. В случаях, когда соответствующая информация оказывается удалена или изменена, нарушение прав авторов или иных правообладателей становится более вероятным и распространенным, а они сами несут дополнительные, связанные с такими незаконными действиями, убытки18.

Статьей 1300 ГК РФ предусмотрена ответственность (возмещение убытков или выплата компенсации по правилам ст. 1301 ГК РФ): 1) за удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве; 2) за воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве. Статья 1310 ГК РФ распространяет действие ст. 1300 ГК РФ на сферу смежных прав.

При этом информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация.

Из приведенного определения информации об авторском праве следует, что закон не устанавливает перечня обязательных сведении?, которые должны содержаться в этой информации19, вследствие чего к такой информации может относиться практически любой объем сведений, заложенный автором или иным правообладателем в указанных выше целях.

По сравнению со ст. 48.2 Закона об авторском праве 1993 г., в ст. 1300 ГК РФ непосредственно предусмотрены санкции за соответствующее нарушение (ранее меры ответственности следовали из положений п. 2 ст. 50 Закона об авторском праве). Перечисленные в ст. 1300 ГК РФ нарушения, по мнению исследователей, не являются непосредственно нарушениями авторских прав20, а скорее косвенными нарушениями, способствующими неправомерному использованию произведения21.

Статья 1300 ГК РФ основана на ст. 12 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., вступившего в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 г. (далее – Договор ВОИС по авторскому праву), в соответствии с которой Договаривающиеся Стороны предусматривают эффективные средства правовой защиты в отношении любого лица, намеренно (то есть, зная или имея достаточные основания знать, что такое действие будет побуждать, позволять, способствовать или скрывать нарушение любого права, предусмотренного Договором или Бернской конвенцией) осуществляющего:

i)

устранение или изменение любой электронной информации об управлении правами без разрешения;

ii)

распространение, импорт с целью распространения, передачу в эфир или сообщение для всеобщего сведения без разрешения произведений или экземпляров произведений, зная, что в них без разрешения была устранена или изменена электронная информация об управлении правами.

Под «информацией об управлении правами» подразумевается информация, которая идентифицирует произведение, автора произведения, обладателя какого-либо права на произведение; или информацию об условиях использования произведения и любые цифры или коды, в которых представлена такая информация, когда любой из этих элементов информации приложен к экземпляру произведения или появляется в связи с доведением произведения до всеобщего сведения.

Стоит отметить, что проекты указанной статьи Договора ВОИС об информации об управлении правами существенно отличались от ее итогового варианта. В частности, изначально этому вопросу посвящалась ст. 14 проекта Договора ВОИС, в которой не было предусмотрено какой-либо связи между нарушением и целью его совершения22.

В результате обсуждения проекта подход к определению нарушения, связанного с информацией об управлении правами, был изменен. В пересмотренном виде это положение стало требовать не только знания о совершении запрещенного деяния, но и знания (или, по крайней мере, разумного основания для знания) о том, что это деяние будет способствовать совершению акта нарушения авторских прав. Кроме того, ответственность за распространение измененных произведений стала возлагаться только в том случае, если распространитель знал, что информация об управлении правами была удалена без разрешения правообладателя. Само определение информации об управлении правами было также расширено и включило информацию о сроках и условиях, установленных правообладателем для использования произведения, а также «любые цифры или коды, в которых представлена такая информация». Исследователи отмечают, что поскольку технические меры защиты произведений обязательно включают такую информацию, одно действие может нарушать как ст. 12, так и ст. 11 Договора ВОИС (обязательства в отношении технических мер)23.

Главной особенностью применения ст. 1300 ГК РФ является то, что указанная статья применяется вкупе с общей нормой об ответственности за нарушение исключительного права. Тем самым, в одном фактическом составе выделяются несколько нарушений, каждое из которых влечёт отдельную ответственность24.

Компенсация, предусмотренная в ст. 1300 ГК РФ, так же, как и компенсация за нарушение исключительного права, направлена на восстановление имущественных прав. При этом ст.1300 ГК РФ может применяться и тогда, когда нарушение исключительного права еще не произошло, но имело место приготовление к такому нарушению (например, была удалена информация об авторе или ином правообладателе).

Ситуация, когда компенсация взыскивается дважды за нарушение имущественного права автора или иного правообладателя, не отвечает общеправовому принципу, запрещающему неоднократное привлечение к ответственности лица за одно и то же нарушение. Определенные основания для этого видятся в тех случаях, когда нарушитель знал или должен был знать об удалении информации об авторском праве, поскольку возникают дополнительные убытки правообладателя по вине нарушителя. Но если он не мог знать об удаленной или измененной информации, представляется, что применение к нему мер ответственности за нарушение по ст. 1300 ГК РФ в дополнение к ответственности за нарушение исключительного права не обосновано.

Отчасти, такое положение может быть связано с неоднозначным пониманием природы компенсации по ст. 1300 ГК РФ в судебной практике, когда ответственность за нарушение ст. 1300 ГК РФ рассматривается как ответственность за нарушение личных неимущественных прав25. Однако и верное понимание природы такой компенсации не исключает в судебной практике случаев удваивания ответственности нарушителя26.

Когда речь идет о нарушении исключительного права и нарушении по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ, применение двух мер ответственности вызывает еще больше вопросов, поскольку в этом случае не требуется установление факта совершения именно ответчиком действий по удалению информации об авторском праве без разрешения правообладателя, достаточно наличия самого по себе факта использования произведения, в отношении которого такая информация была удалена27. В связи с этим нарушение по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ менее очевидно и возможно для лица, допускающего использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве. То обстоятельство, что, как правило, отсутствует достоверный источник, из которого можно было бы узнать о принадлежности определенному лицу интеллектуальных прав, ставит под вопрос легитимность привлечения к ответственности по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ в тех случаях, когда с экземпляра (в том числе электронного файла) удалены сведения об авторском праве, а получение данной информации объективно затруднено или невозможно (объект авторского права не является известным, не размещен в каталогах и сети Интернет с указанием авторства и т.д.).

Достаточно часто, чтобы снизить размер ответственности или избежать ее взыскания ответчики по таким спорам указывают на наличие иных источников опубликования произведения, где информация об авторском праве отсутствовала. Поскольку действующая редакция ст. 1300 ГК РФ не содержит критерия вины и не учитывает намерение нарушителя, такие аргументы судами отклоняются28. Важность критерия вины и намерения нарушителя для привлечения его к ответственности за нарушение, аналогичное предусмотренному ст. 1300 ГК РФ, подтверждается и зарубежной практикой.

Статья 7 Директивы ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» также предусматривает обязательства в отношении информации об управлении правами. В соответствии с ней государства должны обеспечивать надлежащую правовую защиту от любого лица, сознательно совершающего без полномочий любое из следующих действий:

(а)

удаление или изменение любой электронной информации об управлении правами;

(b)

распространение, импорт для распространения, вещания, передачи или предоставления общественности произведений или других объектов, охраняемых настоящей директивой или главой III Директивы 96/9/EC, из которых электронная информация об управлении правами была удалена или изменена без разрешения, если такое лицо знает или имеет разумные основания знать, что таким образом оно побуждает, допускает, облегчает или скрывает нарушение любого авторского права или любых прав, связанных с авторским правом.

Также важно, что по сравнению с регулированием в США данная статья учитывает намерение только в случае совершения действий с произведением с измененной или удаленной информацией об управлении правами («такое лицо знает или имеет разумные основания знать, что таким образом оно побуждает, допускает, облегчает или скрывает нарушение любого авторского права или любых прав, связанных с авторским правом»), но не в случае удаления или изменения информации об управлении правами.

При этом «информация об управлении правами» означает любую информацию, предоставленную правообладателями, которая идентифицирует произведение или другой объект, упомянутый в настоящей Директиве или охватываемый правом sui generis, предусмотренным в главе III Директивы 96/9/EC, идентифицирует автора или любого другого правообладателя, информацию об условиях использования произведения или другого предмета, а также любые цифры или коды, представляющие такую информацию.

В законодательстве США положения, связанные с информацией об управлении авторскими правами, предусмотрены ст. 1202 раздела 17 Свода законов США, сфера применения которой не ограничена электронными экземплярами произведений. В соответствии с данной статьей ни одно лицо не должно сознательно и с намерением вызвать, разрешить, облегчить или скрыть нарушение предоставлять ложную информацию об управлении авторскими правами, распространять или импортировать для распространения ложную информацию об управлении авторскими правами.

Кроме того, запрещается без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом, зная или имея достаточные основания знать, что это может вызвать, разрешить, облегчить или скрыть нарушение: 1) намеренно удалять или изменять информацию об управлении авторскими правами; 2) распространять, импортировать произведения для распространения, зная, что информация об управлении авторскими правами была удалена или изменена без согласия правообладателя, за исключением предусмотренных законом случаев; 3) распространять, импортировать для распространения или публично исполнять произведения, экземпляры произведений, аудиозаписи, зная, что информация об управлении авторскими правами была удалена или изменена без согласия правообладателя, за исключением предусмотренных законом случаев.

При этом информация об управлении авторским правом включает в том числе: любую информацию, идентифицирующую произведение, в том числе информацию, указанную в уведомлении об авторских правах; информацию, идентифицирующую автора или иного правообладателя; исполнителя; писателя; режиссера; исполнителя аудиовизуального произведения; а также правила и условия использования произведения; идентифицирующие номера или символы, относящиеся к такой информации; ссылки на такую информацию.

На первый взгляд, указанная норма охватывает не только случаи действий с информацией об управлении авторским правом в отношении электронных экземпляров произведений29. Однако в деле IQ Group. v. Wiesner30 суд указал, что имя автора произведения, не является информацией об управлении авторским правом, если только она не содержится на электронном экземпляре произведения и не является частью автоматизированной системы защиты авторских прав или управления ими. Противоположную позицию суд занял в деле Agence France v. Morel31, признав приведенное выше узкое толкование противоречащим буквальному содержанию положения закона. Данный вывод был также поддержан в деле Murphy v. Millennium Radio32: «Закон не устанавливает явного требования о том, чтобы такая информация была частью "автоматизированной системы защиты авторских прав или управления ими" ... фактически он [закон] представляется чрезвычайно широким, без каких-либо ограничений на контекст, в котором такая информация должна использоваться для того, чтобы квалифицироваться как информация об управлении авторским правом».

С лица, нарушившего ст. 1202 раздела 17 Свода законов США, могут быть взысканы убытки или компенсация (статутные убытки) за каждое нарушение в размере от $ 2500 до $ 25000. В случаях, когда в течение 3 лет имеет место повторное аналогичное нарушение, суд может увеличить размер возмещения ущерба до трехкратного размера суммы, которая была бы присуждена в обычной ситуации. В то же время суд по своему усмотрению может уменьшить общую сумму возмещения убытков или вовсе отказать в их взыскании, если нарушитель не знал и не имел оснований полагать, что его действия представляют собой нарушение. За нарушение ст. 1202 раздела 17 Свода законов США предусмотрена также уголовная ответственность (ст. 1204 раздела 17 Свода законов США).

Таким образом, ответственность несут только те, кто знает о вмешательстве в информацию об управлении авторскими правами, а также о том, что это изменение сделано в целях нарушения авторских прав.

Статья 1202 раздела 17 Свода законов США также специально указывает, что к информации об управлении авторским правом не относится информация о пользователе, хотя она может быть включена в данные электронного файла.

В 2008 году в Новой Зеландии были внесены изменения в Закон об авторских правах, в соответствии с которыми была предусмотрена ответственность за удаление или изменение информации об управлении авторским правом (информации, которая идентифицирует произведение и его автора или владельца авторских прав; или указывает условия использования произведения)33. Закон запрещает в ходе коммерческой деятельности производить, импортировать, продавать, сдавать в прокат, предлагать к продаже, а также рекламировать для продажи или проката экземпляр произведения, если какая-либо информация об управлении авторским правом, прилагаемая к экземпляру или содержащаяся в нем, была удалена или изменена без разрешения владельца авторских прав или исключительного лицензиата34. За нарушение указанного запрета предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до $150.000 и/или тюремное заключение на срок не более 5 лет. Ответственность наступает, если лицу известно, что информация об управлении авторскими правами была удалена или изменена без разрешения владельца авторских прав или исключительного лицензиата; а также известно, что его действия будут стимулировать, разрешать, облегчать или скрывать нарушение авторских прав на произведение.

Японское определение информации об управлении правами в целом соответствует Договору ВОИС, однако существует некоторая специфика. В частности, японское определение «информации об управлении правами» применяется только в отношении электронных экземпляров произведений35. Умышленное изменение или удаление информации об управлении правами рассматривается как нарушение «личных неимущественных прав авторов, имущественных прав, личных неимущественных прав исполнителей или смежных прав, связанных с информацией об управлении правами». За исключением случаев использования произведения в личных целях, такое нарушение влечет ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штрафа в размере до десяти миллионов иен36.

1. Представляется, что удаление или изменение информации об авторском праве в отсутствие незаконного использования произведения (подп. 1 п. 2 ст. 1300 ГК РФ), должно повлечь за собой взыскание компенсации в твердом размере. Следует также указать, что ответственность не должна наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных целей.

2. Целесообразно ограничить применение мер ответственности по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ случаями, когда лицо намеренно (виновно) - зная или имея достаточные основания полагать - совершало данное нарушение.

3. Следует установить, что компенсация по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ применяется альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). При этом в случае выбора в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст.1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском праве равно как использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство при расчете размера компенсации за это нарушение.

Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения.

Согласно ст. 1299 ГК РФ в отношении произведений не допускается:

1)

осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав;

2)

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. Нарушение указанных положений позволяет автору или иному правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ.

Данное положение основано на ст. 11 Договора ВОИС по авторскому праву, в соответствии с которой государства-участники предусматривают соответствующую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав по настоящему Договору или по Бернской конвенции и ограничивающих действия в отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не допускаются законом.

В ходе переговоров, предшествовавших заключению Договора ВОИС, правообладатели стремились запретить любые технологии, которые позволили бы обойти технические средства защиты, в связи с чем первоначальный текст соответствующей нормы запрещал импорт, производство и распространение устройств или услуг, основной целью или следствием использования которых был бы обход любых технических средств защиты37. В ответ на данное предложение были высказаны опасения, что подобное ограничение излишне широко и может препятствовать законному использованию произведений, находящихся в общественном достоянии, и препятствовать свободному (добросовестному) использованию произведений38.

В итоге текст ст. 11 Договора ВОИС по авторскому праву фактически оставляет на усмотрение Договаривающихся Сторон способы защиты соответствующих технических средств. В результате при реализации данного положения государства разошлись в типе и степени охраны, которую они предоставляют техническим средствам защиты39.

В октябре 1998 г. в США в целях исполнения требований Договора ВОИС был принят Закон об авторском праве в цифровую эпоху. В Закон об авторском праве 1976 г. была добавлена новая глава, содержащая дополнения к правам, предоставляемым правообладателям Законом об авторском праве 1976 года40.

Статья 1201 раздела 17 Свода законов США предусматривает обязательство обеспечивать адекватную и эффективную защиту от обхода технических средств защиты, используемых правообладателями для защиты своих произведений. Все технические средства защиты подразделяются на две категории: 1) которые контролируют доступ к защищенному авторским правом произведению; 2) которые защищают право владельца авторского права (например, предотвращая копирование защищенного авторским правом произведения)41.

Статья 1201 раздела 17 Свода законов США запрещает «производство, импорт, предложение общественности, предоставление или иной оборот любой технологии, продукта, услуги или устройства, компонента или их части». При этом технология должна быть либо разработана, либо произведена, в первую очередь, с целью обхода технических средств защиты и иметь ограниченное применение для иных целей или предлагаться к продаже как направленная на обход технических средств защиты.

Причина различия между средствами контроля доступа и средствами контроля копирования заключается в том, что акт обхода запрещен только в отношении средств контроля доступа: «зЗапрещается обходить технические средства защиты, которые эффективно контролируют доступ к произведению», но нет эквивалентного раздела для средств контроля копирования. Это разграничение было использовано для того, чтобы не ограничивать случаи свободного (добросовестного) использования произведений. При этом если средства контроля доступа используются в сочетании со средствами контроля копирования, то данное обстоятельство препятствует свободному (добросовестному) использованию произведений42.

Примером нарушения указанной статьи может служить дело USA v Elcomsoft and Sklyarov43. Скляров написал программное обеспечение, которое преодолевает защиту авторских прав в Adobe eBooks. Он никогда никому не продавал программу (хотя это делал его работодатель), и его работодатель никогда не нарушал ничьих авторских прав (хотя это потенциально позволяло другим делать это). Скляров был обвинен в торговле и предложении общественности программного обеспечения, которое могло бы обойти технические средства защиты в соответствии со ст. 1201(b)(1)(A) Закона США об авторском праве 1976 года44.

Принадлежащее ответчикам ПО позволяло пользователю снимать ограничения с PDF-файлов Adobe Acrobat и электронных книг, чтобы их можно было копировать, печатать и распространять в электронном виде. Как указывал судья, эта технология может использоваться как для целей свободного (добросовестного) использования, так и для нарушения авторских прав. Судья отметил, что намерение Конгресса состояло в том, чтобы запретить все устройства обхода, поскольку в большинстве случаев эти устройства будут использоваться для нарушения авторских прав. Таким образом, хотя обход с целью свободного (добросовестного) использования не является незаконным, незаконна торговля устройствами, позволяющими обходить добросовестное использование.

С лица, нарушившего ст. 1201 раздела 17 Свода законов США, могут быть взысканы убытки или компенсация (статутные убытки) за каждое нарушение в размере от $ 200 до $ 2500 за каждый акт обхода, устройство, продукт, компонент, предложение или оказание услуг, если суд сочтет это справедливым. В случаях, когда в течение 3 лет имеет место повторное аналогичное нарушение, суд может увеличить размер возмещения ущерба до трехкратного размера суммы, которая была бы присуждена в обычной ситуации.

За нарушение ст. 1201 раздела 17 Свода законов США предусмотрена также уголовная ответственность (ст. 1204 раздела 17 Свода законов США).

Австралийский Закон о цифровой повестке дня был принят для того, чтобы привести австралийское законодательство в соответствие с международными стандартами и «обновить австралийские стандарты авторского права для решения проблем, связанных с быстрым развитием коммуникационных технологий»45.

Австралийский законодатель обратил внимание на выработку запретов, связанных с созданием и распространением устройств обхода, предложения соответствующих услуг. Причина такого подхода заключается в том, что, по его мнению, надлежащая правовая защита от обхода эффективных средств технической защиты может быть обеспечена только в том случае, если производство и коммерческие операции с устройствами обхода будут запрещены46. Как отмечается в директиве ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 200147 , «… для владельцев авторских прав было бы более эффективно иметь возможность искать средства правовой защиты против производства и коммерческих сделок с устройствами, а не искать средства правовой защиты против отдельных пользователей этих устройств»48. Например, в решении Федерального суда Австралии по делу Sony v Stevens 49Sony предпочла преследовать производителя мод-чипов (предполагаемое устройство обхода), а не множество лиц, которые использовали мод-чипы для нарушения авторских прав в играх PlayStation.

Австралийский закон50преимущественно запрещает коммерческие сделки с устройствами для обхода ограничений. Соответствующее положение закона содержится в ст. 116 2A, для применения которого:

1)

произведение или другой предмет должны быть защищены техническими средствами защиты;

2)

лицо должно совершить одно из следующих действий: создание, импорт с целью предоставления третьим лицам, распространение, предложение публике устройства или услуги обхода ограничений;

3)

лицо знало или должно было знать, что устройство или услуга будут использоваться для обхода технических средств защиты.

Закон также запрещает совершать действия, направленные на обход мер контроля доступа, если:

1)

произведение охраняется мерой контроля доступа;

2)

лицо совершает действие, которое приводит к обходу меры контроля доступа;

3)

лицо знало или должно было знать, что деяние будет иметь такой результат.

Доказывать наличие оснований, предусмотренных в законе и исключающих ответственность за данные действия, должен ответчик.

В случае нарушения указанных положений правообладатель может требовать судебного запрета, взыскания убытков, уничтожения устройства обхода, дополнительных убытков (принимая в расчет характер нарушения, необходимость предотвращения аналогичного поведения, поведение ответчика после совершения действий или после того, как ответчик был проинформирован о том, что он предположительно совершил деяние, которое будет предметом иска в соответствии с этим подразделом, выгоду, полученную ответчиком от нарушения).

Согласно п. 7 преамбулы Директивы 2019/790 от 17 апреля 2019 г. охрана технических средств защиты, предусмотренных Директивой 2001/29/EC, по-прежнему имеет важнейшее значение для обеспечения охраны и эффективного осуществления прав, предоставляемых авторам и иным правообладателям в соответствии с законодательством Союза. Такая защита должна сохраняться при одновременном обеспечении того, чтобы использование технических средств защиты не препятствовало возможности пользоваться исключениями и ограничениями, предусмотренными Директивой.

Статья 6 Директивы 2001/29/ЕС 22 мая 2001 г. предусматривает, что государства-члены должны предусмотреть адекватную правовую охрану против обхода любых эффективных технических средств; изготовления, импорта, распространения, продажи, сдачи в прокат, рекламы в целях продажи или сдачи в прокат или владение в коммерческих целях устройствами, изделиями или компонентами либо предложение услуг, которые:

a)

способствуют, рекламируются или поступают на рынок с целью обхода, или

b)

имеют только ограниченную коммерчески существенную цель или использование, иное, нежели чем обход, или

c)

первоначально разработаны, произведены, приспособлены или выполнены с целью предоставления возможности или облегчения обхода любых эффективных технических средств.

При этом под «техническими средствами» подразумеваются любые технология, устройство или компонент, которые в процессе нормального функционирования разработаны для предотвращения или запрещения действий в отношении произведений или других объектов, которые не разрешены обладателем любого авторского или смежного права.

В Канаде согласно ст. 41 Закона об авторском праве под техническими средствами защиты понимаются любые эффективные технологии, устройства или компоненты, которые позволяют контролировать доступ к произведению и ограничивают копирование произведения.

Запрещается совершать действия, направленные на обход технических средств защиты, оказывать соответствующие услуги, производить, импортировать, распространять, предлагать к продаже или сдавать в прокат или предоставлять — в том числе путем продажи или сдачи в прокат — любую технологию, устройство или компонент, если соответствующие технология, устройство или компонент разработаны либо произведены главным образом для целей обхода технических средств защиты.

Правообладатель имеет право на все средства правовой защиты, предусмотренные в законе за нарушение авторских прав в отношении лица, нарушившего предусмотренный в ст. 41 Закона об авторском праве запрет. Одно из важных исключений - случай обхода технических средств защиты в личных целях - в этом случае для правообладателя недоступно взыскание статутных убытков51.

Сложившаяся судебная практика применения ст. 1299 ГК РФ демонстрирует, по аналогии с практикой применения ст. 1300 ГК РФ, различие подходов отдельных судов к определению природы предусмотренного в статье нарушения52.

Встречаются отдельные решения, где предусмотренное ст. 1299 ГК РФ нарушение рассматривается:

1)

само по себе как неправомерное использование (без ссылок на ст. 1270 ГК РФ)53;

2)

в совокупности с нарушением ст. 1270 ГК РФ (и компенсация взыскивается в целом за нарушение без разграничения)54;

3)

в совокупности с нарушением, предусмотренным ст. 1300 ГК РФ55. Возможно и такое применение положений ст. 1299 ГК РФ, которое позволит истцу взыскать отдельно компенсацию по ст. 1270 и 1299 ГК РФ.

Представляется, что наиболее правильный подход к определению характера нарушения, предусмотренного ст. 1299 ГК РФ, заключается в том, чтобы не рассматривать его как самостоятельное нарушение, дающее право на повторное взыскание компенсации. Такой подход нашел свое отражение в судебной практике.

В частности, в ряде дел суды признавали, что модификация программы для ЭВМ в целях преодоления технических средств защиты программы, то есть совершение действий, предшествующих такому использованию и направленных на получение доступа к программе в обход существующих технических средств защиты программы, не образует отдельный состав правонарушения, что исключает основания для взыскания компенсации56.

Не вызывает сомнений, что нарушение, описанное в ст. 1299 ГК РФ, создает существенные риски и порождает значительные убытки для правообладателя, в связи с чем последний должен располагать эффективными средствами правовой защиты. При этом следует согласиться с тем, что основной ущерб в таких ситуациях создают именно устройства обхода ограничений или соответствующие услуги, а не единичные действия пользователей.

Очевидно, что совершенные одним лицом нарушение, предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, и нарушение исключительного права не должны рассматриваться как два самостоятельных нарушения, за каждое из которых может быть присуждена компенсация. Действия, образующие состав нарушения по подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, в этом случае фактически направлены на обеспечение неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, то есть не образуют самостоятельного нарушения.

В связи с этим предлагается для тех случаев, когда происходит одновременное совершение одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, установить, что взыскание компенсации возможно только за нарушение исключительного права, а удаление технических средств защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий на увеличение размера присуждаемой автору или иному правообладателю компенсации.

В случае с подп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, поскольку заявить требование о взыскании компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в нем действиями57, возникает вероятность того, что с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения. В связи с этим для такого случая целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в твердом размере для тех случаев, когда правообладатели будут испытывать затруднения с определением размера причиненного им ущерба58.

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 1477 ГК РФ).

Основные способы использования товарного знака указаны в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. К ним относится размещение товарного знака:

1)

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2)

при выполнении работ, оказании услуг;

3)

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4)

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5)

в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как отмечено в п. 156 Постановления Пленума ВС РФ № 10, способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Так, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) является способом использования товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Изготовление, хранение, перевозка товара третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

Нарушение исключительного права на товарный знак составляют действия по использованию без разрешения правообладателя (1) тождественного обозначения для идентичных товаров (п. 1 ст. 1484 ГК РФ) или (2) сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3. 1484 ГК РФ).

В пункте 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено право правообладателя товарного знака требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

1. Проблемы, возникающие в российской судебной практике

Положения пункта 4. ст. 1515 ГК РФ неоднократно становились предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации.

В Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П отражена позиция в отношении конституционности положения подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ, применяемого в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товара, маркированного товарным знаком и ранее введенного правообладателем (или третьим лицом с его согласи) в оборот в другой стране (параллельный импорт). Данное положение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Конституционным Судом выявлен конституционно-правовой смысл данной нормы: «Не предполагается применение при ввозе на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака партии товара, на котором товарный знак размещен правообладателем или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара».

Таким образом, размер компенсации за ввоз оригинального товара без согласия правообладателя не может быть таким же, как при ввозе поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара.

Кроме того, в постановлении Конституционный Суд отметил, что «при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком».

На практике возникают сложности с применением указанного подхода Конституционного Суда при расчете компенсации, установленной в размере двукратной стоимости товара или двукратной стоимости права использования (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), поскольку данный размер рассматривается судами в качестве минимально возможного размера (то есть суд не может его снизить с учетом характера нарушения).

Положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны частично не соответствующими Конституции Российской Федерации в Постановлении КС РФ от  24 июля 2020 г. № 40-П, «поскольку отсутствие у суда правомочия - при наличии побуждающих к тому обстоятельств - снизить размер компенсации, исчисленной указанным образом, в условиях правовой неопределенности может привести, вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства, к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищены статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации».

Конституционный Суд также отметил, что с учетом штрафного характера компенсации и преследуемых при ее применении публичных целей нельзя не учитывать предпринятые лицом, привлекаемым к ответственности, необходимые меры и проявление им разумной осмотрительности, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу. Конституционный Суд разъяснил, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из его постановления, суды вправе учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее однократной стоимости права использования товарного знака).

Расчет компенсации в двукратном размере стоимости права использования чаще всего осуществляется на основе лицензионного договора, заключенного правообладателем с другими лицами.

Однако в случае параллельного импорта данный размер компенсации представляется необоснованно высоким по следующим причинам:

1)

если ввоз на территорию Российской Федерации не состоялся (таможня приостановила выпуск товара), то в этом случае правообладатель получил плату за товар в другой стране, из которой осуществляется вывоз, поэтому убытки отсутствуют;

2)

если бы ввоз товара в Российскою Федерацию был осуществлен, то правообладатель потерял бы лишь возможную разницу в цене в стране продажи и России или роялти, если продажу в России осуществляет лицензиат; возможно, стоит также учитывать, что качество товара в разных странах разное, и продажа товара могла повлиять на запросы потребителей.

Применительно к ввозу поддельной (контрафактной) продукции имеются такие же сомнения в обоснованности расчета компенсации в двукратном размере права использования, которые были высказаны в отношении оригинальной продукции. Кроме того, если выпуск контрафактного товара приостановлен на таможне, то ответчик реализацию товара фактически не осуществил, поэтому ему можно вменить лишь неправомерный ввоз товара на территорию Российской Федерации. Как правило, правообладатель выдает лицензию не только на экспорт товара в другую страну, но и одновременно на право реализовывать ее на территории этой страны и иным способом использовать товарный знак в этих целях. В связи с этим сложно установить стоимость права использования за такой способ использования как ввоз товара на территорию Российской Федерации.

В подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ установлен еще один способ расчета компенсации – на основании двукратной стоимости контрафактных товаров. Вместе с тем существует неопределенность в том, подлежит ли этот расчет применению при ввозе без согласия правообладателя оригинального товара, поскольку из буквального толкования подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что расчет осуществляется исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а в случае параллельного импорта товарный знак нанесен самим правообладателем (см., например, разные позиции в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2020 г. по делу № А21-6191/2019, А21-5370/2019).

С применением положения п. 4 ст. 1515 ГК РФ также возникает вопрос о привлечении к ответственности лиц, вовлеченных в цепочку реализации товара.

Использование несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 10). Исключение составляет использование одним лицом несколькими способами, направленными на достижение одной экономической цели, например, хранение и перевозка, продажа и доставка (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

При перепродаже контрафактного товара осуществляется один и тот же способ использования. Вместе с тем выпуск, оптовая реализация и розничная продажа контрафактных материальных носителей рассматриваются как различные нарушения исключительного права (п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Такое толкование позволяет правообладателю взыскивать компенсацию с каждого продавца контрафактного товара. Соответственно, в случае производства товара, на котором неправомерно размещён товарный знак, и последующего введения такого товара в оборот правообладатель может взыскать компенсацию как с производителя, так и с каждого последующего продавца. На практике правообладатели, как правило, предъявляют требования лишь к розничному продавцу, у которого они обнаружили контрафактный товар.

В такой ситуации возникает вопрос о том, не должны ли указанные действия признаваться одним случаем нарушения, учитывая, что последующая перепродажа по общему правилу не увеличивает убытки (за исключением расчета убытков в виде дохода нарушителя, где стоимость последующей перепродажи может быть выше).

Компенсация рассматривается как мера ответственности за факт нарушения, охватываемый единством намерений правонарушителя. В данном случае действия производителя совершаются с одним намерением – ввод товара в оборот. При этом изготовление без цели введения в оборот не является нарушением (аналогично примерам, указанным в п. 156 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Соответственно, изготовление и первое введение в оборот, осуществляемое одним лицом, должно образовывать одно нарушение.

В настоящее время, если после этого розничный продавец дальше реализует товар, то считается, что он совершает самостоятельное нарушение, за которое с него может быть взыскана компенсация отдельно от производителя.

Если действия производителя и розничного продавца признать совместным нарушением, то они будут отвечать солидарно (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ). В этом случае правообладатель вправе требовать исполнения как от производителя и розничного продавца, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ).

В этом случае с учетом нарушения в целом (в том числе учитывая количество произведенного товара) с розничного продавца будет взыскана компенсация в размере, которую он, возможно (учитывая, что производители в основном иностранные компании), потом не сможет переложить на производителя.

Это свидетельствует в пользу того, что производитель и розничный продавец должны отвечать самостоятельно. Вместе с тем привлечение к ответственности одного из них должно учитываться с привлечением к ответственности второго, поскольку при перепродаже товара розничным продавцом убытки правообладателя не увеличиваются.

Согласно действующему законодательству лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты интеллектуальных прав, имеет право предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам (п. 4 ст. 1250 ГК РФ).

Исходя из судебной практики, если товарный знак зарегистрирован в государственном реестре, то считается, что розничный продавец должен был знать о нем и удостовериться в наличии разрешения правообладателя на использование. В связи с этим в подобных случаях признается, что розничный продавец действовал виновно, и норма п. 4 ст. 1250 ГК РФ к нему не применяется. Но это не исключает возможности получения от оптового продавца заверения, что товар не контрафактный (ст. 431.2 ГК РФ). В этом случае розничный продавец сможет переложить сумму уплаченной правообладателю компенсации на производителя.

За нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении продавцом предпринимательской деятельности, компенсация взыскивается независимо от его вины (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). В некоторых случаях такой строгий подход вызывает сомнения, например, в случае привлечения к ответственности продавца журнала, в котором неправомерно воспроизведено изображение, о чем продавец не знал и не мог знать; или в случае использования обозначения, которое судом в последующем признано сходным до степени смешения с товарным знаком другого лица (во многих случаях сложно оценить, будут ли обозначения признаны сходными до степени смешения. Более того, возможны ситуации, когда такое обозначение регистрируется, используется, и лишь потом его охрана оспаривается и ранее осуществленное использование оказывается неправомерным).

Очевидно, что в случае нарушения исключительного права на товарный знак, когда ответчиком использовалось сходное, а не тождественное обозначение, и отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что ответчик намерено имитировал товарный знак с целью завладеть его репутацией, то следует учитывать вину нарушителя, поскольку чаще всего невозможно предсказать оценку Роспатента и суда о том, являются ли обозначения сходными до степени смешения.

2. Иностранный опыт

В законодательстве Германии не установлена возможность взыскания компенсации, но применяются три способа расчета убытков: фактические убытки, разумное роялти и доход нарушителя. Правообладатель имеет право до завершения процесса выбрать один из указанных способов. Комбинация нескольких методов невозможна (решение Верховного Суда Германии от 29 июля 2009 г. по делу I ZR 87/07, Zoladex 59). В теории все три метода расчета должны приводить к одному и тому же результату (решение Верховного Суда Германии от 24 июля 2012 г. по делу X ZR 51/11, Flaschentraeger60). Вместе с тем правообладатель может в дополнение к указанным убыткам потребовать возмещения потери репутации или ущерба, причиненного созданием ситуации смешения на рынке (решение Верховного Суда Германии от 29 июля 2009 г. по делу I ZR 169/07, BTK61).62

Положения о возмещении убытков за нарушение прав на товарные знаки установлены в п. 6 ст. 14 Закона о товарных знаках Германии63. Согласно данной норме тот, кто действовал умышленно или по неосторожности, обязан возместить обладателю права на товарный знак убытки, причиненные нарушением. При расчете убытков может быть учтена прибыль, которую нарушитель получил вследствие нарушения права. Требование о возмещении убытков может быть рассчитано на основании размера вознаграждения, который нарушитель уплатил бы, если бы он получил согласие на использование товарного знака.

Применительно к обозначенным проблемам представляют интерес следующие вопросы расчета убытков в Германии64.

Суд с учетом обстоятельств дела и доказательств определяет, какой размер роялти был бы уплачен нарушителем, если бы договор с правообладателем был заключен. Как правило, это процент от оборота (1-5 %, что неприменимо в случае нарушений, не связанных с введением в оборот, например, при использовании в рекламе). За основу принимается обычная лицензия на рынке, которая охватывает действия, составляющие нарушение права на товарный знак. При этом считается, что лицензия на приобретение, хранение и предложение к продаже (также как лицензия на экспорт) не является обычной на рынке и не выдается. Обычной считается лишь лицензия, которая включает производство и реализацию от начала до конца. Расчет убытков на основании роялти фактически представляет собой упущенную прибыль правообладателя, которую он мог бы получить, если бы выдал лицензию. Расчет разумного роялти на основании договора между взаимозависимыми компаниями недопустим, поскольку такой договор заключается не в условиях свободы переговоров и у сторон «особые» отношения.

При расчете убытков на основе полученной нарушителем прибыли, из дохода, полученного от нарушения, вычитаются расходы, связанные с производством, упаковкой, реализаций (за исключением фиксированных расходов, например таких, как арендные платежи).

При совершении цепочек нарушений (несколько продавцов перепродают товар) каждый продавец считается нарушителем, причиняющим убытки. В этом случае отсутствует совместное причинение убытков, т.к. не было согласованных действий. В отношении каждого из таких нарушителей правообладатель может выбрать способ расчета убытков. В случае расчета убытков на основании прибыли нарушителя он может уменьшить эту сумму на размер регрессного требования стороны по договору (условие – эта сторона договора должна уже возместить правообладателю убытки). Если нарушитель выплатил правообладателю сумму прибыли без уменьшения суммы регрессного требования, которую он уплатил стороне по договору, то он имеет право требовать уменьшения уплаченной правообладателю суммы (требование из неосновательного обогащения).

Вместе с тем в исследовании на тему ответственности нескольких лиц в цепочке нарушений65предлагается следующий подход: вопрос о том, отвечают ли нарушители совместно или по отдельности зависит от методов расчета убытков

1)

в случае взыскания упущенной выгоды – нарушители отвечают солидарно,

2)

в случае взыскания разумного роялти – нарушители отвечают солидарно,

3)

в случае взыскания полученной прибыли нарушителя – каждый отвечает самостоятельно в части своей прибыли.

Также в данном исследовании рассматривается вопрос о том, должен ли выбор способа расчета убытков в отношении одного нарушителя связывать его в отношении другого нарушителя в цепочке. Фактически это может произойти, когда требования предъявлены к нескольким нарушителям в одном процессе. Если же требования заявлены отдельно к каждому, то чрезмерная компенсация убытков уравнивается через указанные механизмы (через уменьшение выплачиваемой правообладателю суммы на размер, который нарушитель должен уплатить стороне по договору, которой он продал товар и которую правообладатель также привлек к ответственности).

3. Предложения по совершенствованию действующего законодательства

3.1. С учетом Постановления КС РФ № 8-П предлагается установить твёрдый размер компенсации в случае незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, когда этот товар не введен в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер следует различать в зависимости от того, ввезен оригинальный товар или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения. Представляется возможным установление размера в процентном отношении от стоимости ввезенного товара.

3.2. В случае нарушения права на товарный знак путем использования сходного (не тождественного) обозначения размер компенсации может быть меньше, чем в случае использования тождественного или близкого к тождеству обозначения.

3.3. В случае цепочки перепродаж контрафактного товара предлагается рассматривать эти действия как одно нарушение.

3.4. В случае предъявления требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей в цепочке перепродаж правообладатель должен быть связан своим выбором способа расчета компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.

3.5. В случаях, когда нарушения не связаны непосредственно с введением товаров в оборот, например в случае использования товарного знака в рекламе, в доменном имени и неправомерного использования товарного знака иными способами, представляется разумным рассчитывать компенсацию в твердом размере.

1. Содержание права.Статья 1519 ГК РФ предусматривает, что правообладателю принадлежит право использования географического указания (далее – ГУ), наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.

Пункт 2 содержит неисчерпывающий перечень способов использования ГУ (НМПТ), к которым относится размещение ГУ (НМПТ):

1)

на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2)

на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;

3)

в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

4)

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Особенностью права на ГУ (НМПТ) является то, что в соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на одно и то же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут одновременно принадлежать разным лицам. Таким образом, в отношении ГУ и НМПТ допускается множественность правообладателей (причем обладающих самостоятельными правами на один и тот же объект правовой охраны), что приводит к ограничению исключительного характера права каждого правообладателя, что выражается в невозможности осуществлять распоряжение этим правом.

Пунктом 6 ст. 1519 ГК РФ предусмотрено, что распоряжение исключительным правом на ГУ (НМПТ), в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого ГУ (НМПТ), а также переход исключительного права на ГУ (НМПТ) без заключения договора не допускается.

2. Характеристика нарушения.Согласно п. 3 ст. 1519 ГК РФ незаконным использованием ГУ (НМПТ) признается:

1)

использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными;

2)

использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре указаний и наименований;

3)

использование сходного с зарегистрированным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Незаконное использование географического указания или наименования места происхождения товара, согласно ст. 1519 ГК РФ, означает использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.

3. Ответственность.Пункт 2 ст. 1537 ГК предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено ГК или НМПТ.

Для географических указаний и наименований мест происхождения товаров размер компенсации не может быть определен исходя из вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Это положение обусловлено необоротоспособностью исключительного права на ГУ (НМПТ).

На случаи нарушений прав на ГУ и НМПТ распространяются правила, имеющие большое сходство с положениями о компенсации за нарушения авторских прав и прав на товарные знаки. Однако очевидно, что нарушения, допускаемые в отношении ГУ и НМПТ, обладают существенной спецификой в связи с наличием не одного, а нескольких правообладателей, осуществляющих использование ГУ (НМПТ) при изготовлении товаров, независимо от других правообладателей. Все они могут иметь различные объемы производства, сроки производства товаров, различную репутацию как изготовители и, соответственно, нести убытки в разном размере. Они могут обратиться к нарушителю вместе, но могут это сделать по отдельности, так как не связаны друг с другом, если не образуют какое-либо объединение (союз).

Характерной особенностью является и то, что к подобным нарушениям неприменим наиболее универсальный способ расчета компенсации, кратный стоимости использования по лицензионному договору.

1. Судебная практика

Анализ практики показал, что правообладатели по делам о защите прав на НМПТ используют оба способа расчета компенсации, которые предусмотрены действующим законодательством. Иногда исковые требования заявляют несколько правообладателей одновременно. В некоторых случаях требование заявляет только один правообладатель.

Суды снижают заявленный истцом (истцами) размер компенсации, если установят обстоятельства, способствующие снижению.

Например, суд принимает во внимание характер нарушения, срок незаконного использования НМПТ, степень вины ответчика, отсутствие данных о вероятных убытках истца (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2020 г. № 01АП-11059/2018 по делу № А79-5314/2018; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03 мая 2018 г. № 09АП-14289/2018-ГК, 09АП-14678/2018-ГК, 09АП-16297/2018-ГК по делу № А40-172050/17; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2017 г. № С01-178/2016 по делу № А32-15961/2014, Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 апреля 2010 г. по делу № А56-84542/2009, Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2009 г., Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2010 г.).

При определении размера компенсации за нарушение права на НМПТ суд учитывает продолжительность обладания истца таким правом(постановление СИП от 19 июля 2019 г.. № С01-535/2019 по делу № А79-5314/2018).

Срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, как подчеркнул СИП, относится к одному из обстоятельств, подлежащих обязательному учету при определении размера компенсации. СИП заключил, что факт возникновения у каждого из истцов права использования НМПТ в различное время обусловливает различие в сроках, а, следовательно, и в масштабах незаконного использования НМПТ ответчиком, что влечет невозможность в таком случае взыскания компенсации в пользу соистцов в равном размере. Тяжесть нарушения ответчиком исключительного права каждого из истцов, не считая союз, при таких обстоятельствах является различной. В итоге СИП направил дело на новое рассмотрение, поскольку в обжалуемых судебных актах не содержится мотивированного правового обоснования того обстоятельства, почему размер компенсации распределен судами между истцами одинаково67; не приведена оценка конкретных доказательств, представленных в материалы дела, обуславливающих размер заявленной истцами компенсации.

При новом рассмотрении истцы заявили, что размер компенсации истцам не важен, но просили учесть, что ответчик и в настоящее время продолжает нарушать исключительное право истцов. Суд определил, что исключительное право использования НМПТ возникло у каждого из соистцов в различное время. Таким образом, ответчик нарушил исключительное право каждого из соистцов на НМПТ, однако срок такого нарушения в зависимости от даты возникновения права на НМПТ для каждого из истцов различен. При определении компенсации суд также принял во внимание следующие факторы: степень вины ответчика в допущенном нарушении, неоднократность такого нарушения (последнее выявлено 19 апреля 2018 г. после привлечения ответчика к административной ответственности за аналогичное нарушение), продолжающееся нарушение ответчиком исключительного права, учитывая признание ответчиком нарушения, невысокую по сравнению с другими видами сыров стоимость спорного сыра, отсутствие в деле доказательств несения производителями каких-либо убытков ввиду допущенного ответчиком нарушения, имея в виду наличие у ответчика троих несовершеннолетних детей. Также суд принял во внимание аргумент истцов о том, что сумма компенсации для них не имеет значения. В результате заявленные истцами суммы компенсации были снижены судом более, чем в 14 раз (Решение АС Чувашской Республики от 7 ноября 2019 г. по делу № А79-5314/2018).

В деле, в котором истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости товаров (решение Арбитражного суда Новгородской области от 14 мая 2014 г. по делу № А44-166/2014), суд снизил компенсацию на основании добровольного прекращения со стороны ответчика нарушения прав и отсутствия доказательств наступления негативных последствий для правообладателя от производства спорной продукции, поскольку сам истец алкогольную продукцию не производили в силу положений ст. 1519 ГК РФ не вправе был распоряжаться правом на НМПТ, в том числе отчуждать принадлежащее ему исключительное право или предоставлять его иным лицам на срок.

В данном деле суд также принял во внимание представление ответчиком доказательств количества произведенной им продукции (ответчик подтвердил, что количество произведенной алкогольной продукции, составило 4451 шт., однако из данного количества лишь при изготовлении 100 единиц продукции были использованы этикетки, содержащие НМПТ).

Сходная позиция отражена в постановлении 7 арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2015 г. по делу № А03-639/2014.

При определении размера компенсации с учетом требований разумности и справедливости суд первой инстанции принял во внимание незначительную степень вины ответчика, отсутствие у ответчика реальной возможности самостоятельно отличить контрафактную продукцию от оригинальной по внешним признакам, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, доказанность лишь факта хранения истцом товаров, возможность предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам контрафактного товара (ООО «Серебряно-Прудской ликероводочный завод », ООО «Алкооптторг »), количество торговых точек ответчика, их площадь, и удовлетворил заявленные исковые требования в размере 25 процентов от заявленной суммы.

В ином случае, учитывая характер допущенного нарушения исключительных прав истца, то обстоятельство, что допущенное ответчиком нарушение было связано с изготовлением этикеток, а не с производством самой контрафактной продукции (изготовление и поставка этикеток по заказу третьего лица), суд первой инстанции снизил заявленную ко взысканию компенсацию в общей сумме в два раза - до 562 500 руб. (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2016 г. № 18АП-5985/2014 по делу № А76-9871/2012). Характерно, что дальнейшее снижение размера компенсации, по мнению суда, привело бы к нарушению баланса интересов сторон, поскольку следует учитывать, что изготовление и реализация этикеток, содержащих изображения товарного знака и НМПТ, исключительные права на которые принадлежат истцу, без согласия последнего, прежде всего, является правонарушением - прямо запрещенным федеральным законом действием, негативно влияет на репутацию правообладателя, кроме того, может повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную продукцию.

В другом деле при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд, напротив, принял во внимание период, в течение которого нарушалось исключительное право истца на использование НМПТ, объем разливаемой им минеральной воды и объем поставок указанной продукции, а также степень вины ответчика, поскольку он не прекратил противоправные действия после получения претензии истца и иные заслуживающие внимания обстоятельства (решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.09.2009 по делу № А60-18312/2009-С7). Суд учел, что ответчик виновно нарушает исключительное право истца и нарушение носит злостный характер: введение в хозяйственный оборот товара ответчик продолжал и после получения претензии истца. Ответчик отказался представить в дело сведения и документы о производстве и реализации им минеральной воды с использованием НМПТ, заявив в судебном заседании о том, что не может назвать организации, которым он поставлял товар, и каков был объем поставок, однако представленные истцом в материалы дела документы позволяли сделать вывод о весьма значительном объеме производимого и реализуемого ответчиком товара.

2. Иностранное законодательство

Болгария. Правила определения размера ответственности за нарушение прав на географические указания содержатся в ст. 118 и 119 Закона о товарных знаках и географических наименованиях 2019 г. (с изменениями, внесенными в 2020 г.)68.

В статье 118 Закона предусмотрено:

-

компенсация взыскивается в размере экономического и морального ущерба и упущенной выгоды, которые являются немедленным и прямым последствием совершенного нарушения - п. (1);

-

при установлении размера компенсации суд принимает во внимание все аспекты, связанные с нарушением, а также любые доходы, полученные нарушителем в результате нарушения – п. (2);

-

суд устанавливает справедливую компенсацию, которая должна иметь предупреждающее воздействие на нарушителя и других членов общества – п. (3).

В статье 119 Закона закреплено, что если требование правообладателя является обоснованным, но нет достаточных данных о сумме ущерба, правообладатель может потребовать компенсацию в размере: 1) от 500 до 100 000 левов, где точная сумма будет определена судом в соответствии с условиями п. (2) и (3) ст. 119, или 2) розничной цены законно произведенных товаров, идентичных товарам, являющимся предметом нарушения. Данная статья также предусматривает, что при определении размера компенсации учитывается прибыль, полученная в результате нарушения.

Индия. Меры ответственности за нарушение прав на географические указания аналогичны мерам ответственности за нарушение прав на товарные знаки. Правообладатель вправе потребовать от нарушителя взыскания убытков или дохода нарушителя в качестве компенсации, а также для предотвращения нарушения нарушителями. Суд может отказать в удовлетворении требования о взыскании убытков, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном географическом указании, а также, что он прекратил использование, когда он узнал о его существовании (ст. 67 Закона о географических указаниях (регистрация и охрана))69.

Сингапур. Закон о географических указаниях 2014 г.70 предусматривает возможность правообладателя взыскать с нарушителя убытки или полученную прибыль. Такое же положение содержится в ст. 34 Закона Пакистана о географических указаниях 2020 г. 71. Статья 49 Закона Хорватии о географических указаниях предусматривает возможность взыскания с нарушителя убытков в соответствии с общими правилами взыскания убытков (ст. 49)72.

Вьетнам. Законодательством предусмотрена возможность взыскания материального (material) и морального (spiritual) ущерба73. Размер ущерба определяется на основе фактического ущерба, понесенного правообладателем в результате нарушения. На практике суды всегда требуют от правообладателя предоставления доказательств, подтверждающих размер убытков, подлежащий взысканию с нарушителя. Размер убытков может определяться следующим образом.

1)

Общий материальный ущерб, определяемый в денежной сумме плюс прибыль, полученная нарушителем в результате нарушения, если только в общий материальный ущерб не была включена неполученная истцом прибыль. Общий материальный ущерб может включать имущественные потери, снижение прибыли, потерю возможностей для бизнеса, разумные расходы на судебные запреты и средства правовой защиты.

2)

Стоимость права использования объекта, как если бы правообладатель и нарушитель заключили договор о предоставлении права использования, принимая во внимание совершенное нарушение.

3)

В случае невозможности определить размер материального ущерба, он определяется судом с учетом обстоятельств дела; однако такой размер не должен превышать 500 млн. VND (примерно 21 тыс. долларов).

Монтенегро. Закон о географических указаниях предусматривает, что в случае нарушения права на зарегистрированное географическое указание правообладатель может потребовать возмещения убытков и обоснованных судебных издержек и расходов (п. 1 ст. 56)74. Пунктом 2 ст. 56 Закона предусмотрено также, что в случае, если нарушение было совершено умышленно или по грубой неосторожности, правообладатель может потребовать взыскания с нарушителя компенсации, которая в три раза превышает общую сумму прямого ущерба и упущенной выгоды. К вопросам о взыскании убытков, не урегулированным в Законе о географических указаниях, применяются соответствующие положения Закона об обязательствах.

Эстония. Закон об охране географических указаний75(§ 45) предусматривает, что в случае незаконного использования зарегистрированного географического указания заинтересованное лицо может потребовать возмещения ущерба, причиненного незаконным использованием такого географического указания в соответствии со ст. 1043 Закона об обязательствах, а также взыскать доход, полученный в результате незаконного использования зарегистрированного географического указания в соответствии со ст. 1037 и 1039 Закона об обязательствах. Согласно статье 1039 Закона нарушитель обязан уведомить правообладателя об объеме полученного дохода.

Интересное положение об ответственности за нарушение права на НМПТ содержится в ст. 41 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»76: лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию владельца свидетельства на право пользования НМПТ прекратить его использование, возместить всем потерпевшим причиненные убытки, а также внести в доход местного бюджета сумму полученной при незаконном использовании наименования места происхождения товара прибыли, превышающую возмещенные убытки.

1. Очевидно, что в случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет о промышленном производстве товаров. При этом в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем скорее всего не одновременно, компенсация должна взыскиваться только в тех случаях, когда истец не может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства товаров с использованием ГУ или НМПТ.

2. Возможно, следует предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде взыскания компенсации в случае отсутствия вины нарушителя или возможность снижения ее размера в случае вины в форме неосторожности. При этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также, что он прекратил использование, когда узнал о его существовании.

3. В отношении споров о нарушении права на ГУ (НМПТ) наиболее вероятными представляются два варианта обращения в суд:

1)

предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков или компенсации в свою пользу);

2)

предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между ними суммы полученного возмещения).

В первом случае следует предусмотреть возможность получения одним из правообладателей его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску.

Вариант, предусматривающий предъявление иска одним из правообладателей и взыскание им всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными правообладателями (который рассматривался выше в § 4 ч. II), представляется в этом случае не реализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между остальными правообладателями.

Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте.

Основная функция фирменных наименований – индивидуализировать в глазах третьих лиц конкретное юридическое лицо. С одной стороны, они формируют у третьих лиц ассоциативный ряд между конкретным обозначением (при использовании его в гражданском обороте в отношении конкретных товаров, работ или услуг) и правообладателем, защищая интересы потребителей, помогая им отличать деятельность конкретного юридического лица, выделять его из числа других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, аналогичных с точки зрения качества, иных характеристик. С другой, они защищают репутацию правообладателей, помогают правообладателям информировать потребителей о своей деятельности, рекламировать ее.

Содержание исключительного права на фирменное наименование традиционно для исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Оно заключается в возможности правообладателя использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

Наличие исключительного права у правообладателя использовать свое фирменное наименование означает запрет на такое использование третьим лицам. Вместе с тем этот запрет носит не универсальный, абсолютный характер.

Как отмечено в Типовом законе по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам конкуренции для развивающихся стран (разработанном Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности в 1967 г.), использование третьими лицами фирменного наименования допустимо, если в результате такого использования не вводятся в заблуждение потребители. Этого не происходит, 1) если имеется существенное различие предприятий по предмету деятельности; если фирменное наименование известно лишь в пределах одной территории; 2) если к общему элементу в фирменных наименованиях добавлены отличительные элементы, достаточные для различения одного предприятия от другого.

На основе и в развитие этих правил нарушением права на фирменное наименование по ГК РФ является использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения при одновременном соблюдении двух условий:

-

если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность;

-

если фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

Последствия этого нарушения определены в п. 4 ст. 1474 ГК РФ – юридическое лицо по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Зачастую (в том числе в судебной практике на уровне судов первой инстанции) охватываемое п. 3 ст.1474 ГК РФ нарушение исключительного права на фирменное наименование рассматривается как единственно возможное нарушение.

Вместе с тем иное неправомерное использование исключительного права на фирменное наименование, охватываемого п. 1 ст. 1474 ГК РФ, также влечет применение мер защиты интеллектуальных прав.

Отсутствие в § 1 гл. 76 ГК РФ норм о защите от иных нарушений (в том числе норм об ответственности) лишь означает, что иные нарушения исключительного права на фирменное наименование влекут применение общих норм как части первой ГК РФ, так и гл. 69 части четвертой ГК РФ.

Соответственно, при иных нарушениях исключительного права в силу ст. 12 и подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ правообладатель в числе прочего вправе требовать возмещения убытков.

Вместе с тем ввиду отсутствия в § 1 гл.76 ГК РФ положений о компенсации такая мера защиты применена быть не может с учетом положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Дела о нарушении исключительного права на фирменное наименование в целом немногочисленны.

Так, Судом по интеллектуальным правам в кассационном порядке в 2019 г. были рассмотрены кассационные жалобы по 44 делам, в 2020 г. – по 38 делам. Из них по требованиям о возмещении убытков рассмотрено всего 2 и 1 дело соответственно.

Возможно, столь низкое число имущественных требований по делам о нарушении исключительного права на фирменное наименование вызвано не тем, что такие нарушения не влекут имущественных последствий для правообладателя, а тем, что эти имущественные последствия сложно просчитать с разумной степенью достоверности.

Это предположение подтверждается и тем, что в ряде дел о нарушении исключительного права на фирменное наименование заявляются имущественные требования о взыскании компенсации, в удовлетворении которых суды отказывают ввиду невозможности использования такого способа защиты применительно к фирменным наименованиям.

Полагаем, нуждается в проработке вопрос о возможности распространения института компенсации, в том числе на случаи нарушения исключительного права на фирменное наименование.

Вместе с тем существующие варианты расчета суммы компенсации вряд ли подходят к фирменным наименованиям ввиду того, что фирменные наименования индивидуализируют не товары, а само юридическое лицо (и соответственно, его деятельность в целом). С учетом этого вряд ли разумным будет использовать вариант расчета суммы компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров.

Компенсация исходя из двукратной стоимости права применена быть не может ввиду невозможности распоряжения исключительным правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).

В случае введения компенсации в качестве меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование целесообразно:

1)

предусмотреть в ГК РФ достаточно высокий размер компенсации в твердой сумме – например, 500000 рублей, указав, что он применяется, если нарушитель не раскроет финансовые показатели деятельности, осуществленной с нарушением исключительного права на фирменное наименование;

2)

если ответчик раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:

-

при возможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, допустимо рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от такой выручки;

-

при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, допустимо рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от всей выручки (при этом процент должен быть ниже, чем в предыдущем случае).

Как и фирменное наименование, коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации не товаров (как товарные знаки и наименования места происхождения товаров), а лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Вместе с тем правовой режим коммерческих обозначений существенно отличается от правового режима фирменных наименований. Если фирменное наименование призвано индивидуализировать деятельность всего юридического лица, то коммерческое обозначение индивидуализирует конкретные торговые, промышленные и другие предприятия.

Основная функция коммерческого обозначения – индивидуализирующая: оно позволяет связывать в глазах потребителей конкретное предприятие с конкретным лицом. С одной стороны, оно формирует у потребителей ассоциативный ряд между конкретным обозначением (при использовании его в отношении конкретного предприятия) и правообладателем, защищая интересы потребителей, помогая им узнавать предприятия из числа аналогичных с точки зрения их качества, свойств, иных характеристик. С другой, оно защищает репутацию правообладателей, помогает правообладателям информировать потребителей о предприятиях, о качестве продаваемых в конкретном месте товаров, оказываемых услуг, рекламировать их.

В силу п. 1 ст. 1439 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

Нарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст. 1539 ГК РФ).

Таким образом, закон не устанавливает специальных мер защиты, норм об ответственности за незаконное использование коммерческого обозначения.

С учетом этого в случае нарушения исключительного права на коммерческое обозначение применяются меры защиты, установленные ст. 1252 ГК РФ. При этом компенсация не может быть взыскана за нарушение права на коммерческое обозначение, поскольку такая возможность не предусмотрена в ГК РФ специально для данного случая.

Вместе с тем и в отношении коммерческих обозначений имеются те же проблемы, что в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации – сложности установления размера имущественных потерь правообладателя от нарушения.

Если распространять на случаи нарушения исключительного права на коммерческое обозначение возможность применения института компенсации, то представляется, логика ответственности должна строиться по той же модели, что и в отношении фирменных наименований.

В статье 1358 ГК РФ определено содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец - возможность использовать указанные объекты по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В пункте 2 ст. 1358 ГК РФ приведен перечень действий, осуществление которых считается использованием изобретения, полезной модели, промышленного образца. Использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца без разрешения патентообладателя будет считаться нарушением патентных прав (с учетом исключений, указанных в ст. 1359 и 1360 ГК РФ).

Пункт 2 ст.1358 ГК РФ включает следующие действия:

1)

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2)

совершение действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3)

совершение действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4)

совершение действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5)

осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Характеристика нарушения. Предусмотренный п. 2 ст. 1358 ГК перечень действий не является исчерпывающим (закрытым), однако отмечается, что в практике вряд ли можно найти действия, не входящие в него: «полнота перечня приведенных в комментируемом пункте действий, а также наличие перечня ситуаций, в которых использование изобретения, полезной модели или промышленного образца не считается нарушением исключительного права, содержащегося в ст. 1359 ГК, практически не оставляют возможности возникновения такой коллизии»77.

Характеристика ответственности.Согласно статье 1406.1 ГК в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель78.

Статья 1406.1 в целом текстуально повторяет положения ст. 1301 ГК РФ, но предусматривает лишь два варианта расчета суммы компенсации, не допуская исчисления суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Следует отметить, что в тексте проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (на основе которого был принят Федеральный закон № 35-ФЗ), были предусмотрены все три варианта расчета суммы компенсации, в том числе и исходя из двукратной стоимости товаров.

Однако данный способ расчета суммы компенсации с учетом поступивших на законопроект замечаний был исключен при принятии окончательной редакции закона. Причина этого носила экономический характер: сумма компенсации – это учтенная законодателем предполагаемая величина имущественных потерь правообладателя от допущенного нарушения. Вместе с тем стоимость товаров, в которых использованы соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец, заведомо выше, чем имущественные потери правообладателя, так как стоимость изобретения, полезной модели или промышленного образца, как правило, составляет лишь часть от стоимости товара в целом.

1. Российская судебная практика

На практике для расчёта компенсации за нарушение права на изобретение, полезную модель, промышленный образец чаще всего используется способ расчета компенсации, основанный на твердой денежной сумме. Правообладатели выбирают его, поскольку для использования расчета в двукратном размере стоимости права использования необходимы сведения о стоимости права использования объекта интеллектуальных прав, которыми правообладатель не всегда располагает.

Согласно разъяснениям, которые содержатся в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10, истец, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В ряде случаев суды удовлетворяют исковые требования в полном объеме, взыскивая компенсацию в размере, запрашиваемом в исковом заявлении. Анализ судебной практики показал, что среди доводов, которыми суды обосновывают удовлетворение исковых требований в полном объёме, можно выделить следующие:

1)

непредставление ответчиком доказательств несоразмерности размера компенсации за совершенное правонарушение79;

2)

длительность нарушения, его масштаб, а также понимание ответчика, что он нарушает исключительное право истца (продолжение изготовления товара после получения уведомления от истца о необходимости прекратить нарушение);

3)

обоснованность расчета компенсации, выполненного истцом;

4)

общие основания, предусмотренные п. 43.3 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 (соразмерность, степень вины, характер допущенного нарушения и т.п.), п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 (характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя).

В целом, однако, ссылки судов на указанные основания носят общий характер: нельзя понять, почему судом принято решение о том или ином конкретном размере компенсации. Это позволяет некоторым авторам сделать вывод о том, что при применении расчета компенсации в твердой сумме решения судов носят субъективный (а в некоторых случаях произвольный) характер80;

5)

Систематическое нарушение ответчиком исключительных прав правообладателя, нежелание прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжение нарушения после получения претензий правообладателя.

Анализ практики показывает, что при определении размера компенсации в твердой сумме суды не соотносят (не всегда соотносят) фактические обстоятельства дела с теми критериями, которые должны подлежать оценке согласно п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при определении размера компенсации.

В ряде случаев истцы заявляют требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования. Согласно разъяснениям, данным в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

В Постановлении ААС от 31 января 2017 г. № 15АП-20122/2016 по делу № А32-29266/2016 размер компенсации был определен истцом в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели (суду предоставлен лицензионный договор), однако суд снизил компенсацию, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов и которые бы не возникли у него при отсутствии нарушения.

В Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г. по делу № 33-6010/2017 суд, оценив обстоятельства дела, характер допущенного ответчиком нарушения, объем этого нарушения, учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500000 руб., что сопоставимо с ценой сделки, заключенной ответчиком с нарушением авторских прав истцов. С учетом Постановления КС РФ № 28-П, суд не согласился с доводами истцов о нарушении судом норм материального права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены представленного истцом лицензионного договора.

В то же время в другом случае суд полностью удовлетворил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования, указав, что, во-первых, формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования полезной модели, императивно определена законом, поэтому возражения ответчика в части несогласия с расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие; во-вторых, возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа расчета компенсации является эффективным инструментом, служащим к пользе участников гражданского оборота, поскольку стоимость объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в этой сфере сложно определить, право потерпевшего самостоятельно выбирать способ расчета компенсации отвечает принципу диспозитивности (Постановление Седьмого ААС от 03 июля 2019 г. по делу № А03-7372/2018).

В Постановлении Первого ААС от 19 июня 2019 г. по делу № А43-34406/2018 суд согласился с расчетом компенсации на основании предусмотренного в заключенном истцом лицензионном договоре ежемесячного размера вознаграждения и срока нарушения ответчиком патента на полезную модель. В Постановлении Девятого ААС от 13 марта 2017 г. по делу № А40-161655/16, Апелляционном определении Московского городского суда от 10 мая 2016 г. по делу № 33-18068/2016 суды также полностью удовлетворили требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования.

Ранее истцы могли доказать стоимость права использования примерами заключенных ими ранее лицензионных договоров (п. 43.4 Совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29). Согласно действующим разъяснениям правообладатель вправе предъявить иные документы, подтверждающие стоимость права использования, а также данные о стоимости исключительного права, в том числе из зарубежных источников. Однако, неясно, какими еще документами, помимо примера лицензионного соглашения, истец может доказать стоимость права использования. В этой связи может быть полезен иностранный опыт определения размера недополученных роялти даже в тех ситуациях, когда патентообладатель сам не использовал объект и не представлял право его использования другим лицам (см. ниже).

3. В ряде случаев суды снижают размер запрашиваемой компенсации, учитывая, при этом, следующие обстоятельства:

1.

Снижение компенсации до двукратной стоимости изделий, в которых реализован объект патентного права

Хотя ст. 1406.1 ГК не предполагает такого способа расчета как двукратная стоимость товаров, в которых реализован объект патентного права, суд в Постановлении Третьего ААС от 19 мая 2016 г. по делу № А33-17982/2015 снизил размер подлежащей взысканию компенсации до двукратного размера стоимости товара, изготовленного с использованием патента (товар также содержал товарный знак истца). Аналогичный подход использован в решении Арбитражного суда Иркутской области от 03 июля 2017 г. по делу № А19-5791/2016: определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд исходил из содержания претензии истца в адрес ответчика, в том числе из того, что за реализацию ответчиком спорной установки получено не менее 1000000 руб., что ответчиком не было опровергнуто.

2.

Снижение компенсации в связи с необоснованностью расчёта

В Решении Арбитражного суда Тюменской области от 22 августа 2018 г. по делу № А70-9233/2016 суд произвёл перерасчёт суммы компенсации, усомнившись в утверждённых истцом расценках на предоставление права использования изобретения (хотя ответчиком альтернативный расчёт или иные доказательства не были представлены, но у истца также отсутствовали иные лицензионные договоры, а равно примеры взыскания лицензионных платежей по использованию подобных изобретений) и учел выраженную в ходе разбирательства готовность истца заключить мировое соглашение на значительно меньшую сумму.

3.

Снижение компенсации, исходя из оснований, предусмотренных п. 43.3 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29.

В ряде случаев суды, ссылаясь на п. 2 Постановления КС РФ № 28-П и п. 21 Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г. выносят решения о взыскании компенсации в размере ниже минимального размера, предусмотренного ГК РФ.

Ссылки на положения Постановления КС № 28-П, Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г. встречаются: в Постановлении СИП от 01 ноября 2019 г. № С01-907/2019 по делу № А48-10546/2018; Постановлении СИП от 16 августа 2018 г. № С01-525/2018 по делу № А40-174112/2016 (на Постановление КС № 28-П ссылается заявитель кассационной жалобы); Постановлении Первого ААС от 15 марта 2019 г. № 01АП-2180/2019 по делу № А39-9070/2018 (при этом суд поддержал решение нижестоящего суда о взыскании компенсации в полном объеме, так как ходатайство о снижении компенсации не заявлялись, надлежащие доказательства, подтверждающих необходимость снижения размера компенсации, ответчиками в дело не представлены); Постановлении Тринадцатого ААС от 24 июля 2019 г. № 13АП-12078/2019 по делу № А56-36642/2018 (при этом суд взыскал компенсацию в полном объеме, отвергая заявление ответчика о фальсификации заключения специалиста).

Обоснование применения позиции, изложенной в Постановлении КС РФ № 28-П, приведено в Апелляционном определении Челябинского областного суда от 22 мая 2017 г. по делу № 11-6550/2017 («В силу приведенных положений закона, в соответствии с позицией правоприменителя лицо, нарушившее исключительное право на объект интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности, - исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и с учетом того, что обладатель нарушенного права в целях реализации предписаний статьи 44 Конституции Российской Федерации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации подлежит применению независимо от вины нарушителя, - должно иметь возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего правообладателю. Таких доказательств ответчиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не представлено, тогда как степень вины ответчика в допущенном нарушении, при доказанности факта продажи им товаров, содержащих признаки полезных моделей, обладателем патента на которые является истец, а также размер вероятных убытков истца правового значения не имеют».); в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г. по делу № 33-6010/2017 («В данном случае, оценив обстоятельства дела, характер допущенного ответчиком нарушения авторского права, объем этого нарушения, учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, районный суд пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., что сопоставимо с ценой сделки, заключенной ответчиком с нарушением авторских прав истцов. С учетом приведенной правовой позиции Конституционного Суда РФ судебная коллегия не может согласиться с доводами истцов о нарушении судом норм материального права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены лицензионного договора.»)

2. Ответственность за нарушение патентных прав в иностранных правопорядках

Германия. Вопрос взыскания убытков регулируется § 139 Закона Германии о патентных правах81, согласно которому в случае умышленного или неосторожного (виновного) нарушения патентных прав патентообладатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, при установлении размера которых судом может быть принят во внимание размер полученных нарушителем доходов. Кроме того, убытки патентообладателя могут быть рассчитаны и потребованы в размере вознаграждения, которое нарушитель должен был бы выплатить, если бы получил соответствующее согласие правообладателя.

В немецкой доктрине отмечается, что проблема недокомпенсации патентообладателей в случае нарушения принадлежащих им прав стоит весьма остро:поскольку обычный размер взыскиваемых убытков за нарушение интеллектуальных прав равен размеру среднерыночных лицензионных платежей за использование соответствующего нематериального объекта, лицо, принимающее решение об осуществлении использования без согласия правообладателя, несет только риски, связанные с судебным разбирательством (в первую очередь – процессуальными расходами), - с учетом того, что максимум присуждения ограничивается тем, что он и так должен был бы заплатить. Правообладателю же, в свою очередь, приходится нести бремя необходимости в любой момент инициировать судебное преследование нарушителя и участвовать в нем, рискуя получить неблагоприятное решение. В связи с этим попытки заинтересованного в использовании охраняемого чужими интеллектуальными правами нематериального объекта лица вступить в контакт с правообладателем и заключить лицензионный договор можно рассматривать «не более чем акт приличия исключительно добровольного характера».

В соответствии с устоявшейся судебной практикой правообладателю в случае нарушения его прав доступны три вида требований о возмещении убытков в зависимости от используемого способа их расчета. Эти требования не могут быть заявлены одновременно (кумулятивный расчет)82, хотя при этом изменение способа расчета (т.е. изменение вида требования) не рассматривается в качестве изменения (предмета) иска83.

Во-первых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде неполученных доходов (прибыли) (Entgangene Gewinn; § 252 ГГУ) – доходов, которые были бы получены им в результате нормального осуществления им экономической деятельности с использованием соответствующих нарушенных интеллектуальных прав, включая убытки вследствие снижения цен84на товары, в которых тем или иным образом воплощены (или в процессе введения в оборот которых использованы) охраняемые нематериальные объекты.

Требование о возмещении убытков, соответствующее такому способу их расчета, сопряжено с большими сложностями доказывания и невыгодными для правообладателя правилами. Так, недостаточно общей ссылки на снижение цены на коммерциализируемые истцом товары в результате действия ответчика, а также на понесенные в процессе осуществления связанных с созданием релевантных объектов разработок расходы; при этом из размера подлежащих возмещению убытков вычитается связанная с уменьшением налогового бремени экономия (в результате снижения доходов). Кроме того, суды предъявляют достаточно строгие требования к объему и качеству доказывания причинно-следственной связи между действиями ответчика и неполученными доходами истца, требуя расчеты именно в отношении товаров, при коммерциализации которых используется защищаемые интеллектуальные права, а не сопоставимых иных товаров. Даже возможность для истца-правообладателя воспользоваться предусмотренным § 252 ГГУ облегчением бремени доказывания причинной связи, связанным с достаточностью демонстрации разумной вероятности (Wahrscheinlichkeit) получения доходов, требуемых в процессе в качестве убытков, в ходе обычной деятельности или в качестве результата сделанных приготовлений, связана со значительными трудностями.

Судебная практика идет по пути возложения на истца обязанности доказать, что ему самому удалось бы заключить оформляющие осуществление спорных защищаемых прав сделки в том же объеме, в котором это удалось ответчику-нарушителю, что помимо технической сложности связано с необходимостью раскрытия в процессе (и таким образом в отношении ответчика, часто конкурента) соответствующих сведений об осуществляемой истцом экономической деятельности. Вследствие этого данный вид требований о возмещении убытков, причиненных нарушением интеллектуальных прав, используется очень редко85.

Во-вторых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде (в размере) полученных ответчиком в результате нарушения спорных прав доходов (прибыли) (Herausgabe des Verletzungsgewinns). В законе такая возможность предусмотрена только для авторских прав, но суды по аналогии применяют эту норму в случае нарушения патентных прав.

В основе такого вида требований о компенсации (способа расчета убытков) лежит фикция ведения дел (экономической деятельности), включая осуществление защищаемых интеллектуальных прав, ответчиком в интересах истца, в связи с чем, - в отличие от предыдущего вида требований – неважно и не подлежит доказыванию истцом, получил ли бы он сам такие же (как и ответчик) доходы. Вместе с тем и этот способ расчета убытков связан со значительными сложностями для правообладателя: он должен доказать размер полученных ответчиком доходов, - не обладая чаще всего достаточными для этого сведениями, и, кроме того, вправе рассчитывать только на ту часть доходов, которая находится в причинно-следственной связи с коммерциализацией товаров, внешне похожих на его собственные (в которых использован соответствующий объект патентного права). Кроме того, иногда суды не дают истцу возможности взыскать убытки в случае, когда имущество нарушителя не увеличилось и положительный эффект от использования защищаемых нематериальных объектов выразился исключительно в экономии расходов.

В-третьих, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде (рыночной) платы за использование охраняемых спорными интеллектуальными правами нематериальных объектов (angemessene Lizenzgebuehr). Это – господствующий в современной немецкой судебной практике способ расчета убытков в связи с нарушением интеллектуальных прав. В основе лежит идея о том, что правомерное использование объектов чужих нематериальных прав подразумевает выплату вознаграждения правообладателю и что лицо, не получившее разрешения последнего на соответствующее использование, не должно находиться в положении лучшем, чем добросовестный и честный лицензиат. Эта идея позволила Верховному суду Германии констатировать наличие значительного сходства в правовой природе анализируемого вида требования правообладателя о компенсации за нарушение интеллектуальных прав (т.е. в размере обычной лицензионной платы) и требования о компенсации неосновательного обогащения86.

Следует отметить, что Верховный суд Германии непоследователен в своем отношении к требованию о выплате компенсации в размере эвентуальной лицензионной платы: с одной стороны, он не исключает возможности для правообладателя взыскать с нарушителя больше этого размера, доказав наличие не покрытых им убытков в виде неполученных доходов, тогда как с другой считает релевантной для доказывания размера лицензионной платы только информацию об обогащениинарушителя (а не об убытках правообладателя). Подобная доктринальная путаница и бессистемность являются результатом того, что правообладатели чаще всего выбирают требование о компенсации в размере сумм средней лицензионной платы вследствие более адекватных (в сравнении с иными видами требований) возможностей доказывания, - в то время как понимающие неспособность данного размера покрыть все возникающие обычно вследствие нарушения убытки суды идут правообладателям навстречу и удовлетворяют дополнительные требования, непоследовательные с точки зрения теоретических соображений.

Принципиальной проблемой остается то, что исключительное право во многом теряет свой абсолютный и монопольный характер, если то, что по общему правилу должен нарушитель компенсировать правообладателю, - нормальная лицензионная плата. Из этого закономерно вытекает и сомнение в обоснованности рассмотрения подобного размера в качестве отправной точки для последующего его увеличения. Суды, вместе с тем, руководствуются следующей довольно малоубедительной логикой. Исходя из принципиального сходства отношений лицензиара и лицензиата, с одной стороны, и правообладателя-истца и нарушителя интеллектуальных прав-ответчика – с другой (что весьма сомнительно с учетом игнорирования принципа автономии воли в частном праве), они полагают, что в обоих случаях между соответствующими сторонами примерно равным образом распределены связанные с использованием спорных нематериальных объектов риски, в связи с чем общим правилом и точкой отсчета (в сторону увеличения компенсации или даже ее уменьшения) должен быть именно размер лицензионной платы. Иными словами, несмотря на то что «качественно», структурно риски лицензиата в отношении лицензиара, и наоборот; и правообладателя в отношении нарушителя, и наоборот, отличаются (в первом случае, например, защищаются ожидания лицензиата использовать нематериальный объект в течение определенного согласованного с лицензиаром времени, тогда как во втором правообладатель вправе в любой момент потребовать прекращения использования; хотя вместе с тем в первом случае при эффективном признании патента недействительным лицензиат остается обязанным заплатить за использование в течение истекшего до такого момента времени, в то время как во втором случае «нарушитель» просто не признается ответственным), в целом, «количественно», риски аналогичны. В связи с этим только в исключительных случаях значительного их отклонения в ту или иную стороны они подлежат учету соответствующим образом87. Реакцией на подобную позицию является рост возражений со ссылками на необходимость принимать во внимания превентивный характер норм о возмещении вреда (Schadensersatzrecht).

Кроме того, спорным является и способ расчета лицензионных платежей, полагающихся правообладателю (в любом случае - даже с учетом неудовлетворительной по приведенным основаниям позиции). Основной спор касается момента, по отношению к которому нужно оценивать размер предполагаемой лицензионной платы. Одна позиция заключается в том, чтобы ориентироваться на размер платы, который был бы согласован разумными лицензиаром и лицензиатом в момент начала неправомерного использования, - с учетом потенциальных рисков использования, условий и ожидаемой длительности. В то же время согласно другой позиции надлежит предоставлять правообладателю право выбора релевантного для расчета размера компенсации момента, поскольку первая позиция в большинстве случаев (принимая во внимание необходимость заложить в цену риски экономически неуспешного использования) будет выгодна именно нарушителю.

Важно отметить, что Верховный суд в деле о защите авторских прав высказал мнение (выгодное для правообладателя в случае успешного неправомерного использования принадлежащих ему объектов), согласно которому правообладатель вправе взыскать с нарушителя компенсацию в размере лицензионной платы за использование, которая была бы согласована разумными лицензиаром и лицензиатом, обладающими информацией о действительном характере осуществленного использования88.

Кроме того, судами учитывается экономическая «сила» патента, монопольное положение патентообладателя на соответствующем рынке, в то время как получение нарушителем прибыли является иррелевантным, - так что даже убыточное неправомерное использование спорного патента рассматривается в качестве основания для удовлетворения требования правообладателя о компенсации в размере лицензионной платы. Последнее правило вызывает одобрение доктрины с точки зрения результата и критику с точки зрения теоретического способа его достижения: ведь в противоречии с правовой «природой» требования компенсации в размере лицензионной платы, как требования о взыскании неосновательного обогащения, учитывается не размер обогащения ответчика, а, наоборот, положение (убытки) истца.

В целом признание за правообладателями возможности требовать от нарушителей компенсации в размере стоимости использования соответствующих нематериальных объектов на основании лицензионного договора, с одной стороны, во многом решает проблему обоснования и доказывания убытков; с другой - имеет своей предпосылкой теоретически сомнительное уравнивание позиций лицензиата и нарушителя интеллектуальных прав. Если же рассматривать требование о компенсации в размере лицензионной платы в качестве только одного из способов расчета убытков (неполученного дохода – entgangene Gewinn) правообладателя, отвергнув квалификацию § 139 Патентного закона Германии как специального случая неосновательного обогащения, то придется, чтобы хоть немного сохранить хрупкую догматическую структуру подобного правоотношения, констатировать невозможность довзыскания сверх размера лицензионной платы иных убытков правообладателя. Вместе с тем даже такое решение не препятствует признанию возможности взыскания сверх «лицензионной платы» убытков, выходящих за пределы неполученных доходов (entgangene Gewinn) – так называемых опосредованных убытков (mittelbare Schaden) в виде расходов, связанных с корректированием репутации (по устранению причиненного ей в результате неправомерного использования вреда – Kosten zur Beseitigung der Rufbeeintraechtigung), и расходов, связанных с преследованием правонарушителя в судебном порядке (Rechtsverfolgungskosten).

США. § 284 Закона США о патентах (Patent Act of 1952*(6)) предусматривает взыскание с нарушителя в пользу правообладателя убытков, которые должны быть адекватны нарушению, но в любом случае не должны быть меньше разумных роялти, которые предполагаются за использование соответствующего изобретения89. Там же предусмотрено право суда увеличить установленный размер убытков до трехкратного размера. Это относится и к расчету убытков в виде недополученного правообладателем дохода от реализации товаров, и убытков в виде роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

Таким образом, в США в настоящее время существует два способа взыскания убытков:

1)

недополученная правообладателем прибыль;

2)

роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

Убытки в виде недополученной правообладателем прибыли могут быть рассчитаны в том случае, если патентообладатель сам продает продукцию.

К недополученному правообладателем доходу могут относиться:

-

убытки, которые связаны со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя;

-

снижение цены, по которой правообладатель реализует свои продукты (правообладатель может принять решение снизить цену на товар, чтобы конкурировать с нарушителем, или отказаться от повышения цены на товар, что могло быть оправданно в условиях рынка и необходимо для поддержания сложившегося темпа роста цен на товар);

-

потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом;

-

понесенные правообладателем дополнительные расходы на маркетинг, обусловленные необходимостью конкурировать с нарушителем90.

Когда убытки в виде недополученного дохода не могут быть установлены, используется второй способ расчета - роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.

При определении разумных роялти американские суды учитывают различные обстоятельства. Интерес представляет дело Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp.91 в котором суд сформулировал 15 факторов, которые должны быть учтены при расчете убытков в виде предполагаемых роялти. Данный тест используется в настоящее время не только в делах о нарушении патентных прав, но и прав на другие объекты интеллектуальных прав. Тест позволяет сконструировать гипотетические переговоры между правообладателем и лицензиатом, чтобы определить суммы роялти, которую лицензиат был бы готов уплатить правообладателю92. К числу факторов, подлежащих оценке, относятся:

1)

лицензионное вознаграждение, которое патентообладатель получал ранее за представление права использования запатентованного объекта;

2)

лицензионное вознаграждение, которое патентообладатель получает за предоставление права использования других запатентованных объектов, аналогичных спорному объекту;

3)

характер и объем лицензии (исключительная или неисключительная; ограничена или не ограничена по территории или в отношении лиц, которым может быть реализована произведенная продукция);

4)

политика и маркетинговая программа, которой придерживается патентообладатель для поддержания патентной монополии путем, например, отказа от выдачи лицензий другим лицам на использование изобретения или предоставления лицензий на особых условиях, направленных на сохранение этой монополии;

5)

коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом (являются ли они конкурентами на одной территории в одном и том же направлении бизнеса, либо их отношения носят характер патентообладателя и промоутера);

6)

эффект от продажи запатентованного продукта в стимулировании продаж других продуктов лицензиата, существующая ценность изобретения для лицензиара как генератора продаж его непатентованных товаров, объем таких производных или сопутствующих продаж;

7)

срок действия патента и срок действия лицензии;

8)

установленная прибыльность продукта, произведенного с использованием патента, его коммерческий успех; нынешняя популярность;

9)

полезность и преимущества запатентованного продукта по сравнению со старыми способами или устройствами, если таковые имелись, которые использовались для получения аналогичных результатов;

10)

природа запатентованного изобретения; характер коммерческого воплощения лицензиаром, выгоды использующих изобретение;

11)

степень использования запатентованного объекта правообладателем; любые доказательства, подтверждающие ценность такого использования;

12)

доля доходов, прибыли или цена продажи, которая может быть обычной в конкретном предприятии или в сопоставимых предприятиях для обеспечения использования изобретения или аналогичных изобретений;

13)

часть прибыли, которая приходится на изобретение, а не на непатентованные элементы, производственный процесс, бизнес-риски или улучшения, добавленные нарушителем;

14)

заключение квалифицированных экспертов;

15)

сумма, которую лицензиар (например, патентообладатель) и лицензиат (например, нарушитель) согласовали бы (в момент начала нарушения), если бы оба разумно и добровольно пытались достичь соглашения; то есть сумма, которую разумный лицензиат, желающий в получить лицензию на производство и продажу конкретного изделия, воплощающего запатентованное изобретение, был бы готов заплатить в качестве роялти и при этом иметь возможность получить разумную прибыль, и которая была бы приемлема для разумного патентообладателя, желающего предоставить право использования изобретения.

В решении по делу Honeywell v. Minolta93суд сформулировал еще три критерия, которые должны учитываться при определении суммы роялти: 1) относительные рыночные позиции стороны спора; 2) степень, в которой нарушение препятствовало истцу использовать или продавать изобретения; 3) рынок, который был затронут нарушением.

Ранее в Патентном законе США существовало еще одно требование, которое могло быть заявлено наряду с требованием о взыскании убытков - взыскание с нарушителя полученного им дохода. Это требование было впоследствии исключено из закона, а Верховный суд США пояснил исключение необходимостью ограничить взыскиваемые убытки компенсацией действительных потерь патентообладателя от нарушения, без обращения к вопросу полученного ответчиком дохода от незаконных действий (дело Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. 377 U.S. 476, 507 (1964))94.

Китай. В соответствии со ст. 65 Патентного закона (Patent Law of the People's Republic of China) размер компенсации за нарушение в отношении объекта патентного права определяется исходя из ущерба патентообладателя, возникшего в результате нарушения. Если затруднительно определить ущерб, то размер компенсации может быть определен в соответствии с прибылью, полученной нарушителем в результате нарушения. Если трудно определить ущерб патентообладателя или прибыль нарушителя, размер компенсации может быть определен в соответствии с разумно умноженной суммой вознаграждения по лицензионному договору в отношении этого патента. Размер компенсации также включает в себя разумные расходы, понесенные патентообладателем для пресечения нарушения95.

При расчете причитающейся правообладателю компенсации, исходя из размера вознаграждения по лицензионному договору, суд требует истца представить доказательства существования такого лицензионного договора, который был зарегистрирован уполномоченными органами96, учитывает срок такого договора97.

Если убытки патентообладателя, прибыль нарушителя, размер вознаграждения по лицензионному договору сложно установить, суд может с учетом таких факторов, как существо нарушения и степень серьезности нарушения определить сумму компенсации в размере от 10 000 юаней до 100 000 юаней98. В настоящее время в Китае предпринята попытка увеличить данные суммы (от 100 000 до 5 млн. юаней (1 000 000 до 50 000 000 рублей) путем принятия соответствующих поправок в Патентный закон. В целом, ранее китайские власти были очень озабочены уровнем компенсаций, указывая, что они покрывают только 36% убытков правообладателей, поэтому было принято решение об увеличении минимального и максимального размеров компенсации. Также следует обратить внимание, что несмотря на то, что штрафные убытки действующим законодательством не предусмотрены, поправки, которыми предлагается увеличить минимальный и максимальный пределы статутных убытков, также предполагают возможность увеличения их до трёхкратного размера в случае, если нарушение совершено умышленно.

Исследователи отмечают, что, с одной стороны, законные убытки часто не позволяют в полной мере компенсировать ущерб правообладателя ввиду содержащегося в законе ограничения по сумме, а, с другой стороны могут быть неоправданно завышены, так как суд не требует у правообладателя доказывать причинение ему нарушителем какого-либо ущерба99.

Также суд принимает во внимание наличие умысла нарушителя, продолжительность и характер нарушения, ценность и функцию объекта, охраняемого патентным правом, в том числе наличие конкурирующих продуктов, издержки, которые возникли вследствие пресечения нарушения исключительного права100.

Япония.Статья 102 Патентного закона 1959 г. предусматривает возможность патентообладателя взыскать с нарушителя убытки на нарушение патентного права. Убытки носят компенсационный, а не штрафной характер. Для того чтобы взыскать ущерб в судебном процессе о нарушении патента в Японии, истец-патентообладатель должен доказать наличие умысла или небрежности на стороне нарушителя, продемонстрировать сумму ущерба, причиненного нарушающей деятельностью ответчика-нарушителя, причинно-следственную связь между действиями нарушителя и возникшими убытками. В статье 103 Патентного закона установлена презумпция небрежности на стороне нарушителя.

Чтобы упростить доказывание размера убытков, в законе установлены несколько презумпций их размера:

-

размер убытков равен сумме, полученной путем умножения количества контрафактной продукции на единицу прибыли, которую мог бы получить патентообладатель (п. 1 ст. 102 Патентного закона) (т.е. упущенная выгода). В действующей редакции Патентного закона установлена следующая формула расчета убытков: умножение суммы прибыли на единицу продукции, которую патентообладатель получил бы, если бы не было нарушения, на количество продукции, проданной нарушителем, с учетом ограничений возможностей патентообладателя(учитывается, сколько продукции мог продать сам патентообладатель). Например, если ответчик-нарушитель продал 100 единиц контрафактной продукции и прибыль на единицу составила 10 долларов, а истец-патентообладатель имеет возможность продать только 70 единиц, то сумма упущенной выгоды составит 700 долларов: 70 единиц, умноженных на 10 долларов. Ранее возникал вопрос, мог ли патентообладатель требовать возмещения убытков за оставшиеся 30 единиц. До внесения изменений в 2019 году Верховный суд Японии отвечал на этот вопрос отрицательно. Такой вывод суда был подвергнут критике как чрезмерно благоприятное отношение к нарушителям. В связи с этим в 2019 г. в ст. 102 были внесены изменения: в соответствии с новым положением патентообладатель-истец может требовать разумное роялти за оставшиеся 30 единиц;

-

убытки – это прибыль, полученная нарушителем в результате нарушения (п. 2 ст. 102 Патентного закона) (прибыль нарушителя);

-

убытки могут считаться равными сумме роялти, причитающейся патентообладателю (п. 3 ст. 102 Патентного закона) (разумные роялти). В 2019 г. в ст. 102 (п. 4) были внесены изменения, касающиеся определения суммы роялти. При ее определении суд может рассмотреть сумму, которую патентообладатель мог бы получить, если бы патентообладатель и нарушитель заключили соглашение, исходя из предположения, что право на патент было нарушено. Это изменение направлено на увеличение разумных расчетов роялти в условиях патентных споров: в реальных переговорах роялти определяются на основе расчета ex-ante, то есть до предполагаемого нарушения. При рассмотрении патентных споров определение суммы роялти в качестве возмещения убытков представляет собой расчет ex-post, то есть в ситуации, когда суд уже пришел к выводу о нарушении права на патент истца. Такой расчет ex-post в условиях рассмотрения патентного спора должен быть выше, чем расчет ex-ante в реальных переговорах. В доктрине отмечается, что внесенные поправки проясняют этот момент и, таким образом, направлены на увеличение размеров разумных роялти в патентных спорах101.

В недавнем решении Верховного суда Японии 2019 г. содержатся важные разъяснения применительно к критериям расчета убытков102.

В отношении взыскания убытков в виде прибыли, полученной нарушителем, суд сделал следующие выводы. В решении сначала был сделан вывод о том, что в принципе сумма ущерба, предусмотренная п. 2 ст. 102 Патентного закона, представляет собой полную сумму прибыли, полученной нарушителем от его противоправной деятельности. Однако если нарушитель может доказать, что вся или часть его прибыли не связана с причиненным правообладателю ущербом, то презумпция, предусмотренная п. 2 ст. 102, может быть опровергнута в той мере, в какой это доказано. В своем решении суд привел несколько примеров факторов, которые могут быть использованы для опровержения этой презумпции:

-

разница в бизнесе (рынке) между патентообладателем и нарушителем;

-

наличие конкурирующих продуктов на рынке;

-

усилия нарушителя, направленные на увеличение продаж (сила бренда и реклама).

Суд заявил, что, хотя тот факт, что запатентованное изобретение используется только в части контрафактного продукта, может быть принят во внимание, сам по себе он не обязательно приводит к опровержению презумпции. Скорее, все соответствующие факторы, включая то, какая часть запатентованного изобретения используется в контрафактном продукте, и роль запатентованного изобретения в том, чтобы сделать контрафактный продукт привлекательным для потребителей, должны быть рассмотрены, чтобы сделать вывод о том, опровергается ли эта презумпция.

В отношении другого способа расчета убытков – разумных роялти – Верховный суд отметил, что сумма ущерба в соответствии с п. 3 ст. 102 Патентного закона не обязательно должна определяться на основе согласованной ставки роялти в лицензионном соглашении на заявленный патент и что ставка роялти, используемая при расчете убытков в судебном разбирательстве, должна быть выше ставки роялти, согласованной в коммерческом порядке. Суд перечислил факторы, которые необходимо учитывать при определении соответствующей ставки роялти, используемой при расчете суммы ущерба в соответствии с п. 3 ст. 102 (данные факторы напоминают приведенные выше факторы, установленные американским судом в деле Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp.):

-

фактическая согласованная ставка роялти в лицензионном соглашении для данного патента или преобладающие на тот момент рыночные тенденции для определения такой ставки роялти в соответствующей технической области;

-

техническая ценность запатентованного изобретения;

-

то, как запатентованное изобретение способствует продажам контрафактного продукта и получаемой прибыли, а также как был нарушен заявленный патент (патенты);

-

конкурентные отношения между патентообладателем и нарушителем, а также бизнес-стратегии патентообладателя.

Литва. Согласно ст. 57 Патентного закона (Patent Law)103при оценке размера фактического ущерба (убытков), причиненного в результате нарушения, суд принимает во внимание существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытком. Контрафактные товары могут быть переданы правообладателю, чье право было нарушено.

Размер упущенной выгоды устанавливается с учетом размера дохода, который был бы получен при легальном использовании изобретения (т.е. с учетом вознаграждения, обычно уплачиваемого за правомерное использование изобретения), а также конкретных обстоятельств, которые могли бы создать условия для получения дохода (работы, выполненные правообладателями, использованное оборудование, переговоры о заключении договоров об использовании изобретения и др.).

Вместо возмещения ущерба (убытков), фактически понесенного в результате нарушения, правообладатель может требовать выплаты суммы, которая причиталась бы правообладателю, если бы нарушитель использовал изобретение законно (т.е. получил разрешение), а если нарушение было совершено умышленно или по грубой небрежности – правообладатель может требовать до двукратного размера такой суммы.

В случае невиновного нарушения прав на объект патентной охраны суд может взыскать с нарушителя полученную им прибыль. Общая сумма, которую нарушитель сохранил и/или заработал, допустив нарушение, рассматривается как прибыль, полученная нарушителем. Прибыль, полученная нарушителем, определяется и взыскивается независимо от того, получил ли бы субъект прав ту же прибыль, что и нарушитель. При определении размера прибыли, полученной нарушителем, правообладатель должен предоставить только те доказательства, которые подтвердили бы валовой доход, полученный нарушителем; размер чистой прибыли нарушителя (после вычета расходов) должен быть доказан нарушителем.

Франция. Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности во Франции предусмотрена Французским кодексом интеллектуальной собственности (далее – Кодекс104) и предполагает возможность взыскать с нарушителя убытки. В качестве альтернативы предусмотрено, что суд может по просьбе правообладателя присудить единовременную выплату компенсации за ущерб, причем суд в каждом конкретном случае определяет ее размер в виде фиксированной суммы (une somme forfaitaire). Эта сумма должна превышать размер вознаграждения или гонорар, который был бы выплачен, если бы нарушитель попросил разрешение на использование права на интеллектуальную собственность. Она сумма не включает компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему105.

Правообладатели могут продемонстрировать сумму роялти, которая могла быть получена, раскрыв лицензионные соглашения, которые они обычно заключают для одного и того же вида коммерческого использования, или, в случае авторов произведений, путем предоставления сведений о тарифах, применяемых некоторыми организациями или коллективными обществами.

Таким образом, французские суды будут оценивать ущерб, понесенный патентообладателями, лицензиатами и другими потерпевшими, следующим образом:

-

если патентообладатель использует патент в своей деятельности, он может требовать взыскания упущенной выгоды, которая будет оцениваться на основе количества упущенных продаж и размера прибыли, которую патентообладатель или лицензиат получил бы от дополнительных продаж;

-

если патентообладатель не использует патент, он может потребовать роялти, размер которых будет определяться на основе объема продаж нарушителя и обычной рыночной ставки роялти, которая будет увеличена с учетом того факта, что переговоров о ставке роялти не было.

Французские суды также могут принимать во внимание другие источники ущерба, такие как преимущество, которое получил нарушитель («эффект трамплина»), и снижение патентообладателем цены для компенсации упущенной выгоды патентообладателя (когда ему пришлось снизить цены, чтобы конкурировать с нарушителем).

Штрафные убытки законом не предусмотрены. Однако в некоторых случаях использование более высокой ставки роялти и убытков, могут рассматриваться как карательные меры.

Таким образом, можно заключить, что в зарубежных правопорядках, с одной стороны, возмещение убытков, причиненных нарушением патентных прав, носит компенсационный, а не превентивный характер. В то же время суды могут учитывать отдельные обстоятельства в пользу увеличения размера возмещения, к которым относятся степень вины нарушителя, объем использования запатентованного объекта в продукции и т.п. При определении суммы разумных роялти суды могут учитываться разнообразные факторы, которые не сводятся только к наличию уже выданных ранее патентообладателем лицензий и предусмотренному в них вознаграждению.

В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также действующие два способа ее расчета следует сохранить в действующем законодательстве.

В то же время можно отметить следующие направления совершенствования действующего законодательства (или практики его применения).

1. В отношении компенсации в твердой сумме целесообразно рассмотреть вопрос об изменении минимального и максимального пределов размера компенсации (в сторону увеличения). В настоящее время в отношении всех объектов интеллектуальных прав данные пределы едины (от 10 тыс. до 5 млн. рублей). Однако для нарушений в области патентных прав данные пределы могут быть недостаточными и потому неэффективными.

2. Российская судебная практика позволяет прийти к выводу о том, что, определяя размер компенсации за нарушение патентного права, суды не всегда глубоко анализируют фактические обстоятельства дела, ссылаясь на критерии определения размера компенсации, сформулированные в Постановлении Пленума ВС РФ № 10, лишь в самом общем виде. Кроме того, они часто снижают размер компенсации, не сопровождая свои выводы анализом фактических обстоятельств дела. Данная проблема может быть решена на уровне разъяснений высших судебных инстанций путем определения того, какие специфические для патентов факторы должны учитываться при расчете компенсации в твердой сумме. В частности, к таким факторам могут быть отнесены объемы производства, а также то, составляет ли запатентованный объект основу производимой и/или реализуемой нарушителем продукции или только его незначительную часть.

3. В зарубежной доктрине отмечается возможность установления шкалы патентных нарушений, главный критерием в которой будет являться степень вины нарушителя права на соответствующий объект патентных прав. При расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования в случае неумышленных нарушений возможно взыскание компенсации в однократном размере, а в случае умышленных нарушений, при грубой неосторожности возможен штрафной характер компенсации (увеличение кратности взыскиваемого размера стоимости права использования до 2- или даже 3- кратного).

4. При расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования существует практическая проблема, связанная с доказыванием предполагаемой стоимости права. В Постановлении Пленума ВС РФ № 10 содержатся общие рекомендации в отношении доказательств, которые может представить патентообладатель («документы, подтверждающие стоимость права использования», «данные о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников» (п. 61)). Возможно, было бы целесообразно дополнить это разъяснение ссылками на иные документы, кроме лицензионных договоров, которые могут подтверждать стоимость права использования. Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать при определении стоимости права использования. В качестве основы для этого могут быть использованы формулы (тесты), которые применяются в западных правопорядках для установления размера т.н. разумных роялти (reasonable royalty fees).

Содержание права. Характеристика исключительного права на селекционное достижение содержится в ст. 1421 ГК. Селекционное достижение является биологическим решением, воплощаемым в конкретном биообъекте, использование которого будет объективно отличаться от использования объекта неживой природы. Для правильного понимания сферы действия исключительного права на селекционное достижение необходимо учитывать способность растений и животных к размножению, неразрывную связь с сельским хозяйством, ветеринарией, промышленным семеноводством и производством продуктов питания, а также ограниченный период жизни растений и животных106.

Содержание исключительного права на селекционное достижение раскрывается через исчерпывающий перечень действий, совершение которых с семенами и племенным материалом селекционного достижения требует разрешения патентообладателя:

1)

производство и воспроизводство;

2)

доведение до посевных кондиций для последующего размножения;

3)

предложение к продаже;

4)

продажа и иные способы введения в гражданский оборот;

5)

вывоз с территории Российской Федерации;

6)

ввоз на территорию Российской Федерации;

7)

хранение в целях, указанных в подп. 1–6.

Таким образом, в содержание исключительного права на селекционное достижение входят действия, направленные на производство и воспроизводство (размножение) селекционного достижения, а также другие правомочия патентообладателя, связанные с коммерциализацией сорта (породы) как на территории РФ, так и в иностранном государстве и включающие предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский оборот; вывоз с территории РФ и ввоз на территорию РФ.

Исключительное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал, то есть на растение или его часть, используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то есть на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы, которые были получены соответственно из семян или от племенных животных, если такие семена или племенные животные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя. При этом под семенами понимаются растение или его часть, применяемые для воспроизводства сорта.

Исключительное право распространяется также на зависимые селекционные достижения, т.е. такие сорта растений или породы животных, которые существенным образом наследуют признаки другого селекционного достижения (п. 4 ст. 1421 ГК).

Характеристика нарушения.Примерный перечень нарушений прав на селекционные достижения содержится в ст. 1446 ГК РФ.  

Нарушением прав автора селекционного достижения и иного патентообладателя является, в частности:

1. Использование селекционного достижения с нарушением требований п. 3 ст. 1421 ГК РФ, т.е. несанкционированное патентообладателем осуществление с семенами и племенным материалом селекционного достижения определенных действий, в частности:

1)

производство и воспроизводство;

2)

доведение до посевных кондиций для последующего размножения;

3)

предложение к продаже;

4)

продажа и иные способы введения в гражданский оборот;

5)

вывоз с территории Российской Федерации;

6)

ввоз на территорию Российской Федерации;

7)

хранение в вышеуказанных целях.

2. Действия, связанные с присвоением ненадлежащего наименования:

-

присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, которое отличается от наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения;

-

присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения, если они не являются семенами, племенным материалом этого селекционного достижения;

-

присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, сходного с наименованием зарегистрированного селекционного достижения до степени смешения.

3. Нарушением исключительного права будет также использование растительного материала и товарных животных в целях, отличных от воспроизводства сорта или породы, которые были получены соответственно из семян или племенных животных, если такие семена или племенные животные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя (п. 2 ст. 1421 ГК РФ).

Характеристика ответственности.Главной мерой ответственности за нарушение права на селекционное достижение является взыскание убытков на основании ст. 15 ГК РФ, согласно которой под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

1. Российская судебная практика

В настоящее время в России в спорах о нарушениях прав на селекционные достижения правообладатели взыскивают с нарушителей убытки в виде лицензионного вознаграждения, которое правообладатель получил бы, если бы нарушитель обратился к нему за разрешением использовать селекционное достижение. Для расчета лицензионного вознаграждения правообладатели используют либо фиксированные суммы роялти в соответствующем регионе (постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2019 г. по делу № А36-8467/2018; постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по делу № А04-4967/2015), либо размер вознаграждения, содержащийся в ранее заключенных с нарушителем лицензионных соглашениях (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2020 г. по делу № А04-3729/2019; постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2019 г. по делу № А04-3295/2019; постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2019 г. по делу № А04-3283/2019).

При использовании первого способа расчета убытков правообладатели обосновывают размер ставки лицензионного сбора (роялти) ссылками на различные документы, например, Положение, утвержденное VII Совещанием уполномоченных государств-участников СНГ о межгосударственной специализации производства и поставок сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных культур от 21 февраля 1996 г., в котором предусмотрены ставки роялти (определение ВАС РФ от 26 марта 2007 г. № 1769/07 по делу № А12-35788/05-С22), а также документы, утверждающие ставки роялти в соответствующем регионе (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по делу № А04-4967/2015).

В ряде случаев правообладатели предпринимают попытки обосновать убытки в виде неполученного дохода и неполученной прибыли, но суды не принимают представленные ими доказательства. Например, в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 сентября 2017 г. по делу № А56-47091/2017 указано: «Требования о взыскании неполученного дохода и неполученной прибыли не подлежат удовлетворению, так как истцом не представлены бесспорные доказательства наличия причинно-следственной связи между убытками в заявленном размере и предложением к продаже картофеля сорта «Гала» ответчиком. Предложение данного товара к продаже, по существу, истцу, не свидетельствует о том, что истец мог бы получить указанный им доход, прибыль от реализации такого товара, о том, что истцу поступило бы предложение о реализации товара на приведенных истцом в иске условиях, а в связи с неправомерными действиями ответчика иные лица к истцу с такими предложениями не обратились».

2. Зарубежное законодательство

Европейский Союз.Согласно ст. 13 Регламента № 2100/94 Совета Европейского Союза «О правах на селекционные достижения в Европейском сообществе» в отношении компонентов или растительного материала охраняемого сорта разрешение правообладателя требуется для совершения следующих действий: a) производство или воспроизводство (размножение); b) подготовка для целей разведения; c) предложение к продаже; d) продажа или иная реализация; e) экспорт из Сообщества; f) импорт в Сообщество; g) хранение для любых целей, указанных в подпунктах "a" - "f".

В соответствии со ст. 94 Регламента любое лицо, которое:

a)

совершило указанные в ст. 13 действия, не будучи уполномоченным на это, в отношении сорта, охраняемого правом на сорт растения Сообщества; либо

b)

не осуществляет правильное использование наименования сорта в нарушение ст. 17 (1), или не предоставляет соответствующую информацию согласно ст. 17 (2); либо

c)

в нарушение ст. 18 (3) использует наименование сорта, охраняемого правом на сорт растения Сообщества, или наименование, сходное с ним до степени смешения;

может преследоваться правообладателем в судебном порядке с целью прекращения нарушения прав, и (или) с целью получения соответствующей компенсации.

Любое лицо, действующее умышленно или небрежно, обязано возместить правообладателю любой вред, причиненный соответствующим действием. В случаях легкой небрежности такие требования могут быть уменьшены соразмерно мере такой легкой небрежности, но при этом не до такой степени, чтобы они были меньше, чем выгода, полученная лицом, совершившим правонарушение.

В ст. 97 Регламента также предусмотрено, что если лицо, несущее ответственность согласно ст. 94, получило в результате совершения правонарушения какую-либо прибыль за счет правообладателя или лицензиата, суды применяют в отношении возмещения убытков свое национальное законодательство, включая нормы международного частного права.

Казахстан. Согласно статье 15 Закона об охране селекционных достижений Республики Казахстан107физическое или юридическое лицо, использующее сорт растения, породу животного в нарушение Закона, считается виновным в нарушении права патентообладателя.

В пункте 2 указанной статьи предусмотрено, что физическое или юридическое лицо считается нарушающим права патентообладателя, если:

1)

раскрывает без разрешения владельца патента составляющие коммерческую тайну сведения о сорте, породе, на которые подана заявка;

2)

присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, которое отличается от зарегистрированного;

3)

присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, схожее до степени смешения с наименованием селекционного достижения;

4)

присваивает произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименование селекционного достижения, которые фактически не являются таковыми;

5)

представляет документы, содержащие недостоверные сведения о селекционном достижении.

В пункте 3 установлено, что лицо, нарушившее права патентообладателя, обязано уплатить владельцу патента компенсацию за использование селекционного достижения108, а также возместить другие убытки, возникшие в результате нарушения настоящего Закона в соответствии с законодательством.

Австралия.Нарушением признается использование сорта растения без согласия правообладателя, а также использование наименования сорта применительно к иному сорту растения или другому растению этого же класса.

В Закон Австралии о правах на сорта растений 1994 г. в феврале 2019 г. были внесены изменения в части мер ответственности за нарушение права на селекционное достижение109, включая нарушение права на наименование селекционного достижения. Ранее суд мог взыскать с ответчика по выбору истца убытки (damages) или прибыль (account of losses). В настоящее время суд в дополнение к обозначенным мерам также праве увеличить сумму взыскиваемых убытков (additional damages), если посчитает это необходимым с точки зрения:

а)

характера нарушения;

б)

необходимости сдерживать аналогичные нарушения;

c)

поведения нарушителя (i) после деяния, составляющего нарушение; или (ii) после того, как ему сообщили о том, что он предположительно нарушил право на селекционное достижение; и

d)

любой выгоды нарушителя, полученной вследствие нарушения; и

е)

другие соответствующие факторы.

Считается, что указанные изменения предоставят судам больше возможностей для защиты прав селекционеров. Ранее суды могли присуждать компенсацию только за фактический ущерб, понесенный правообладателем в результате копирования. В рамках этой системы лишь немногие дела поступали в суды из-за связанных с этим расходов и ограниченной доступной компенсации. Теперь суды могут учитывать несколько факторов при установлении ущерба в случае нарушения, включая степень серьезности нарушения и необходимость предотвращения будущих нарушений. В результате штрафные санкции теперь могут быть намного выше. Это могло бы побудить нарушителей заключать лицензионные соглашения с правообладателями, в то время как в прошлом они могли рискнуть и стать или, наоборот, не стать ответчиком в суде, в последнем случае сэкономив на выплате роялти.

Недавно в австралийском суде было рассмотрено первое дело, в котором суд применил измененные нормы и позволил истцу взыскать крупную сумму с нарушителя (Mountain Blue Orchards v. Chellew). Федеральный суд вынес решение в пользу Mountain Blue. Суд обязал Chellew уничтожить растения, используемые с нарушением, и выплатить Mountain Blue290.000 австралийских долларов в качестве компенсации. Эта сумма включает компенсационные убытки, дополнительные убытки, проценты и судебные издержки. Это дело является одним из первых, где суд принял во внимание внесенные в закон изменения, которые дают судам больше возможностей для наказания нарушителя.

Закон Австралии (ст. 57) предусматривает освобождение от ответственности в случае невиновного нарушения, когда нарушитель не знал о существовании исключительного права на сорт растения.

Япония.Законодательство Японии считает нарушением права на сорт растения любые действия, совершаемые в отношении сорта без разрешения правообладателя. Нарушением также считается неиспользование корректного наименования сорта, а также использование охраняемого наименования или сходного с ним наименования в отношении иного сорта.

Статья 34 Закона об охране сортов растений предусматривает механизм облегчения бремени доказывания факта нарушения, презюмируя суммы понесенного правообладателем ущерба в том или ином случае (доход, полученный ответчиком; предполагаемое лицензионное вознаграждение (роялти))110.

Финляндия. Лицо, нарушающее права селекционеров или положения раздела 22 об использовании наименования сорта, преднамеренно или по небрежности, должно будет возместить убытки за использование сорта и возместить любые другие убытки, вызванные нарушением. Если халатность незначительная, сумма ущерба может быть скорректирована.

Если нарушение прав селекционера или нарушение положений раздела 22 об использовании наименования сорта не является преднамеренным или небрежным, нарушитель обязан возместить убытки только в той степени, которая считается разумной.

Компенсация за нарушение прав селекционера или за нарушение положений раздела 22 об использовании наименования сорта может быть запрошена только за пять лет, предшествующих возбуждению иска о возмещении ущерба111.

Тайвань. Согласно ст. 40 и 41 Закона о сортах растений (The Plant Variety and Plant Seed Act)112в случае нарушения права на сорт растения правообладатель может требовать возмещения убытков от любых лиц, которые умышленно или небрежно нарушают право на сорт растения. При предъявлении требования о возмещении для расчета его размера может быть использован любой из следующих вариантов:

1)

разница между прибылью, фактически полученной правообладателем после нарушения прав на сорт растения, и прибылью, обычно ожидаемой от использования такого сорта;

2)

прибыль, которую нарушитель фактически получил в результате нарушающей деятельности; если нарушитель не может представить доказательства затрат и/или необходимых расходов, весь доход, полученный от продажи нарушителем нарушающих статей, может считаться прибылью нарушителя.

В дополнение к требованиям, изложенным в предыдущем пункте, владелец права на сорт растения или его исключительный лицензиат могут отдельно потребовать сумму вознаграждения, соответствующую ущербу его деловой репутации в результате нарушения.

Беларусь. Статья 34 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XІІ «О патентах на сорта растений» (с изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным конституционным законом № 108-З от 04 января 2014 г.)113устанавливает, что в случае нарушения исключительного права на сорт растения патентообладатель вправе потребовать прекращения нарушения, возмещения лицом, нарушившим исключительное право на сорт растения, убытков, а также применения иных способов защиты в соответствии с законодательством. Согласно статье 33 Закона нарушением исключительного права на сорт растения признается использование сорта растения без согласия патентообладателя.

Киргизия. Согласно ст. 28 Закона Кыргызской Республики № 79 от 13 июня 1998 г. «О правовой охране селекционных достижений» (в ред. 2015 г.)114владелец патента вправе требовать от нарушителя: возмещения убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения прав владельца патента, вместо возмещения убытков. Там же отмечено, что указанные меры применяются по выбору владельца патента.

Литва. В статье 41(5) Закона Литвы «Об охране новых сортов растений» 2001 г. (с изменениями, внесенными в 2012 г.)115предусмотрено, что при оценке размера ущерба (убытков), фактически понесенного в результате нарушения прав, установленных настоящим Законом, суд учитывает существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытками.

Размер упущенной выгоды исчисляется с учетом дохода, который был бы получен в результате использования сорта растения.

Вместо требования возмещения фактически понесенного ущерба (убытков) в результате нарушения прав, установленных настоящим Законом, правообладатель может заявить требование о вознаграждении, которое причиталось бы ему, если бы нарушитель запросил разрешение на использование охраняемого сорта (т. е. заключил лицензионный договор). Если нарушитель действовал умышленно или по неосторожности может быть взыскано двойное вознаграждение.

В случае неумышленного нарушения, суд может взыскать с нарушителя прибыль, которая должна включать в себя все, что нарушитель сохранил и/ или получил путем нарушения прав. Прибыль нарушителя определяется и взыскивается независимо от факта получения или неполучения прибыли правообладателем. При определении прибыли нарушителя правообладатель обязан предъявить только доказательства, которые подтверждали бы валовой доход, полученный нарушителем; сумма чистой прибыли (прибыли после вычета расходов) должна быть доказана самим нарушителем.

Польша. Согласно Закону Польши «Об охране новых сортов растений» от 26 июня 2003 г. (в ред. от 26 июня 2017 г.)селекционер, исключительное право которого было нарушено, вправе потребовать от лица, которое нарушило такое право:

1)

прекратить нарушение права;

2)

устранить результаты нарушения;

3)

возместить причиненный ущерб в соответствии с общими принципами, или

 

уплатив определенную сумму денежных средств, соответствующую лицензионному сбору, который подлежал бы уплате в случае заключения лицензионного соглашения; в случае виновного нарушения сумма вознаграждения может быть неоднократной, но не выше тройного вознаграждения;

4)

вернуть полученные доходы.

Китай.Законодательство Китая содержит следующие меры ответственности за нарушение прав на новые сорта растений:

1)

взыскание фактического ущерба истца в связи с нарушением;

2)

взыскание незаконной прибыли нарушителя, полученной в результате его деятельности;

3)

в случае невозможности применения указанных мер – взыскание разумных роялти в качестве эталона для определения размера убытков. Истец обязан представить суду доказательства, чтобы определить компенсацию на основе любого из следующих критериев. В случае существенного нарушения компенсация может быть увеличена в один-три раза. В случае, если ни один из вышеперечисленных способов расчета неприменим, суд принимает решение о компенсации в размере не более чем 3000000 юаней117.

США. § 2546 Закона США об охране сортов растений 1970 г. (в ред. 2018 г.) предусматривает возможность взыскания убытков в случае нарушения права на сорт растения. Согласно данному параграфу суд присуждает убытки, достаточные для компенсации нарушения, но не менее разумной суммы роялти за использование сорта нарушителем, а также проценты и расходы, установленные судом. Если ущерб не определен присяжными заседателями, то его определяет суд. В любом случае суд может увеличить размер установленного ущерба, но не более чем в три раза от установленной суммы118.

Таким образом, в большинстве правопорядков основной мерой ответственности за нарушение прав патентообладателей в отношении селекционных достижений является взыскание убытков. В то же время некоторые страны позволяют правообладателям (судам) увеличивать взыскиваемую сумму убытков в 2-3 раза с учетом определенных факторов, например: с учетом степени вины нарушителя, его поведения и т.п., что позволяет убыткам выполнять не только компенсационную, но и превентивную функцию.

1. Действующее российское законодательство не предусматривает компенсацию в качестве меры ответственности за нарушение исключительного права на селекционное достижение. В то же время компенсация предусмотрена в качестве меры ответственности за нарушение патентных прав, которые имеют много общего с правами на селекционные достижения. Целесообразно предусмотреть в отношении селекционных достижений возможность применения компенсации, как это уже сделано в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

2. Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев патентообладатели заявляют требования о взыскании однократной стоимости лицензионного соглашения, что не побуждает нарушителей заключать лицензионные соглашения с правообладателями на этапе появления намерения использовать селекционное достижение.

Представляется, что за нарушение исключительного права на селекционное достижение можно предусмотреть такую же возможность взыскания компенсации, как это предусмотрено в отношении других объектов интеллектуальных прав:

2.1. В твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов).

При этом требует дополнительного обсуждения вопрос о том, как определить минимальные и максимальные пределы размера компенсации в данном случае: возможна аналогия с иными объектами интеллектуальных прав (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей) либо может быть установлен более высокий предел размера компенсации (как для патентного права, если будет принято решение об увеличении минимального и/или максимального размеров для объектов патентного права).

Указанный способ расчета применим в отношении: производства и воспроизводства; доведения до посевных кондиций для последующего размножения; предложения к продаже; продажи и иных способов введения в гражданский оборот; вывоза с территории Российской Федерации; хранения в вышеуказанных целях.

2.2. В размере кратной стоимости права использования.

Применительно к данному способу расчета компенсации следует отметить, что ставка роялти - наиболее трудноопределимый параметр. Возможно использование в качестве ориентира документов, утверждающих ставки роялти в соответствующем регионе (например, размер ставки лицензионного сбора за использование сортов сои в Амурской области утвержден приказом ФГБНУ ВНИИ сои N 11-0 от 16 января 2018 г. в сумме 50 рублей за 1 га посева).

Указанный способ расчета применим в отношении следующих действий: производство и воспроизводство; доведение до посевных кондиций для последующего размножения; предложение к продаже; продажа и иные способы введения в гражданский оборот; вывоз с территории Российской Федерации; хранение в вышеуказанных целях.

2.3. В отношении ввоза на территорию РФ возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (по аналогии с тем, как это предлагается сделать в отношении нарушения исключительного права на товарный знак, связанного с ввозом контрафактной продукции на территорию РФ).

3. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не исключительного права, а «иного» интеллектуального права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку в действующем законодательстве уже есть случаи, в которых компенсация может применяться не за нарушения исключительных прав (ст. 1299 и 1300 ГК РФ), то представляется допустимым установление компенсации за нарушение права на наименование в твердой фиксированной сумме.

4. В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае умышленных нарушений, при грубой неосторожности возможен штрафной характер компенсации (увеличение кратности взыскиваемого размера стоимости права использования до 2- или даже 3- кратного).

5. К данному разделу в виду сходства вопросов, связанных с нарушением исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, и вопросов нарушения исключительных прав на селекционные достижения, применимы также выводы, сделанные в подп.2 и 4 п. 3 § 6.

Согласно пункту 1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В настоящее время в мире нет устоявшегося определения сферы секрета производства. Это динамически развивающаяся область, точные границы которой постоянно смещаются. Так, L. Keene указывал: «Нарушение конфиденциальности является развивающейся областью права, границы которого не являются неизменными, но могут меняться для того, чтобы отражать изменения в обществе, технологиях и бизнес практике»119. Активное развитие этой области в России показывает существенные изменения понятия ноу-хау, происходившие в последние десятилетия, в том числе и изменения уже в рамках действующего ГК РФ. В этой связи не приходится говорить и о единых устоявшихся подходах как к регулированию этого объекта, так и к ответственности за нарушения прав на секреты производства.

Анализ определения секрета производства показывает, что к нему может быть отнесена по сути любая информация в указанной сфере при выполнении условий по ее охране120. При этом закон не задает условий формализации такой информации, что делает невозможным сравнение нескольких объектов по определенным признакам (форме, формуле технического решения и т.д.), что влияет на правовой режим и условия привлечения к ответственности.

1. Особенности права на секрет производства, влияющие на определение пределов ответственности

1.1. Статья 1466 ГК РФ определяет, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. Данное определение ставит исключительное право на секрет производства в ряд с другими исключительными правами, что позволяет предположить общность правового регулирования, в том числе, и в сфере ответственности.

Включение секретов производства в сферу интеллектуальной собственности является общепризнанным в мире, в целом секреты производства относят к новым, развивающимся моделям в сфере интеллектуальной собственности121. При этом существует очевидная тенденция включения прав на секреты производства в число имущественных прав122.

Такой подход соответствует Соглашению ТРИПС, согласно которому «закрытая информация» прямо отнесена к категории «интеллектуальная собственность» (п. 2 ст. 1 ч. 1). Соглашение обязывает страны-участники охранять «закрытую информацию» от несанкционированного использования (разд. 7, ст. 39).

Сами страны имеют возможность выбора инструментария для регулирования отношений. В то же время специфика объекта заставляет предусматривать для него подходы, отличающиеся от традиционных для других результатов интеллектуальной деятельности. Показательно, что в Великобритании достаточно долго обсуждался вопрос о разработке самостоятельного кодекса о конфиденциальности123.

1.2. В то же время характеристика права на секрет производства является весьма дискуссионным вопросом. Так, в странах англо-саксонского права продолжаются дискуссии о том, насколько права на конфиденциальную информацию могут относиться к «имуществу»124. В нашей стране некоторыми авторами отмечалось, что у создателя результата интеллектуальной деятельности, являющегося содержанием ноу-хау, есть лишь фактическая монополия на соответствующую информацию125. Но большинство авторов считают правильным закрепление исключительного права на этот объект126. Однако и при этом отмечается своеобразие права на секрет производства, его ограниченность. Так, в силу ограниченности исключительного права на секрет производства В.А. Дозорцев характеризовал его как «квазиабсолютное»127.

Рассматривая исключительное право на ноу-хау в целом следует отметить, что фактически правообладатель контролирует доступ к соответствующей информации, а не ее использование любым лицом. Именно поэтому такое право не может быть оценено как абсолютное, а его нарушение не может произойти со стороны любого лица. На практике круг потенциальных нарушителей права на ноу-хау ограничен лицами, получившими соответствующую информацию от правообладателя, а это значит, что цепочки нарушения будут исключением, а не правилом.

1.3. Выше указывалось на отсутствие требования формализации объекта применительно к ноу-хау. Однако, как отмечал В.А. Дозорцев, обособление, являющееся условием установления монополии, необходимой для рыночных отношений, остается обязательным для закрепления исключительного права. «Но если раньше исключительное право закреплялось только на те результаты, которые поддавались лишь формальному обособлению, то в новых условиях оно должно устанавливаться на результаты, формальному обособлению не поддающиеся или не подвергаемые, а обособляемые только фактически, и при невозможности или нецелесообразности формального акта обособления. Значение приобрели другие способы обособления, и прежде всего такая форма, как сохранение интеллектуального продукта в секрете, конфиденциальность, которая стала условием предоставления охраны. Такое обособление тоже дает монополию, хотя и не абсолютную, а относительную, но она достаточна для пуска продукта в экономический оборот. Правовой механизм должен был быть приспособлен к радикальному изменению системы обособления объекта. Фактическое обособление тоже порождает исключительное право, но на основе особого правового механизма, основанного на запрете несанкционированного раскрытия конфиденциальности, составляющего элемент законодательства о предотвращении недобросовестной конкуренции»128.

Отмеченная специфика обособления секрета производства как объекта, а также его неизвестность третьим лицам (определение секрета производства, содержащееся в п. 1 ст. 1465 ГК РФ прямо указывает, что соответствующие сведения должны являться неизвестными третьим лицам) приводит к фактической невозможности для третьих лиц идентифицировать соответствующий объект и даже просто обоснованно предположить, что соответствующие сведения охраняются.

Соответственно, это препятствует привлечению к ответственности лиц, не имевших информации о контрафактном характере продукции, а также затрудняет применение механизмов, предполагающих стимулирование раскрытие источника происхождения объекта.

1.4. Одной из важнейших черт исключительного права на секрет производства является возможность принадлежности права независимо нескольким лицам, возможность параллельного сосуществования исключительных прав разных лиц на секрет производства129.

Так, пункт 2 ст. 1466 ГК РФ устанавливает, что лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Это, в свою очередь, влияет не только на характер права, но и на возможность участника рынка определить правообладателя.

2. Особенности привлечения к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства

2.1. Пункт 1 ст. 1472 ГК РФ определяет, что нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с п. 2 ст. 1468, п. 3 ст. 1469 или п. 2 ст. 1470 ГК РФ, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Пункт 2 этой статьи прямо указывает важный случай освобождения от ответственности: лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в рамках данной статьи.

Таким образом, законодатель определяет в качестве основного нарушения разглашение соответствующей информации. Делает на этом акцент и Верховный Суд Российской Федерации, указывая в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 10: «К ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (ст. 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласили (ст. 14 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", статья 17 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации")»130.

2.2. В судебной практике споры по поводу секретов производства преимущественно связаны либо с разглашением определенной информации, либо с непринятием мер по ее защите одной из сторон договора (в том числе в связи с определением охраноспособности объекта, выполнения договора о передаче секрета производства и т.д.).

Нарушения, выражающиеся в распространении продукции, изготовленной с определенным секретом производства, являются скорее исключением, а не правилом. В качестве примера можно привести Постановление СИП РФ от 4 марта 2015 г. по делу № А40-151594/2013. В нем Суд по интеллектуальным правам указал: «Таким образом, технические условия являются документацией, связанной с производством пищевой продукции, а производство является одним из способов введения товара в гражданский оборот. Поскольку правообладатель - общество «Доктор Чай» согласия на использование секрета производства БАД «Фиточай» ответчикам не давало, суды первой инстанции и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу о нарушении исключительного права истца, в связи с чем правомерно удовлетворили заявленные к соответчикам требования». В данном случае ответчиками были заказчик (бывший правообладатель, передавший исключительное право на секрет производства истцу) и производитель. Продавцы (аптеки) к ответственности не привлекались. Таким образом и в этом примере круг нарушителей ограничен.

2.3. В связи с множественностью в мире подходов к охране секретов производства и отсутствием унифицированных моделей регулирования, говорить о единой практике также не приходится.

Пожалуй, самым распространенным средством в защите интересов правообладателей секрета производства являются иски о защите конфиденциальности131. В странах англо-саксонского права существуют и специфические доктрины, определяющие возможности привлечения к ответственности нарушителя. В качестве примера подобной доктрины можно отметить «доктрину трамплина», суть которой заключается в том, что лицо, которое получило информацию как конфиденциальную, не должно использовать ее как трамплин для деятельности, наносящей ущерб лицу, сделавшему информацию конфиденциальной132. Можно заметить, что и здесь необходимо знание о конфиденциальном характере информации.

2.4. Следует также заметить, что в силу сохранения информации в тайне определение стоимости соответствующего результата интеллектуальной деятельности представляется затруднительным для лица, которое может являться потенциальным нарушителем и, соответственно, лишь в редких случаях будет охватываться его умыслом. При этом следует учитывать, что лицо, участвующее в распространении соответствующей продукции, скорее всего вообще не будет владеть информацией о секрете производства и, поэтому, не сможет оценить возможные границы причиняемого правообладателю ущерба.

2.5. Таким образом:

-

третье лицо практически не имеет возможности выявить наличие охраняемого секрета производства в реализуемой продукции;

-

оно также лишено возможности определить границы действия права или сравнить его с другими результатами;

-

само право по своему содержанию связывается с контролем за движением информации, полученной от правообладателя;

- закон прямо исключает ответственность лица, которое не знало и не должно было знать, что использование секрета производства является незаконным;

-

типовое нарушение связывается с разглашением информации, а не перепродажей изготовленной продукции;

-

оценка (даже приблизительная) стоимости секрета производства и размера возможного ущерба обычно является невозможной для иных участников гражданского оборота.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ответственность за продажу материальных носителей, содержащих определенные секреты производства, должна строиться лишь на основании общих моделей ответственности, но без применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.

Проведенное исследование позволяет сформулировать основные выводы, которые могут послужить основой для дальнейшей работы над совершенствованием законодательства в части регулирования компенсации как меры ответственности за нарушение исключительных прав.

1. Существующая система норм ГК РФ, регулирующих компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительного права, несмотря на неоднократное внесение изменений и поправок, не позволяет в достаточной мере успешно защищать интересы правообладателей, что свидетельствует о необходимости более серьезного пересмотра данных положений.

2. Институт компенсации оказывает существенную помощь правообладателям в борьбе с нарушениями исключительных прав в современных условиях, когда сложность доказывания убытков от таких нарушений сочетается с их широкой распространенностью и чрезвычайной легкостью их совершения. Поэтому представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительных прав и даже расширить ее применение, но при этом установить разумный баланс в ее применении, препятствующий использованию компенсации в качестве способа обогащения правообладателей,

Очевидно, что для этих целей необходимо внести на законодательном уровне изменения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев условия возникновения данного вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизировав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.

3. Институт компенсации в целом не должен отходить от модели строгой ответственности предпринимателей. Иное решение в настоящее время не имело бы никаких оснований. В то же время для преодоления проблем, возникающих в связи с наличием правила о взыскании компенсации при отсутствии вины нарушителей-предпринимателей, решением может стать переход к виновной ответственности таких лиц в определенных случаях.

4. Хотя тенденция сближения компенсации с убытками очевидна, необходимо сохранить те важные и полезные черты компенсации, которые способствуют лучшей защите интересов правообладателей. В частности, необходимо по-прежнему исходить из презумпции наличия убытков у правообладателя и не требовать от него их подтверждения для применения данной меры ответственности.

5. Нынешнее состояние законодательства практически не учитывает различия объектов интеллектуальных прав с экономической точки зрения и особенности способов нарушений.

Виды компенсации должны стать более дифференцированными, в большей степени учитывающими специфику тех или иных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также специфику способов их незаконного использования.

6. Целесообразно предусмотреть более высокую планку расчета компенсации в твердой сумме, одновременно закрепив, что она применяется, например, в случае сокрытия нарушителем объемов нарушения. При раскрытии таких объемов предоставить суду возможность перейти на иные варианты расчета компенсации, которые также следует сделать более разнообразными в зависимости от особенностей видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и от способов их использования.

7. Изменить правило, устанавливающее прерогативу истца в выборе конкретной разновидности (способа расчета) компенсации. Предоставить судам возможность в определенных, ограниченных, установленных законом случаях осуществлять выбор способа расчета компенсации с тем, чтобы уменьшить вероятность отказа в ее присуждении. Так, можно предусмотреть не свободный выбор правообладателя между тремя разновидностями компенсации, а их последовательную градацию, чтобы виды компенсации, предусматривающие расчет их суммы в зависимости от стоимости экземпляров или права использования, имели приоритет, поскольку дают возможность определить потери правообладателя с разумной степенью достоверности, а компенсация в твердой сумме представляла собой резервный способ защиты, который может быть использован судом, если правообладателю не удалось обосновать размер потерь с помощью других способов расчета или они не могут быть использованы по объективным причинам в конкретной ситуации.

8. В случаях множественности нарушителей целесообразно отказаться от восприятия каждого из них как лица с самостоятельной ответственностью. В ГК РФ нужно установить, что нарушения участников цепочки являются единым нарушением, причем совместный вред может возникнуть в том числе и при отсутствии согласованных действий участников цепочки нарушений.

9. У выявленных нарушителей отсутствует стимул для раскрытия подробностей приобретения ими контрафактной продукции, так как в любом случае они будут отвечать уже за сам факт нарушения без учета их осмотрительности, заботливости и добросовестности. В такой ситуации необходимо оценить целесообразность перехода, хотя бы частичного, на ответственность с учетом вины нарушителя. Фактор вины должен учитываться для «смягчения» ответственности лиц, раскрывших лицо из цепочки, у которого был приобретен контрафактный товар.

Возможно также преобразование солидарной ответственности в долевую. Подобный подход можно использовать, когда розничный продавец не может освободиться полностью от ответственности, но все-таки его вина в нарушении не столь существенна.

10. В случае предъявления требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей в цепочке перепродаж правообладатель должен быть связан своим выбором способа расчета компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.

11. Возможно использование конструкции вторичной ответственности в том понимании, которое существует в правопорядке Великобритании, в целях обоснования и установления виновной ответственности розничных продавцов (и иных лиц, способствующих реализации контрафактных экземпляров). Для этого необходимо ввести критерий «знания» для определения виновной ответственности («не мог и не должен был знать о нарушении при должном уровне заботливости и осмотрительности»).

12. Целесообразно установить, что в случае, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом не за каждый неправомерно используемый результат или средство индивидуализации, а за такое деяние в целом.

При этом множественный характер нарушений исключительных прав должен учитываться при определении судами размера компенсации как квалифицирующий признак, влекущий увеличение ее размера.

Аналогичный подход возможен и в случаях нарушений в сети Интернет и других информационно-телекоммуникационных сетях. Одновременное предоставление доступа к целому ряду результатов интеллектуальной деятельности может расцениваться как единое нарушение (компенсация также может взыскиваться в твердом размере, например при невозможности установить количество скачиваний отдельных результатов интеллектуальной деятельности).

13. Следует закрепить законодательно возможность получения одним из правообладателей его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску. При этом нужно также предусмотреть требование обязательного оповещения всех остальных соправообладателей о поданном иске (истцом или судом), но не делать непременным условием рассмотрения такого иска участие в нем других соправообладателей в качестве соистцов или третьей стороны.

Возможен и другой вариант – предоставить любому из правообладателей (также при условии обязательного оповещения остальных соправообладателей) право взыскать всю сумму компенсации с нарушителя в пользу всех правообладателей и распределить ее между ними в соответствии с их соглашением, а при его отсутствии – поровну. Этот вариант удобен в случаях, когда речь идет о нарушении прав соавторов или сопатентообладателей, однако он вряд ли применим для случаев, в которых истцом выступает один из правообладателей, чьи права нарушены в ситуации множественного правонарушения, если он не связан с другими потерпевшими, а имеет самостоятельные права.

14. Целесообразно закрепление в ГК РФ в качестве основных способов расчета компенсации за нарушение авторских и смежных прав двух таких способов:

1)

кратного размеру стоимости права использования произведения;

2)

в твердом размере.

В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров произведения следует установить, что он может применяться только к случаям реализации контрафактных экземпляров (а также к случаям незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей в случаях, когда количество скачиваний поддается подсчету).

Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы (предусмотренной в п. 2 ст. 1311 ГК РФ) на другие материальные носители в отношении случаев нарушений в области смежных прав.

В связи с существенным сходством правового регулирования представляется возможным распространить общие правила, касающиеся способов расчета компенсации за нарушение авторских и смежных прав на случаи нарушения исключительных прав на топологии интегральных микросхем.

15. Компенсацию в твердой сумме за нарушение авторских и смежных прав следует установить в более широких рамках, увеличив ее максимальный размер до 10000000 рублей.

В некоторых случаях может быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации – в процентах к стоимости оригинала произведения (для воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, для практической реализации произведений архитектуры). Такой способ расчета может рассматриваться как разновидность компенсации в твердой сумме.

16. Компенсацию, кратную стоимости права использования произведения или объекта смежных прав следует сохранить в двукратном размере. Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет доказано, что нарушение исключительного права было допущено лицом без вины, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости права использования, а в случае вины в форме небрежности, использования в некоммерческих целях либо при других смягчающих обстоятельствах – до полуторакратной стоимости права. В то же время в случае, если нарушение носило заведомо умышленный характер, было длительным, причинило существенный вред и т.п., суд вправе поднять размер компенсации до 3-кратной стоимости права использования произведения.

В качестве дополнительного критерия можно также установить ограничение максимального размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости права использования, но не более 10000000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме).

17. Базовый размер компенсации кратной стоимости экземпляров произведения или объекта смежных прав также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом он может быть снижен или, напротив, повышен в зависимости от тех или иных обстоятельств. В частности, в случае нарушения исключительного права без вины, или если имелись смягчающие вину нарушителя обстоятельства, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Повышенный размер компенсации в случаях, когда нарушение было особенно тяжким, также может быть определен в двукратном (или даже трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Также может быть установлен общий максимальный размер взыскиваемой суммы: не более 10000000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме).

18. Представляется, что удаление или изменение информации об авторском праве в отсутствие незаконного использования произведения (подп.1 п.2 ст.1300 ГК РФ) должно влечь взыскание компенсации в твердом размере. Возможно, следует также указать, что ответственность не должна наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных целей.

Целесообразно ограничить применение мер ответственности по подп.2 п. 2 ст.1300 ГК РФ случаями, когда лицо намеренно (виновно) - зная или имея достаточные основания полагать - совершало данное нарушение.

Компенсация по подп. 2 п. 2 ст.1300 ГК РФ должна применяться альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст.1301 ГК РФ). При этом, в случае выбора в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст.1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском праве равно как использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве должно рассматриваться, как отягчающее обстоятельство при расчете размера компенсации за это нарушение.

19. В отношении компенсации за удаление технических средств защиты авторских и смежных прав следует для тех случаев, когда происходит одновременное совершение одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп.1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, установить, что взыскание компенсации возможно только за нарушение исключительного права, а удаление технических средств защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий на увеличение размера присуждаемой автору или иному правообладателю компенсации.

В случае применения подп. 2 п. 2 ст.1299 ГК РФ, поскольку заявить требование о взыскании компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в нем действиями, возникает вероятность того, что с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения. В связи с этим целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в твердом размере для тех случаев, когда правообладатели будут испытывать затруднения с определением размера причиненного им ущерба.

20. Предлагается установить твёрдый размер компенсации в случае незаконного ввоза на территорию РФ товара, маркированного товарным знаком, когда этот товар не введен в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер компенсации следует различать в зависимости от того, ввезен оригинальный товар или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения. Представляется возможным установление размера компенсации в процентном отношении от стоимости ввезенного товара.

Аналогичные последствия можно установить также за незаконный ввоз на территорию РФ продукта, в котором использовано изобретение, или полезная модель, или изделия, в котором использован промышленный образец, а также за незаконный ввоз семян или племенного материала селекционного достижения.

21. В случае нарушения исключительного права на товарный знак, когда ответчиком использовалось сходное, а не тождественное обозначение, и отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что ответчик намерено имитировал товарный знак с целью завладеть репутацией ответчика, следует учитывать вину нарушителя.

22. В случаях, когда нарушения не связаны непосредственно с введением товаров в оборот, например в случае использования товарного знака в рекламе, доменном имени и т.п., следует рассчитывать компенсацию в твердом размере.

23. В случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет о промышленном производстве товаров. При этом в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем скорее всего не одновременно, компенсация должна взыскиваться только в тех случаях, когда истец не может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства товаров с использованием ГУ или НМПТ. В связи с этим следует отказаться от применения способа расчета компенсации в размере, кратном стоимости контрафактных товаров.

24.Нужно предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде взыскания компенсации в случае отсутствия вины нарушителя или возможность снижения ее размера в случае вины в форме неосторожности. При этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также что он прекратил использование, когда узнал о его существовании.

25. В отношении споров о нарушении права на ГУ (НМПТ) возможны два варианта обращения в суд:

1)

предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков или компенсации в свою пользу – в отношении компенсации см. абз. 1 п. 13 выводов);

2)

предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между ними суммы полученного возмещения).

Вариант, предусматривающий предъявление иска одним из правообладателей и взыскание им всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными правообладателями, представляется в этом случае не реализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между всеми правообладателями.

26. Целесообразно ввести компенсацию в качестве меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование, установив достаточно высокий размер компенсации в твердой сумме – например, 500000 рублей, – и указав, что он применяется, если нарушитель не раскроет финансовые показатели деятельности, осуществленной с нарушением исключительного права на фирменное наименование. Если ответчик раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:

1)

при возможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от такой выручки;

2)

при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от всей выручки (при этом процент должен быть ниже, чем в предыдущем случае).

27. Целесообразно распространить на случаи нарушения исключительного права на коммерческое обозначение возможность применения института компенсации, руководствуясь той же моделью, что в отношении фирменных наименований.

28. В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также существующие два способа ее расчета следует сохранить в законодательстве.

В то же время в отношении компенсации в твердой сумме целесообразно рассмотреть вопрос об изменении минимального и максимального пределов размера компенсации (в сторону увеличения). Существующие в настоящее время в отношении этих объектов пределы (от 10000 до 5000000 рублей) могут быть недостаточными и потому неэффективными.

В случае неумышленных нарушений патентных прав возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до 3- кратного.

При расчете компенсации в размере, кратном стоимости права использования в случае неумышленных нарушений, возможно взыскание компенсации в однократном размере, а в случае особо серьезных нарушений – увеличение взыскиваемого размера стоимости права использования до 2- или 3- кратного.

Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать при определении стоимости права использования. В качестве основы для этого могут быть использованы формулы (тесты), которые применяются в западных правопорядках для установления размера т.н. разумных роялти (reasonable royalty fees).

29. Целесообразно предусмотреть возможность применения компенсации в отношении селекционных достижений, как это сделано в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов:

1)

в твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов);

2)

в размере двукратной стоимости права использования. При этом возможно использование в качестве ориентира для определения такой стоимости документов, утверждающих ставки роялти в соответствующем регионе, используемые в настоящее время в практике заключения лицензионных договоров.

В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до 3- кратного.

30. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не исключительного, а «иного» интеллектуального права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку в действующем законодательстве предусмотрены случаи, в которых компенсация может применяться не за нарушения исключительных прав (ст. 1299 и 1300 ГК РФ), то допустимо установление компенсации за нарушение права на наименование в твердой фиксированной сумме.

31. Ответственность за продажу материальных носителей, содержащих определенные секреты производства, должна строиться на основании общих моделей ответственности, без применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.

32. Для всех видов компенсации необходимо разработать методики подсчета размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и истцам при подаче исковых заявлений достаточно точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

33. Целесообразно отказаться от применения административной ответственности за нарушение исключительных прав наряду с гражданско-правовой ответственностью (компенсацией).

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Концепция совершенствования законодательства о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – Концепция) подготовлена в соответствии с планом научных работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета на 2019-2020 гг. федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».

2. Концепция исходит из того, что институт компенсации, представляющей собой меру гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, введенный в российское законодательство об интеллектуальных правах в начале 1990-х гг. в целях облегчения для авторов и иных правообладателей взыскания возмещения за нарушения их имущественных прав, сыграл свою положительную роль, но в современных условиях нуждается в корректировке.

3. Компенсация впервые была введена в 1992 г. в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее – Закон об охране программ для ЭВМ), а затем Законом РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) распространена на все объекты авторских и смежных прав. В 2002 г. положения об этой мере ответственности были также включены в п.4 ст.46 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ) (далее – Закон о товарных знаках).

Первоначально данная мера ответственности устанавливалась только в виде минимального и максимального пределов денежного взыскания, кратного установленному законом размеру минимальной месячной оплаты труда (МРОТ). В отношении программ для ЭВМ и баз данных - от 5000 до 50000 МРОТ, в отношении иных объектов авторских и объектов смежных прав - от 10 до 50000 МРОТ, для товарных знаков и наименований мест происхождения товара – от 1000 до 50000 МРОТ. Во всех случаях подчеркивалось, что компенсация взыскивается вместо возмещения убытков.

В 2004 г. в Закон об авторском праве были введены еще два вида компенсации - «в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав». В дальнейшем подобный подход, предусматривающий три доступных правообладателю вида (способа расчета) компенсации, был закреплен и в четвертой части ГК РФ.

В настоящее время в ГК РФ общие положения о компенсации содержатся в п. 3 ст. 1252, а специальные нормы о компенсации за нарушение прав на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации содержатся в ст. 1299, 1300, 1301, 1311, 1406?, 1515 и 1537 ГК РФ.

4. Характерно, что если в Законе об авторском праве было прямо указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков, то в п. 3 ст. 1252 ГК РФ сказано лишь, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, а правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Тем самым остается открытым вопрос о том, следует ли при взыскании компенсации суду исходить из наличия убытков (то есть в случае, если будет доказано, что убытков не было, компенсация не может быть взыскана) либо их наличие или отсутствие по-прежнему не имеют значения.

Также в пункте 2 ст. 49 Закона об авторском праве содержалось положение о том, что «обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом», что свидетельствовало о допустимости неоднократного взыскания компенсации каждым потерпевшим, за каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, за каждое нарушение исключительного права, что могло приводить к взысканию с нарушителя сумм, значительно превышающих причиненный им вред. Данное положение было включено в общем виде в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, однако в 2014 г. в результате изменений, внесенных ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №35-ФЗ), данное положение было исключено из ГК РФ. Одновременно в пункт 3 ст. 1252 ГК РФ было включено правило о том, что, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или средство.

Эти и другие изменения в ГК РФ указывают на изменение тенденции к восприятию компенсации как превентивной меры (по типу статутных убытков в законодательстве США) к восприятию ее в целом как восстановительной (компенсаторной) меры.

5. Положения о компенсации регулярно толковались в различных актах высших судов – как в виде абстрактного толкования, так и в решениях по отдельным делам. Существенную роль в формировании судебной практики сыграли: совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК РФ»; Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.. Значительное число разъяснений, посвященных компенсации, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее – Постановление Пленума ВС №10).

6. Вопросы применения действующих положений ГК РФ о компенсации несколько раз были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации: в частности, Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление КС № 28-П); Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда» (далее _ Постановление КС № 40-П).

Конституционный Суд РФ в п. 2 Постановления от № 28-П признал положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ о компенсации не соответствующими статьям 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. Также Конституционный Суд РФ в п.1 Постановления от № 40-П признал подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК Российской Федерации не соответствующим статьям 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. Поправки в указанные статьи ГК РФ, призванные учесть позицию Конституционного Суда РФ, пока не приняты.

7. Анализ судебной практики свидетельствует о существующей устойчивой тенденции к снижению взыскиваемого размера компенсации. Регулярно в делах о нарушении исключительных прав судами используется указание на то, что размер компенсации должен определяться «исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя». Очевидно, что в таких случаях суды предпринимают попытку исключить возможность неосновательного обогащения правообладателя, так как указание на восстановительный характер компенсации дополняется в судебных актах разъяснением, что по итогам взыскания компенсации правообладатель должен быть поставлен в то имущественное положение, «в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно».

В делах об одновременном нарушении исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности постепенно выработалась практика снижения судами заявляемой правообладателем суммы компенсации до минимального размера (10 000 рублей) за каждый из объектов, а на основе Постановления КС № 28-П в ситуациях множественности объектов суды стали снижать сумму компенсации ниже минимального размера, иногда устанавливая её произвольно (например, в 1 руб.). Это приводит к ситуациям, в которых правообладатели не только не компенсируют свои потери от нарушений исключительных прав, но и не могут вернуть понесенные судебные расходы.

8. Представляется, что действительно следует исходить из того, что компенсация (как альтернатива взыскания убытков) носит восстановительный (компенсаторный) характер. Однако это не означает, что восстановление имущественного положения правообладателя всегда может быть достигнуто путем простого определения стоимости проданного экземпляра контрафактного товара. Возмещение имущественных потерь правообладателя, понесенных им в связи с нарушением его исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, сопряжено с определенными сложностями, на решение которых и направлен институт компенсации.

9. Институт компенсации оказывает существенную помощь правообладателям в борьбе с нарушениями исключительных прав в современных условиях, когда сложность доказывания убытков от таких нарушений сочетается с их широкой распространенностью и чрезвычайной легкостью их совершения. Поэтому представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответственности за нарушения исключительных прав и, возможно, даже расширить ее применение.

В то же время очевидно, что необходимо внести на законодательном уровне изменения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев условия возникновения данного вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизировав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.

1.1. Обязательство по выплате компенсации относится к мерам гражданско-правовой ответственности. Возникновение подобного рода обязательств связано с наличием вреда у потерпевшего, противоправности и вины причинителя вреда, причинно-следственной связи между вредом и противоправным поведением причинителя вреда. При этом некоторые из указанных условий обладают спецификой.

Так, на законодательном уровне закреплены разные условия ответственности для граждан и предпринимателей. Для граждан обязательство по выплате компенсации возникает только при наличии вины (абз. 1 п. 3 ст. 1250 ГК РФ), тогда как предприниматели несут такую ответственность независимо от вины (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Поскольку нарушителями интеллектуальных прав выступают, как правило, предприниматели, то в целом институт компенсации относят к случаям строгой ответственности.

Особое положение занимают также условия о вреде и противоправности. В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Таким образом, факта нарушения интеллектуальных прав достаточно для того, чтобы условия о вреде и противоправности считались наступившими. Далее все спорные вопросы возникают исключительно в части определения размера компенсации.

Судебная практика связывает условие о вреде с условием о вине. Согласно п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно). Тем самым вина также оказывает влияние на условие о вреде, который должен быть компенсирован правообладателю.

1.2. Действующее регулирование приводит к возникновению проблем в области правоприменения, связанных с правилом о безвиновной ответственности предпринимателей за нарушение исключительных прав.

На практике нередко происходит взыскание компенсации с лиц, которые очевидно не могли и не должны были знать о нарушении при должном уровне заботливости и осмотрительности. В частности, такое может случиться при продаже розничным продавцом товара, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной деятельности (например, журнал, в котором незаконно использована фотография, являющаяся объектом авторских прав, продается в торговом центре).

1.3. Институт компенсации в целом не должен отходить от модели строгой ответственности предпринимателей. Такое решение в настоящее время не имело бы никаких оснований.

В то же время для преодоления проблем, возникающих в связи с наличием правила о взыскании компенсации при отсутствии вины нарушителей-предпринимателей, решением может стать переход в определенных случаях к ответственности указанных лиц за вину.

В действующем российском законодательстве встречаются примеры перехода от безвиновной ответственности к ответственности за вину (п. 2 ст. 901 ГК РФ) и обратные примеры, когда происходит переход от более мягкой к более строгой ответственности (п. 2 ст. 1104 ГК РФ).

Европейские правопорядки также имеют тенденцию переносить ряд случаев из категории строгой ответственности в категорию ответственности за вину. В большинстве случаев выбор в пользу виновной или безвиновной ответственности зависит не от того, какой ответственность является объективно, а от того, какое решение правопорядок считает более эффективным. Из-за этого в различных правопорядках одни и те же случаи регулируются по-разному. Например, ответственность владельца поврежденного здания в Германии построена на началах вины, тогда как французское право строит ответственность в аналогичном случае по правилам строгой ответственности.

В частности, о возможности перехода к ответственности за вину говорится в п. 3.2, 3.5, 3.7 раздела II и п. 1.4, 2.3, 4.4, 5.4, 7.3 и 7.4 раздела III настоящей Концепции.

2.1. В российском законодательстве предусмотрены три способа расчета компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (компенсация в твердом размере); 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров объекта интеллектуальных прав; 3) в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта тем способом, который использовал нарушитель (см., например, ст. 1301 ГК РФ). В нормах, посвященных компенсации за нарушение тех или иных видов исключительных прав, имеются некоторые отличия, обусловленные особенностями объектов правовой охраны и их правового режима. Например, в ст. 1537 ГК РФ отсутствует такой вид компенсации, как двукратный размер стоимости права использования, поскольку исключительное право на географические указания и наименования мест происхождения товаров необоротоспособно.

Правообладатель, обращающийся за защитой своих исключительных прав, имеет альтернативу – потребовать взыскания убытков в общем порядке или взыскания компенсации.

2.2. Размер компенсации (наличие минимального и максимального предела компенсации в твердой сумме, двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров или стоимости права использования) свидетельствует о сознательном намерении законодателя установить достаточно высокий размер компенсации, который может превышать размер причиненных нарушителем убытков.

Такая позиция соответствует положению абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК, которым в общем виде для деликтных обязательств предусмотрена возможность взыскания с нарушителя гражданских прав компенсации сверх возмещения вреда в случаях, установленных законом.

Несмотря на это в правоприменительной практике данный институт проявляет черты, характерные для правил о взыскании убытков. Объединяющим фактором является критерий соразмерности, на соответствие которому проверяется судами сумма компенсации, заявляемая правообладателем. В практике судов указывается на восстановительный характер данного института и не реализуется идея о том, что компенсация может подразумевать взыскание с нарушителя бо?льших сумм, чем требуется для возмещения потерь правообладателя.

2.3. При выявлении нарушения исключительного права, выражающегося во введении в гражданский оборот контрафактных материальных носителей, в которых незаконно выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, либо в незаконном размещении результата интеллектуальной деятельности в Интернете, правообладатель, как правило, видит лишь вершину айсберга, не имея возможности установить реальные объемы нарушения и просчитать их последствия в виде упущенной выгоды. Помимо прямых экономических потерь правообладатель зачастую несет репутационные потери, дополнительные расходы на поиск нарушителей и пресечение их противоправной деятельности и др.

Взыскание компенсации призвано заменить взыскание убытков, поскольку определение точного размера понесенных в результате нарушения исключительного права имущественных и иных потерь представляет собой в сфере интеллектуальных прав очень большую проблему. Чаще всего установить точный объем нарушения практически невозможно, а в остальных случаях расчет потерь с экономической точки зрения крайне сложен, поскольку требует учета множества факторов.

Хотя тенденция сближения компенсации с убытками очевидна и, возможно, правильна, необходимо сохранить те важные и полезные черты компенсации, которые способствуют лучшей защите интересов правообладателей. В частности, необходимо по-прежнему исходить из презумпции наличия убытков у правообладателя и не требовать от него их подтверждения для применения данной меры ответственности.

2.4. Действующее законодательство практически не учитывает как разницу объектов интеллектуальных прав с экономической точки зрения, так и разные способы нарушений.

Виды компенсации должны стать более дифференцированными, в большей степени учитывающими специфику тех или иных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также специфику способов их незаконного использования.

2.5. Наиболее сбалансированной с экономической точки зрения видится возможность взыскания компенсации в виде кратной стоимости права. Она позволяет учесть как особенности объекта, подлежащего защите, так и особенности конкретного нарушения.

Изучение зарубежного законодательства и судебной практики позволяют сделать вывод о том, что именно этот вид упрощенного взыскания убытков (упущенной выгоды) в случаях нарушения исключительных прав известен большинству правопорядков и применяется наиболее часто и широко.

Вместе с тем применительно к данному способу расчета компенсации должны быть определены параметры, с учетом которых кратность взыскиваемой суммы стоимости права могла бы меняться в зависимости от конкретных обстоятельств в определенных пределах. Необходима также разработка критериев, по которым должна методологически верно определяться сумма компенсации.

2.6. Компенсация в размере двукратной стоимости экземпляров (товара) не является универсальной, так как может быть применена практически только к тем нарушениям интеллектуальных прав, которые связаны с введением экземпляров в гражданский оборот.

При этом единая формула расчета суммы компенсации оказывается экономически ущербной – она создавалась в период, когда стоимость контрафактного товара была существенно ниже стоимости легальных товаров. В случае если речь идет о контрафакте, который максимально приближен к легальному товару как по качеству, так и по цене, его двукратная стоимость может существенно превышать мыслимые имущественные потери правообладателя.

Таким образом, и в этом случае требуется определенная вариативность в определении пределов, в которых кратность взыскиваемой стоимости экземпляров могла бы меняться в зависимости от конкретных обстоятельств нарушения.

2.7. Выбор истцом расчета компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей (в твердой сумме) дает суду наибольшие возможности для усмотрения. В пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 перечислены обстоятельства, которые должны учитываться судом при определении размера компенсации в подобных случаях. Однако изучение судебной практики показывает, что суды в решениях не приводят каких-либо развернутых обоснований в отношении присуждаемых ими сумм компенсации, а лишь ссылаются на п. 64 Постановления в общем виде.

Способ расчета компенсации в твердой сумме не стимулирует нарушителя раскрывать реальные объемы нарушения, при этом внешне часто выглядит экономически необоснованным, поскольку идея законодателя о том, что объем нарушения больше, чем видят правообладатель и суд, может не находить подтверждения в доказательствах по делу.

Представляется целесообразным предусмотреть более высокую планку расчета компенсации в твердой сумме, одновременно закрепив, что она применяется, например, в случае сокрытия нарушителем объемов нарушения. При раскрытии таких объемов предоставить суду возможность перейти на иные варианты расчета компенсации, которые также следует сделать более разнообразными в зависимости от особенностей видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и от способов их использования.

Следует предусмотреть в ГК более экономически точную модель расчета компенсации в твердой сумме. Необходима также разработка методик расчета такой компенсации, которые учитывали бы специфику видов объектов и способов нарушений.

2.8. Характерной чертой компенсации, установленной в тексте закона и последовательно поддерживаемой в судебной практике, является прерогатива истца не только в выборе компенсации вместо убытков, но и в выборе конкретной ее разновидности (способа расчета). В этом проявляется одна из причин, по которым в законодательстве предусматривается компенсационный механизм для защиты исключительных прав, а именно сложность в доказывании убытков, причиняемых правообладателю нарушением.

Суд не наделен полномочиями по самостоятельной переквалификации требования правообладателя. Правообладатель же, напротив, в процессе рассмотрения дела имеет возможность изменить свой выбор в отношении способа расчета компенсации (п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

На практике это в ряде случаев приводит к тому, что суды отказывают истцу в присуждении компенсации вследствие того, что он не может обосновать тот расчет суммы, который выбрал.

Следует изменить данное правило таким образом, чтобы предоставить судам возможность в определенных, ограниченных, установленных законом случаях осуществлять выбор способа расчета компенсации с тем, чтобы уменьшить вероятность отказа в ее присуждении. Так, можно предусмотреть вместо свободного выбора правообладателем одной из трех разновидностей компенсации, их последовательную градацию, чтобы виды компенсации, предусматривающие расчет их суммы в зависимости от стоимости экземпляров или стоимости права использования, имели приоритет, поскольку дают возможность определить потери правообладателя с разумной степенью достоверности, а компенсация в твердой сумме представляла собой резервный способ защиты, который может быть использован судом, если правообладателю не удалось обосновать размер потерь с помощью других способов расчета или они не могут быть использованы по объективным причинам в конкретной ситуации.

3.1. Множественность в праве проявляется во многих аспектах и предполагает возникновение различных правовых моделей. В частности, множественность проявляется в двух моделях: активной и пассивной. В случае с активной моделью множественность предполагает наличие нескольких лиц на стороне кредитора. Применительно к сфере интеллектуальной собственности речь идет об обладателе интеллектуальных прав. В случае с пассивной моделью множественность предполагает наличие нескольких лиц на стороне должника. Должниками применительно к сфере интеллектуальной собственности являются все иные лица, которым противостоят правам правообладателей. Разновидностью таких лиц являются нарушители интеллектуальных прав.

Согласно пункту 6.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В абзаце 1 п.71 Постановления Пленума ВС № 10 разъясняется, что в случае ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. А в абзаце 3 п. 71 того же Постановления указано, что положение о солидарной ответственности (ст. 323 ГК РФ) применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам п. 2 ст. 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда (абз. 4 п. 71 Постановления Пленума ВС № 10).

Лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя (абз. 3 п. 73 Постановления Пленума ВС № 10).

3.2. Признание каждого нарушителя (в случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами) лицом с самостоятельной ответственностью приводит к ряду негативных последствий. В частности, правообладатель не только получает возможность предъявить требование о взыскании компенсации к каждому нарушителю, но и добивается судебного взыскания компенсации в размере, не учитывающем возможные выплаты других нарушителей. Тем самым создается очевидный перекос в сторону интересов потерпевшего.

Другим негативным последствием выступает то, что в условиях безвиновной ответственности нарушителей на практике нередко происходит необоснованное взыскание компенсации с лиц, которых следовало бы освободить от уплаты компенсации в силу отсутствия вины (не могли и не должны были знать о нарушении при должном уровне заботливости и осмотрительности).

Концентрация внимания потерпевших на «крайних» нарушителях и невозможность последних освободиться от ответственности порождают ситуацию, когда у такого нарушителя отсутствует стимул для раскрытия информации в отношении лиц, которые предоставили ему товар, произведенный с нарушением исключительных прав правообладателей. Вместе с тем наибольший урон правам правообладателей наносят именно производители контрафактного товара (которые часто выступают также в качестве оптовых продавцов этой продукции). В такой ситуации правовое регулирование должно быть направлено, в первую очередь, на пресечение случаев производства и оптовой продажи контрафактного товара, а не на привлечение к ответственности отдельных мелких нарушителей исключительных прав (розничных продавцов). Однако это обстоятельство не находит отражения в действующем законодательстве и судебной практике.

В силу отсутствия дифференциации ответственности между производителями/оптовыми продавцами контрафактных товаров и розничными продавцами, также возрастает число случаев умышленного сокрытия информации об оптовом продавце/стороне по сделке, у которого был приобретен товар, произведенный с нарушением исключительных прав. Более того, раскрытие указанных лиц может негативно сказаться на объеме ответственности выявленных нарушителей. В частности, в условиях солидарной ответственности всех нарушителей отдельный нарушитель, раскрывая данные об оптовом продавце/стороне по сделке, одновременно должен принять на себя ответственность за контрафактный товар, который был произведен или реализован стороной по сделке другим лицам. В такой ситуации для нарушителя наиболее выгодно поведение, при котором он не предоставляет вообще никаких данных как об источнике приобретения контрафактного товара, так и о его объеме.

3.3. Как правило, цепочка нарушителей возникает из-за того, что один из них не может (или не хочет) полноценно довести товар, в котором незаконно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, до конечного потребителя. В классическом варианте это два лица: оптовый и розничный продавцы. Для правообладателя (потерпевшего) убытки практически идентичны вне зависимости от того, передал ли оптовый продавец розничному продавцу товар на реализацию или распространил товар среди конечных потребителей сам, так как количество конечных потребителей в обоих случаях одинаковое. В таком случае с точки зрения потерпевшего все участники цепочки совершают единое нарушение.

Исходя из компенсаторной функции компенсации следует заключить, что компенсация в случае множественности нарушителей одного исключительного права может взыскиваться как плата за одно (единое) нарушение.

3.4. По действующему законодательству (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ) множественность нарушителей возникает, если единое нарушение совершается лицами, совместно причинившими вред. Принципиально содержание категории «совместно причиненный вред» может включать в себя два вида случаев: когда действия причинителей вреда объединены общим умыслом и когда каждый из причинителей действует самостоятельно.

То, что случай, в котором действия причинителей вреда объединены общим умыслом, входит в содержание совместно причиненного вреда, не вызывает сомнений. В то же время случай, когда каждый из причинителей действует самостоятельно, также включается каждым из ведущих европейских правопорядков в содержание вреда, причиненного совместно. В частности, в Германии совместным признается вред, причиненный согласованными действиями (§ 830 абз. 1 предл. 1 Гражданского уложения), и когда каждый из причинителей вреда действует самостоятельно (§ 830 абз. 1 предл. 1 Гражданского уложения). При этом для второй ситуации важным является то обстоятельство, что действия любого из сопричинителей могло привести к причинению вреда. Аналогичный подход проявляется в швейцарском правопорядке (ст. 50 и 51 Швейцарского обязательственного закона).

В доктрине российского гражданского права также считается допустимым включение в содержание категории «совместно причиненный вред» случая, когда вред причиняется самостоятельными и не согласованными действиями различных лиц, которые даже могут не знать о действиях друг друга (например, этой точки зрения придерживалась Е.А. Флейшиц, в настоящее время - Н.В. Тололаева).

Судебная практика, которая ранее склонялась к тому, что при совместном причинении вреда необходима согласованность действий, в последнее время переходит на иную позицию, соответствующую подходу, преобладающему в доктрине. Наиболее ярким примером является Постановление Конституционного Суда РФ от 07 апреля 2015 г. № 7-П, в котором суд признал наличие совместного вреда при самостоятельных и несогласованных действиях угонщика и лица, впоследствии укравшего угнанный автомобиль.

Таким образом, квалификация вреда как причиненного совместно не зависит от того, согласованными или нет были действия нарушителей: любой из этих случаев может порождать причинение совместного вреда. Единственным ограничителем для случаев несогласованного причинения вреда может выступать причинно-следственная связь между вредом и действиями нарушителей. Однако применительно к компенсации и цепочке нарушителей причинно-следственная связь между их действиями и вредом, причиненным потерпевшему, является явной и не может служить основанием для исключения кого-либо из нарушителей из перечня лиц, несущих ответственность перед правообладателем.

В ГК РФ таким образом нужно уточнить, что нарушения участников цепочки являются единым нарушением и совместный вред может возникнуть при отсутствии согласованных действий участников цепочки нарушений.

3.5. У выявленных нарушителей отсутствует стимул для раскрытия подробностей приобретения ими контрафактной продукции, так как в любом случае они будут отвечать уже за сам факт нарушения без учета их осмотрительности, заботливости и добросовестности. В такой ситуации необходимо оценить целесообразность перехода, хотя бы частичного, на ответственность с учетом вины нарушителя.

Очевидно, фактор вины должен учитываться только для «смягчения» ответственности лиц, раскрывших нарушителя из цепочки, у которого был приобретен контрафактный товар.

На практике такое положение может применяться следующим образом. Изначально правообладатель предъявляет требование о выплате компенсации розничному продавцу. Розничный продавец для того, чтобы получить «смягченные» льготные условия привлечения к ответственности, сообщает данные об оптовом продавце, у которого был приобретен товар. Оптовый и розничный продавцы привлекаются в процесс как солидарные нарушители, причинившие совместный вред. При этом оптовый продавец несет ответственность без вины, а розничный продавец – на началах вины. Если розничный продавец доказывает соблюдение должной осмотрительности и заботливости при покупке товара у оптового продавца, первый может быть полностью освобожден от ответственности перед правообладателем. Если же розничный продавец не смог доказать должный уровень осмотрительности и заботливости, то он отвечает солидарно с оптовым продавцом. Важным обстоятельством является то, что оптовый и розничный продавец выступают соответчиками в судебном процессе, и суд имеет возможность оценить причинно-следственную связь между действиями продавцов и наступившим вредом.

3.6. Совместно причиненный вред порождает солидарную ответственность участников цепочки нарушений. Эта позиция органично согласуется как с общим правилом о совместном причинении вреда (ст. 1080 ГК РФ), так и со специальным положением, предусмотренным для защиты исключительных прав (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ). Особенностью солидарной ответственности в таких случаях является то, что она может быть преобразована в долевую ответственность, но только по воле правообладателя.

Однако солидарная ответственность не во всех случаях должна применяться в классическом виде, когда каждый из нарушителей в полном объеме отвечает перед потерпевшим, а потом имеет право компенсировать половину уплаченной суммы с другого нарушителя. В доктрине рассматриваются иные случаи солидарной ответственности, в которых нарушители отвечают не только в разном размере, но и не в объеме причиненного каждым из них вреда, что, например, может быть использовано как стимул для одного из нарушителей раскрыть иных нарушителей. В швейцарском правопорядке, например, солидарная ответственность участников дорожно-транспортного происшествия распределяется не по размеру причиненного вреда, а на основании того, какое транспортное средство было более общественно опасно – грузовик или велосипед. По существу, происходит преобразование солидарной ответственности в долевую.

Подобный подход можно использовать, когда розничный продавец не может освободиться полностью от ответственности, но все-таки его вина в нарушении была не столь существенна. Поскольку оптовый и розничный продавцы совместно причинили вред, они являются солидарными должниками в текущем понимании солидарной ответственности перед правообладателем на 100%. Тот нарушитель, кто возместит правообладателю вред в размере 100%, будет иметь требование к другому нарушителю в размере приходящейся на него доли. Таким образом, «крайний» участник цепочки принимает на себя риск неплатежеспособности первоначальных нарушителей. Но если такой нарушитель раскрыл информацию о лицах, у которых был приобретен товар, произведенный с нарушением исключительного права правообладателя, но не может освободиться от ответственности в силу отсутствия вины, можно позволить ему перейти на долевую ответственность, если его вина была незначительна (например, выражена в форме легкой небрежности).

3.7. Возможно также использование некоторых аспектов концепции вторичного нарушения, разработанной в англо-саксонском праве. В английском праве различается «основное нарушение» (primary infridgement) и «вторичное нарушение» (secondary infridgement). Основное нарушение совершает не только тот, кто совершает запрещенное законом действие (например, несанкционированное воспроизведение произведения), но и тот, кто «уполномочивает» другое лицо на совершение таких действий. Вторичное нарушение совершают лица, вступающие в коммерческие отношения с правонарушителем в связи с изготовленными экземплярами произведения. При этом, конечно, такое лицо должно знать, что речь идет о контрафактных копиях.

Статья 23 Закона Великобритании об авторском праве, объектах дизайна и патентах 1988 г. признает нарушителем лицо, которое без наличия лицензии:

а)

владеет в ходе осуществления бизнеса;

б)

продает или передает внаем, или предлагает, или выставляет на продажу либо для найма;

в)

в ходе осуществления публичных деловых выставок или распространения;

г)

распространяет иначе, чем в ходе осуществления бизнеса, до степени, которая наносит ущерб обладателю авторского права, объекты, являющиеся контрафактными (и знает это или имеет основания полагать, что это так).

Одним из ключевых вопросов при применении норм о «вторичных» нарушениях является степень «предвидимости» нарушения. Оценивая предвидимость нарушения, суд пытается определить, пришел ли бы к соответствующим выводам усредненный «разумный человек». При этом недостаточно только обстоятельств, заставляющих «разумного человека» подозревать наличие нарушения. Необходимо также наличие у лица достаточного времени для оценки всех обстоятельств. Суды исходят из того, что продавец зачастую может не знать, что приобретенный им товар является контрафактным, и необходимость защиты оборота заставляет возложить обязанность доказывания на истца.

Применение конструкции вторичной ответственности в том понимании, которое существует в правопорядке Великобритании, позволит обосновать и установить виновную ответственность розничных продавцов (и иных лиц, способствующих реализации контрафактных экземпляров). Для этого необходимо ввести критерий «знания» для определения виновной ответственности(«не знал и не мог знать», применяемый в настоящее время к информационным посредникам - ст. 1253.1 ГК РФ).

4.1. Активная модель множественности на стороне кредитора представляет собой множественность потерпевших – правообладателей.

В статье 49 Закона об авторском праве было установлено, что обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации «за каждый случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом». Эта норма затем была перенесена в четвертую часть ГК РФ и закреплена в п. 3 ст. 1252 ГК в общем виде как действующая в отношении всех тех случаев, в которых Кодексом предусмотрена возможность взыскания компенсации.

Данное положение закона трактовалось таким образом, что под случаями неправомерного использования понимали каждый случай фиксации такого рода нарушений (прежде всего – каждый случай приобретения у нарушителя контрафактного экземпляра). Одновременно это же правило свидетельствовало (наряду с другими положениями Кодекса о содержании исключительного права) в пользу того, что отдельным нарушением является незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каждым способом использования, упомянутым в ГК РФ. Кроме того, сложилась практика, в соответствии с которой в случаях, когда в одном контрафактном экземпляре (товаре) были выражены несколько незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (например, на электронном диске записаны несколько песен, на товар нанесены несколько товарных знаков), такие ситуации также рассматривались как отдельные случаи незаконного использования. Наконец, если в контрафактном экземпляре (товаре) был выражен один результат интеллектуальной деятельности, но у него были несколько правообладателей, то подобная множественность потерпевших тоже рассматривалась как несколько нарушений, поскольку считалось необходимым обеспечить защиту интересов каждого правообладателя в равной мере и гарантировать получение каждым правообладателем не менее минимального размера компенсации в твердой сумме (10000 руб.).

Подобный подход приводил к тому, что суды, исходя из компенсаторной функции компенсации, стремились избежать взыскания значительных сумм, получающихся в результате сложения минимальных размеров компенсации в твердой сумме для случаев множественности нарушений.

4.2. Указанное положение в 2014 г. было исключено из п. 3 ст. 1252 ГК РФ, причем предполагалось, что это приведет к тому, что выплата компенсации по каждому зафиксированному правообладателем факту нарушения не будет считаться обязательной. Одновременно в п. 3 ст. 1252 ГК РФ было включено правило о том, что, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или средство. Подсчет числа нарушений стал производиться исходя из количества незаконно использованных результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации. Это означало, что если у таких результатов по несколько авторов/правообладателей, то каждый из них в случае выплаты компенсации за нарушение в минимальном размере получит лишь долю этой компенсации (которая может быть менее 10 тыс. рублей).

Наконец, для ситуации, когда в контрафактном товаре выражены несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному и тому же правообладателю, было установлено, что общий размер компенсации за нарушение прав на них (с учетом характера и последствий нарушения) может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Эти положения Гражданского кодекса в Постановлении Пленума ВС № 10 получили разъяснения, направленные на дальнейшее ограничение действия правил о компенсации применительно к множественности случаев незаконного использования (п.56, 60, 63, 64).

4.3. Тем не менее предпринятые меры оказались недостаточными, о чем свидетельствуют и складывающаяся судебная практика и принятые в течение нескольких последних лет постановления Конституционного Суда РФ по конкретным делам. В частности, в Постановлении КС № 28-П он признал не соответствующими Конституции Российской Федерации подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями.

Изменения в ГК РФ, направленные на учет выводов постановления Конституционного Суда РФ, еще не приняты, а разъяснения Верховного Суда РФ в Постановлении Пленума ВС № 10, хотя и направлены на минимизацию случаев множественности нарушений, не могут решить данный вопрос кардинально в отсутствии соответствующих законодательных норм, поскольку в п. 3 ст. 1252 ГК РФ прямо установлено, что в случае, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или каждое средство индивидуализации.

4.4. Сходный подход закреплен в § 504(с) Закона США об авторском праве, согласно действующей редакции которого статутные убытки взыскиваются с каждого нарушителя за каждое незаконно использованное одно произведение. При этом в самом § 504(с) прямо указано, что «для целей настоящего подраздела все части компиляции или производного произведения составляют одно произведение». Тем не менее при решении конкретных споров возникают вопросы о том, в каких случаях нарушения касаются одного или различных произведений. В подобных случаях для целей определения размера статутных убытков американскими судами используются:

1) «функциональный тест» (functional test), ставящий целью выяснить, имеют ли отдельные произведения, объединенные в одно, самостоятельную экономическую ценность, могут ли они существовать по отдельности;

2) тест «формы обнародования» (issuance test), позволяющий оценить, выпускались ли произведения, права на которые нарушены, по отдельности.

4.5. Вместе с тем минимизация размера компенсации посредством толкования того, что в п. 3 ст. 1252 ГК следует понимать под каждым неправомерно используемым результатом или каждым средством индивидуализации (произведением, исполнением, товарным знаком), представляется неперспективной, поскольку предполагает отступления судов от сложившейся классификации таких результатов и средств индивидуализации. Кроме того, даже при таком подходе во многих случаях будет сохраняться ситуация, в которой суд будет вынужден взыскать компенсацию за несколько результатов или средств индивидуализации, и эта компенсация также может выглядеть несоразмерной правонарушению.

Очевидно, правильнее пересмотреть точку зрения на то, что считать в подобных случаях одним правонарушением. Например, израильское законодательство рассматривает все нарушения, совершенные в рамках единого комплекса мероприятий (действий), как единое нарушение для целей присуждения статутных убытков.

При реализации контрафактного товара мы видим одну единицу такого товара (материальный объект), в которой выражены один или несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (произведений, исполнений, товарных знаков). При этом происходит одновременное незаконное использование всех этих объектов, которое приносит нарушителю определенный доход и причиняет убытки правообладателю. Однако ни полученный доход, ни причиненные убытки не зависят от того, сколько произведений или товарных знаков будет украшать конкретный товар (например, футболку).

Представляется логичным установить, что в случае, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом не за каждый неправомерно используемый результат или средство индивидуализации, а за все деяние в целом.

При этом в ситуации, когда в рамках одного деяния нарушаются исключительные права разных лиц и/или на разные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть происходит одновременно нарушение целого ряда исключительных прав, что может рассматриваться как одно правонарушение, множественный характер нарушений исключительных прав должен учитываться при определении судами размера компенсации как квалифицирующий признак, влекущий увеличение ее размера.

Аналогичный подход возможен и в случаях нарушений в сети Интернет и других информационно-телекоммуникационных сетях. Одновременное предоставление доступа к целому ряду результатов интеллектуальной деятельности может расцениваться как единое нарушение (компенсация также может взыскиваться в твердом размере, например, при невозможности установить количество скачиваний отдельных результатов интеллектуальной деятельности).

4.6. В настоящее время в четвертой части ГК РФ установлено, что в тех случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на эти результат или средство (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Возможность подачи искового заявления одним из сообладателей исключительного права от своего имени в случае нарушения исключительного права, принадлежащего нескольким лицам, создает более благоприятную ситуацию для своевременного пресечения правонарушения, предоставляет больше гарантий защиты интересов правообладателя.

В пункте 69 Постановления Пленума ВС РФ № 10 разъясняется, что при нарушении одним действием исключительного права на один результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий нескольким лицам (например, соавторам или коллективу исполнителей), если в суд обратился один из соавторов при нераздельном соавторстве (один из соисполнителей) при отсутствии соответствующей доверенности от других соавторов, суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение, а также долю компенсации, причитающуюся истцу. При этом иные соавторы привлекаются к участию в деле судом в качестве третьих лиц, сохраняя право на самостоятельный иск. Соавторы также вправе вступить в дело в качестве соистцов.

Вместе с тем неясно, как должны решаться подобные вопросы, если в суд обратится один из нескольких правообладателей, не являющийся при этом соавтором или соисполнителем. Непонятно также, как быть, если суду не удастся привлечь к участию в суде кого-то из соавторов (или их всех). Вряд ли также такое разъяснение будет способствовать претворению в жизнь основной идеи, ради которой данный порядок был предусмотрен в п. 3 ст. 1229 ГК РФ – возможно более раннего пресечения нарушений исключительных прав.

4.7. Со сходными проблемами сталкиваются и другие правопорядки. Причем во многих странах (например, в США, Великобритании, Германии, Южной Корее) в сфере авторского права один из соправообладателей может самостоятельно подать иск в суд. В любом случае требуется, чтобы в тех случаях, когда возможна подача иска одним из правообладателей, остальные должны быть уведомлены о поданном иске. А в Германии предусмотрено, что один из соавторов, предъявивший требования, вытекающие из совместного авторского права, может требовать возмещения убытков только для всех соавторов. Это означает, что он должен назвать каждого соавтора произведения и потребовать возмещения всем соавторам вместе. В области патентных прав и прав на товарные знаки чаще устанавливается требование, чтобы все правообладатели присоединились к иску.

При существенных различиях в подходах к решению указанных вопросов, очевидно, что не допускается многократное взыскание убытков разными соправообладателями. В случаях, когда возможна подача иска одним из правообладателей, речь идет либо о выплате ему его доли возмещения, либо о взыскании им всей суммы и распределении ее между всеми соправообладателями.

4.8. Следует закрепить законодательно возможность получения одним из правообладателей его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску. Целесообразно также предусмотреть требование обязательного оповещения всех остальных соправообладателей о поданном иске (истцом или судом), но не делать непременным условием рассмотрения такого иска участие в нем других соправообладателей в качестве соистцов или третьей стороны.

Возможен и другой вариант – предоставить любому из правообладателей (также при условии обязательного оповещения остальных соправообладателей) право взыскать всю сумму компенсации с нарушителя в пользу всех правообладателей и распределить ее между ними в соответствии с их соглашением, а при его отсутствии – поровну.Этот вариант удобен в случаях, когда речь идет о нарушении прав соавторов или сопатентообладателей, однако его применение может быть затруднительным, когда истцом выступает один из правообладателей, чьи права нарушены в ситуации множественного правонарушения, если он не связан с другими потерпевшими, а имеет самостоятельные права (например, в одном контрафактном товаре были выражены несколько произведений, принадлежавших разным авторам).

1.1. Компенсация является широко распространенной и действенной мерой ответственности за нарушения авторских и смежных прав. В то же время именно применительно к этим видам прав взыскание компенсации в размерах, заявляемых истцами, все чаще вызывает сомнение судов в соответствии этой меры ответственности ее восстановительной функции, вытекающей из того, что она является альтернативой убытков.

С проблемой очевидного дисбаланса между возможными потерями правообладателей от нарушений и тяжелыми экономическими последствиями взыскания сумм возмещения для нарушителей сталкивались и другие правопорядки.

Так в США, где существует весьма сходный с российской компенсацией институт статутных убытков (statutory damages), который с 1909 г. распространяется на сферу ответственности за нарушения исключительных прав, увеличение установленных законом минимальных и максимальных размеров статутных убытков в 1976 и 1999 гг. привело на практике к тому, что в ряде дел суды были вынуждены отказывать в возмещении потерпевшим от нарушений в данной области (в особенности по коллективным искам) или снижать размер возмещения.

Канада предусматривает ряд ограничений, специфичных для той или иной категории нарушающего поведения. Например, если основным истцом в иске о нарушении исключительных прав является общество по коллективному управлению правами, оно может взыскать только фактический ущерб и прибыль либо статутные убытки в размере от трех до десяти роялти, установленных канадским Советом по авторскому праву, как суд посчитает справедливым. За нарушение прав в коммерческих целях может быть применена установленная законом ответственность в размере от 500 до 20.000 канадских долларов за произведение. В то же время нарушение исключительных прав в некоммерческих целях влечет ответственность только в размере от 100 до 5000 канадских долларов, причем за все произведения, затронутые нарушением. Кроме того, если истец получает от ответчика статутные убытки за такое «некоммерческое» нарушение, ни он, ни кто-либо другой не может в дальнейшем обратиться за взысканием статутных убытков с того же ответчика за любые другие «некоммерческие» нарушения, имевшие место до подачи иска. Канадские суды учитывают при рассмотрении дел о взыскании статутных убытков такие обстоятельства, как добросовестность или недобросовестность ответчика; поведение сторон до и во время разбирательства; и необходимость предотвращения других нарушений авторского права (ст. 38.1 (5) Закона об авторском праве). В некоторых случаях канадские суды могут увеличивать по своему усмотрению размер взыскиваемых сумм по сравнению с требованиями истцов.

В странах, где отсутствует институт статутных убытков, при нарушении исключительных прав, как правило, заявляются требования о возмещении убытков либо требования из неосновательного обогащения. Общей для всех таких правопорядков является позиция, при которой возмещение убытков правообладателя от нарушения исключительных прав должно носить компенсационный характер, равно как во всех случаях практика сталкивается с тем, что для потерпевших составляет большую сложность доказывание размера понесенных убытков.

1.2. Целесообразно закрепление в ГК РФ в качестве основных способов расчета компенсации за нарушение авторских и смежных прав двух из них:

1)

кратного размеру стоимости права использования произведения;

2

в твердом размере.

В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров произведения следует установить, что он может применяться только к случаям реализации контрафактных экземпляров (а также к случаям незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей в случаях, когда количество скачиваний поддается подсчету).

Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы (предусмотренной в п. 2 ст. 1311 ГК РФ) на другие материальные носители в отношении случаев нарушений в области смежных прав.

1.3. Компенсацию в твердой сумме следует установить в более широких рамках, увеличив ее максимальный размер до 10 000 000рублей.

В некоторых случаях может быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации – в процентах к стоимости оригинала произведения (для воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, для практической реализации произведений архитектуры). Такой способ расчета может рассматриваться как разновидность компенсации в твердой сумме.

1.4. Компенсацию, кратную стоимости права использования, с учетом того, что при однократном размере стоимости права использования она не будет никого стимулировать к соблюдению исключительных прав на произведение, следует сохранить в двукратном размере. Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет доказано, что нарушение исключительного права было допущено лицом без вины, то размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости права использования, а в случае вины в форме небрежности, использования в некоммерческих целях либо при других смягчающих обстоятельствах – до полуторакратной стоимости права. В то же время в случае, если нарушение носило заведомо умышленный характер, было длительным, причинило существенный вред и т.п., суд вправе поднять размер компенсации до 3-кратной стоимости права использования произведения.

В качестве дополнительного правила можно также установить ограничение максимального размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости права использования, но не более 10000000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме). Ограничение такого рода может быть преодолено, если истец сумеет доказать, что его убытки превышают максимальный размер компенсации, установленный в законе.

1.5. Базовый размер компенсации, кратной стоимости экземпляров произведения также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом он может быть снижен или, напротив, повышен в зависимости от тех или иных обстоятельств. В частности, в случае нарушения исключительного права без вины, или если имелись смягчающие вину нарушителя обстоятельства, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Повышенный размер компенсации в случаях, когда нарушение было особенно тяжким, также может быть определен в двукратном (или даже трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Также может быть установлен общий максимальный размер взыскиваемой суммы: не более 10000000 рублей (или иной твердой суммы).

1.6. Для всех видов компенсации необходимо разработать методики определения размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и истцам при подаче исковых заявлений достаточно точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

2.1. Статьей 1300 ГК РФ предусмотрена ответственность (возмещение убытков или выплата компенсации по правилам ст. 1301 ГК РФ):

1) за удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве;

2) за воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.

Статья 1310 ГК РФ распространяет действие ст. 1300 ГК РФ на сферу смежных прав.

Поскольку удаление или изменение информации об авторском или смежном праве само по себе еще не означает, что исключительное право нарушено, то в указанном случае компенсация предусмотрена не за нарушение исключительного права, а за приготовление к такому нарушению.

Статья 1300 ГК РФ основана на ст. 12 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., вступившего в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 г. (далее – ДАП). Положения ст.12 требуют не только знания лицом о совершении запрещенного деяния, но и знания (или, по крайней мере, разумного основания для знания) о том, что это деяние будет способствовать совершению акта нарушения авторских прав. Кроме того, ответственность за распространение измененных произведений возлагается на лицо только в том случае, если оно знало, что информация об управлении правами была удалена без разрешения правообладателя.

Главная особенность ст. 1300 ГК РФ состоит в том, что она предназначена для применения вместе с общей нормой об ответственности за нарушение исключительного права. Ситуация, когда компенсация взыскивается дважды за нарушение имущественного права автора или иного правообладателя, не отвечает общеправовому принципу, запрещающему неоднократное привлечение к ответственности лица за одно и то же нарушение. Если нарушитель знал или должен был знать об удалении информации об авторском праве, у правообладателя по вине нарушителя возникают дополнительные убытки. Но если он не мог знать об удаленной или измененной информации, то применение к нему мер ответственности за нарушение по ст. 1300 ГК РФ в дополнение к ответственности за нарушение исключительного права не обосновано.

Нарушение по подп. 2 п .2 ст. 1300 ГК РФ часто неочевидно и не предвидимо для лица, допускающего использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве. То обстоятельство, что, как правило, отсутствует достоверный источник, из которого можно было бы узнать о принадлежности определенному лицу интеллектуальных прав, ставит под вопрос легитимность привлечения к ответственности по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ в тех случаях, когда с экземпляра (в том числе электронного файла) удалены сведения об авторском праве, а получение данной информации объективно затруднено или невозможно (объект авторского права не является известным, не размещен в каталогах и сети Интернет с указанием авторства и т.д.).

Чтобы снизить размер ответственности или избежать ее взыскания ответчики по таким спорам часто указывают на наличие иных источников опубликования произведения, где информация об авторском праве отсутствовала. Поскольку действующая редакция ст. 1300 ГК РФ не содержит критерия вины и не учитывает намерение нарушителя, такие аргументы судами отклоняются. Важность критерия вины и намерения нарушителя для привлечения его к ответственности за нарушение, аналогичное предусмотренному ст. 1300 ГК РФ, подтверждается и зарубежными законодательством и практикой.

2.2. Представляется, что удаление или изменение информации об авторском праве в отсутствие незаконного использования произведения (подп. 1 п. 2 ст. 1300 ГК РФ), должно влечь взыскание компенсации в твердом размере. Возможно, следует также указать, что ответственность не должна наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных целей.

2.3. Целесообразно ограничить применение мер ответственности по подп. 2 п. 2 ст.1300 ГК РФ случаями, когда лицо намеренно (виновно) - зная или имея достаточные основания полагать - совершало данное нарушение.

2.4. Следует установить, что компенсация по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ применяется альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). При этом, в случае выбора в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст. 1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском праве равно как использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве должно рассматриваться, как отягчающее обстоятельство при расчете размера компенсации за это нарушение.

3.1. Согласно ст. 1299 ГК РФ в отношении произведений не допускается:

1)

осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав;

2)

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. Нарушение указанных положений позволяет автору или иному правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ. Статья 1309 ГК РФ распространяет действие ст. 1299 ГК РФ на сферу смежных прав.

Данное положение основано на ст. 11 ДАП, в соответствии с которой государства-участники предусматривают соответствующую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав по настоящему Договору или по Бернской конвенции и ограничивающих действия в отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не допускаются законом. Данная статья фактически оставляет на усмотрение государств-участников способы защиты соответствующих технических средств, поэтому государства существенно разошлись в типе и степени охраны, которую они предоставляют техническим средствам защиты.

Нарушение, описанное в ст. 1299 ГК РФ, создает существенные риски и порождает значительные убытки для правообладателя, в связи с чем последний должен располагать эффективными средствами правовой защиты. При этом следует согласиться с тем, что основной ущерб в таких ситуациях создают именно устройства обхода ограничений или соответствующие услуги, а не единичные действия пользователей. Зарубежные законодательство и судебная практика показывают, что именно на борьбу с производством и введением в оборот таких устройств направлены их основные усилия.

Сложившаяся судебная практика применения ст. 1299 ГК РФ демонстрирует, что нарушение, предусмотренное ст. 1299 ГК РФ, может рассматриваться:

1)

само по себе как неправомерное использование (без ссылок на ст. 1270 ГК РФ);

2)

в совокупности с нарушением ст. 1270 ГК РФ (компенсация взыскивается в целом за нарушение без разграничения);

3)

в совокупности с нарушением, предусмотренным ст.1300 ГК РФ. Возможно и такое применение положений ст. 1299 ГК РФ, которое позволит истцу взыскать отдельно компенсацию по ст. 1270 ГК РФ и по ст. 1299 ГК РФ.

3.2. Наиболее правильный подход к определению характера нарушения, предусмотренного ст. 1299 ГК РФ, заключается в том, чтобы не рассматривать его как самостоятельное нарушение, дающее право на повторное взыскание компенсации.

Совершенные одним лицом нарушение, предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, и нарушение исключительного права не должны рассматриваться как два самостоятельных нарушения, за каждое из которых может быть присуждена компенсация. Действия, образующие состав нарушения по подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, в этом случае фактически направлены на обеспечение неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, то есть не образуют самостоятельного нарушения.

В связи с этим предлагается для тех случаев, когда происходит одновременное совершение одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, установить, что взыскание компенсации возможно только за нарушение исключительного права, а удаление технических средств защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий на увеличение размера присуждаемой автору или иному правообладателю компенсации.

В случае с подп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, поскольку заявить требование о взыскании компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в нем действиями, возникает вероятность того, что с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения. В связи с этим целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в твердом размере для тех случаев, когда правообладатели будут испытывать затруднения с определением размера причиненного им ущерба.

4.1. Основные способы использования товарного знака указаны в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Нарушение исключительного права на товарный знак составляют действия по использованию без разрешения правообладателя (1) тождественного обозначения для идентичных товаров (п. 1 ст. 1484 ГК РФ) или (2) сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3. 1484 ГК РФ). В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено право правообладателя товарного знака требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

4.2. Положения пункта 4. ст. 1515 ГК РФ неоднократно становились предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. В Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П отражена позиция в отношении конституционности положения подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ, применяемого в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товара, маркированного товарным знаком и ранее введенного с согласия правообладателя в оборот в другой стране (параллельный импорт). Данное положение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации, но Конституционный Суд отметил, что размер компенсации за ввоз оригинального товара без согласия правообладателя не может быть таким же, как при ввозе поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара.

На практике возникают сложности при применении указанного подхода Конституционного Суда при расчете компенсации, установленной в размере двукратной стоимости товара или двукратной стоимости права использования (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), поскольку данный размер рассматривается судами в качестве минимально возможного размера (суд не может его снизить с учетом характера нарушения).

4.3. Положения подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны частично не соответствующими Конституции Российской Федерации в Постановлении КС РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П.

Расчет компенсации в двукратном размере стоимости права использования чаще всего осуществляется на основе лицензионного договора, заключенного правообладателем с другими лицами. Однако в случае параллельного импорта данный размер компенсации представляется необоснованно высоким, так как: 1) если ввоз на территорию РФ не состоялся (таможня приостановила выпуск товара), правообладатель получил плату за товар в стране, из которой осуществляется вывоз, поэтому убытки отсутствуют; 2) если бы ввоз товара в РФ был осуществлен, правообладатель потерял бы лишь возможную разницу в цене в стране продажи и в России или роялти, если продажу в России осуществляет лицензиат. Сходные вопросы возникают и в случае, если на территорию РФ ввозится и поддельный товар.

В отношении способа расчета компенсации на основании двукратной стоимости контрафактных товаров существует неопределенность, подлежит ли он применению при ввозе без согласия правообладателя оригинального товара, поскольку из буквального толкования подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что расчет осуществляется исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а в случае параллельного импорта товарный знак нанесен на товар правомерно (с согласия правообладателя).

Предлагается установить твёрдый размер компенсации в случае незаконного ввоза на территорию РФ товара, маркированного товарным знаком, когда этот товар не введен в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер следует различать в зависимости от того, ввезен оригинальный товар или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения. Представляется возможным установление размера в процентном отношении от стоимости ввезенного товара.

4.4. За нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, компенсация взыскивается независимо от его вины (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). В некоторых случаях такой строгий подход вызывает сомнения, например, в случае использования обозначения, которое судом признано сходным до степени смешения с товарным знаком другого лица, так как во многих случаях сложно оценить, будут ли обозначения признаны сходными до степени смешения, более того возможны ситуации, когда такое обозначение регистрируется, используется, и лишь потом его охрана оспаривается и ранее осуществленное использование оказывается неправомерным.

В случае нарушения исключительного права на товарный знак, когда ответчиком использовалось сходное, а не тождественное обозначение, и отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что ответчик намерено имитировал товарный знак с целью завладеть его репутацией, следует учитывать вину нарушителя.

4.5. Исходя из судебной практики, если товарный знак зарегистрирован в государственном реестре, то считается, что розничный продавец должен был знать о нем и удостовериться в наличии разрешения правообладателя на использование. В связи с этим в подобных случаях признается, что розничный продавец действовал виновно, и норма п. 4 ст. 1250 ГК РФ к нему не применяется. Но это не исключает возможности получения от оптового продавца заверения, что товар не контрафактный (ст. 431.2 ГК РФ). В этом случае розничный продавец сможет переложить сумму уплаченной правообладателю компенсации на производителя.

4.6. В случае использования товарного знака в рекламе, в доменном имени и неправомерного использования товарного знака иными способами, не связанными непосредственно с введением товаров в оборот, представляется разумным рассчитывать компенсацию в твердом размере.

4.7. В случае цепочки перепродаж контрафактного товара предлагается рассматривать эти действия как одно нарушение. При предъявлении требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей в цепочке перепродаж правообладатель должен быть связан своим выбором способа расчета компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.

5.1. Статья 1519 ГК РФ предусматривает, что правообладателю принадлежит право использования географического указания (далее – ГУ), наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.

Особенностью ГУ (НМПТ) является то, что в соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на одно и то же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут одновременно принадлежать разным лицам. Таким образом, в отношении ГУ и НМПТ допускается множественность правообладателей (причем обладающих самостоятельными правами на один и тот же объект правовой охраны), что приводит к ограничению исключительного характера права каждого правообладателя, которое выражается в том числе в невозможности осуществлять распоряжение этим правом.

Согласно пункту 3 ст. 1519 ГК РФ незаконным использованием ГУ (НМПТ) признается:

1)

использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными;

2)

использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре указаний и наименований;

3)

использование сходного с зарегистрированным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. Незаконное использование географического указания или наименования места происхождения товара, согласно ст. 1519 ГК РФ, означает использование зарегистрированного ГУ (НМПТ) лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.

5.2. Пункт 2 ст. 1537 ГК РФ предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено ГУ или НМПТ.

Для географических указаний и наименований мест происхождения товаров размер компенсации не может быть определен исходя из стоимости права, что обусловлено необоротоспособностью исключительного права на ГУ (НМПТ).

Нарушения прав на ГУ и НМПТ обладают существенной спецификой в связи с наличием не одного, а нескольких правообладателей, осуществляющих использование ГУ (НМПТ) независимо от других правообладателей. Все они могут иметь различные объемы и сроки производства товаров, различную репутацию как изготовители и нести убытки в разном размере. Они могут обратиться к нарушителю вместе, но могут это сделать по отдельности, так как не связаны друг с другом, если не образуют какое-либо объединение (союз).

Анализ российской судебной практики показал, что правообладатели по делам о защите прав на НМПТ используют оба способа расчета компенсации, которые предусмотрены действующим законодательством. Есть случаи, когда исковые требования заявляют несколько правообладателей одновременно. В некоторых случаях требование заявляет только один правообладатель. Суды учитывают при определении размера компенсации такие факторы, как степень вины ответчика, неоднократность нарушения, продолжительность нарушения, отсутствие доказательств наступления негативных последствий для правообладателя и другие обстоятельства.

Анализ иностранного законодательства по вопросу взыскания компенсации за нарушение прав на наименования мест происхождения товаров, географические указания, указания происхождения показал, что большинство государств предусматривает в качестве меры ответственности за такие нарушения взыскание убытков (реального ущерба, упущенной выгоды, полученного нарушителем дохода). При этом в ряде случаев закон позволяет учитывать степень вины нарушителя при установлении размера ответственности.

5.3. В случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет о промышленном производстве товаров. При этом в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем скорее всего не одновременно, компенсация должна взыскиваться только в тех случаях, когда истец не может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства товаров с использованием ГУ или НМПТ. В связи с этим следует, очевидно, отказаться от применения способа расчета компенсации в размере, кратном стоимости контрафактных товаров.

5.4. Целесообразно предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде взыскания компенсации в случае отсутствия вины нарушителя или возможность снижения ее размера в случае вины в форме неосторожности. При этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также, что он прекратил использование, когда узнал о его существовании.

5.5. В отношении споров о нарушении права на ГУ (НМПТ) представляются возможными два варианта обращения в суд: 1) предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков или компенсации в свою пользу); 2) предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между ними суммы полученного возмещения).

Вариант, предусматривающий предъявление иска одним из правообладателей и взыскание им всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными правообладателями, представляется в этом случае нереализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между всеми правообладателями.

6.1. Содержание исключительного права на фирменное наименование заключается в возможности правообладателя использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

Наличие у правообладателя исключительного права использовать свое фирменное наименование означает запрет на такое использование третьим лицам. Вместе с тем этот запрет не носит универсального, абсолютного характера.

Как отмечено в Типовом законе по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам конкуренции для развивающихся стран (разработанном Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности в 1967 году), использование третьими лицами фирменного наименования допустимо, если в результате такого использования не вводятся в заблуждение потребители. При этом они не вводятся в заблуждение, если имеется существенное различие предприятий по предмету деятельности; если фирменное наименование известно лишь в пределах одной территории; или если к общему элементу в фирменных наименованиях добавлены отличительные элементы, достаточные для различения одного предприятия от другого.

На основе и в развитие этих правил нарушением права на фирменное наименование по ГК РФ является использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения при одновременном соблюдении двух условий: если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность; если фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ). Последствия этого нарушения определены в п. 4 ст. 1474 ГК РФ – юридическое лицо по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

6.2. Зачастую (в том числе в судебной практике на уровне судов первой инстанции) охватываемое п. 3 ст.1474 ГК РФ нарушение исключительного права на фирменное наименование рассматривается как единственно возможное нарушение. Однако отсутствие норм о защите от иных нарушений лишь означает, что иные нарушения исключительного права на фирменное наименование влекут применение общих норм как части первой ГК РФ, так и гл. 69 части четвертой ГК РФ.

Соответственно, при иных нарушениях исключительного права в силу ст. 12 и подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ правообладатель в числе прочего вправе требовать возмещения убытков, но компенсация применена быть не может, так как прямо не предусмотрена положениями § 1 гл.76 ГК РФ.

Дела о нарушении исключительного права на фирменное наименование в целом немногочисленны. Небольшое число имущественных требований по делам о нарушении исключительного права на фирменное наименование, вероятно, вызвано не тем, что такие нарушения не влекут имущественных последствий для правообладателя, а тем, что эти последствия сложно измерить с разумной степенью достоверности. Это предположение подтверждается тем, что в ряде дел о нарушении исключительного права на фирменное наименование заявляются имущественные требования о взыскании компенсации, в удовлетворении которых суды отказывают ввиду невозможности использования такого способа защиты применительно к фирменным наименованиям.

6.3. Таким образом, нуждается в проработке вопрос о возможности распространения института компенсации на случаи нарушения исключительного права на фирменное наименование. Вместе с тем существующие варианты расчета суммы компенсации не подходят к фирменным наименованиям ввиду того, что фирменные наименования индивидуализируют не товары, а само юридическое лицо (и соответственно, его деятельность в целом). С учетом этого нет смысла использовать вариант расчета суммы компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров. Компенсация исходя из двукратной стоимости права использования применена быть не может ввиду невозможности распоряжения исключительным правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Компенсация в твердой сумме возможна, вместе с тем установленный законом минимальный размер ее экономически не сопоставим с вероятными доходами от осуществляемой с нарушением деятельности (а не от продажи товаров).

6.4. Целесообразно ввести компенсацию в качестве меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование, установив достаточно высокий размер компенсации в твердой сумме – например, 500000 рублей – и указав, что он применяется, если нарушитель не раскроет финансовые показатели деятельности, осуществленной с нарушением исключительного права на фирменное наименование. Если ответчик раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:

1)

при возможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от такой выручки;

2)

при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от всей выручки (при этом процент должен быть ниже, чем в предыдущем случае).

6.5. Коммерческое обозначение, как и фирменное наименование, представляет собой средство индивидуализации не товаров, а лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Но в отличие от фирменного наименования оно призвано индивидуализировать не деятельность всего юридического лица, а конкретные торговые, промышленные и другие предприятия.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

Нарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст.1539 ГК РФ). В случае нарушения исключительного права на коммерческое обозначение применяются меры защиты, установленные ст. 1252 ГК РФ. При этом компенсация не может быть взыскана, поскольку такая возможность в ГК РФ не предусмотрена.

Вместе с тем и в отношении коммерческих обозначений имеются те же проблемы, что в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации – сложности установления размера имущественных потерь правообладателя от нарушения.

Целесообразно распространить на случаи нарушения исключительного права на коммерческое обозначение возможность применения института компенсации, руководствуясь той же моделью, что в отношении фирменных наименований.

7.1. В статье 1358 ГК РФ определено содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец - возможность использовать указанные объекты по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В пункте 2 ст. 1358 ГК РФ приведен перечень действий, осуществление которых считается использованием изобретения, полезной модели, промышленного образца. Использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца без разрешения патентообладателя будет считаться нарушением патентных прав (с учетом исключений, указанных в ст. 1359 и 1360 ГК РФ).

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Статья 1406.1 ГК РФ текстуально повторяет положения ст. 1301 ГК РФ, но предусматривает лишь два варианта расчета суммы компенсации, не допуская исчисления суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

7.2. На практике для расчёта компенсации за нарушение права на изобретение, полезную модель, промышленный образец чаще всего используется способ расчета компенсации, основанный на твердой денежной сумме. Правообладатели выбирают его, поскольку для использования расчета в двукратном размере стоимости права использования необходимы сведения о стоимости права использования объекта интеллектуальных прав, которыми правообладатель не всегда располагает.

В ряде случаев суды удовлетворяют исковые требования в полном объеме, взыскивая компенсацию в размере, запрашиваемом в исковом заявлении, но зачастую снижают ее размер. При этом ссылки судов на основания удовлетворения исковых требований обычно носят общий характер: нельзя понять, почему судом принято решение о том или ином конкретном размере компенсации.

Данная проблема может быть решена на уровне разъяснений высших судебных инстанций путем определения того, какие специфические для патентов факторы должны учитываться при расчете компенсации в твердой сумме. В частности, к таким факторам могут быть отнесены объемы производства, а также, составляет ли запатентованный объект основу производимой и/или реализуемой нарушителем продукции или только его незначительную часть.

7.3. В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также действующие два способа ее расчета следует сохранить в действующем законодательстве.

В то же время в отношении компенсации в твердой сумме целесообразно рассмотреть вопрос об изменении минимального и максимального пределов размера компенсации (в сторону увеличения). В отношении этих объектов существующие пределы (от 10000 до 5000000 рублей) могут быть недостаточными и потому неэффективными.

В случае неумышленных нарушений патентных прав возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до 3- кратного.

В отношении незаконного ввоза товаров (изделий) на территорию РФ, если они не были введены в оборот (задержаны на таможне), возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (как предлагается сделать в отношении аналогичного нарушения исключительного права на товарный знак – п. 4.3 данного раздела Концепции).

7.4. В зарубежной доктрине отмечается возможность установления шкалы патентных нарушений, главным критерием в которой будет являться степень вины нарушителя права на соответствующий объект патентных прав. При расчете компенсации в размере кратном стоимости права использования в случае неумышленных нарушений возможно взыскание компенсации в однократном размере, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера стоимости права использования до 2- или 3-кратного.

Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать при определении стоимости права использования. В качестве основы для этого могут быть использованы формулы (тесты), которые применяются в западных правопорядках для установления размера т.н. разумных роялти (reasonable royalty fees).

8.1. Характеристика исключительного права на селекционное достижение содержится в ст. 1421 ГК РФ. Оно раскрывается через исчерпывающий перечень действий, совершение которых с семенами и племенным материалом селекционного достижения требует разрешения патентообладателя.

Для правильного понимания сферы действия исключительного права на селекционное достижение необходимо учитывать способность растений и животных к размножению, неразрывную связь с сельским хозяйством, ветеринарией, промышленным семеноводством и производством продуктов питания, а также ограниченный период жизни растений и животных.

В связи с этим в содержание исключительного права на селекционное достижение входят действия, направленные на производство и воспроизводство (размножение) селекционного достижения, а также другие правомочия патентообладателя, связанные с коммерциализацией сорта (породы) как на территории РФ, так и в иностранном государстве и включающие предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский оборот; вывоз с территории РФ и ввоз на территорию РФ.

Исключительное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал, то есть на растение или его часть, используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то есть на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы, которые были получены соответственно из семян или от племенных животных, если такие семена или племенные животные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя. Исключительное право распространяется также на зависимые селекционные достижения, т.е. такие сорта растений или породы животных, которые существенным образом наследуют признаки другого селекционного достижения (п. 4 ст. 1421 ГК РФ).

Примерный перечень нарушений прав на селекционные достижения содержится в ст.1446 ГК РФ. К числу нарушений наряду с нарушениями исключительного права отнесены также действия, связанные с присвоением ненадлежащего наименования селекционного достижения.

Главной мерой ответственности за нарушение права на селекционное достижение является взыскание убытков на основании ст. 15 ГК РФ. Компенсация как мера ответственности за нарушения исключительных прав на селекционные достижения не предусмотрена, поэтому применяться не может.

8.2. В настоящее время в России в спорах о нарушениях прав на селекционные достижения правообладатели взыскивают с нарушителей убытки в виде лицензионного вознаграждения, которое правообладатель получил бы, если бы нарушитель обратился к нему за разрешением использовать селекционное достижение. Для расчета лицензионного вознаграждения правообладатели используют либо фиксированные суммы роялти, установленные в соответствующем регионе, либо размер вознаграждения, установленный в ранее заключенных с нарушителем лицензионных соглашениях.

В немногочисленных случаях, когда правообладатели предпринимают попытки обосновать убытки в виде неполученного дохода и неполученной прибыли, суды не принимают представленные ими доказательства.

8.3. Согласно статье 94 Регламента № 2100/94 Совета Европейского Союза «О правах на селекционные достижения в Европейском сообществе» нарушитель права на охраняемый сорт растения может преследоваться правообладателем в судебном порядке с целью прекращения нарушения прав, и (или) с целью получения соответствующей компенсации. Любое лицо, действующее умышленно или небрежно, обязано возместить правообладателю любой вред, причиненный соответствующим действием. В случаях легкой небрежности такие требования могут быть уменьшены соразмерно мере такой легкой небрежности, но при этом не до такой степени, чтобы они были меньше, чем выгода, полученная лицом, совершившим правонарушение.

В большинстве правопорядков основной мерой ответственности за нарушения прав на селекционные достижения является взыскание убытков (или прибыли нарушителя). В то же время некоторые страны позволяют правообладателям (или судам) увеличивать взыскиваемую сумму в 2-3 раза с учетом определенных факторов, например, характера нарушения. поведения нарушителя, степени его вины и др.

Так, в Закон Австралии о правах на сорта растений 1994 г. в феврале 2019 г. были внесены поправки, которые позволяют суду увеличить сумму взыскиваемых убытков (additional damages), если он посчитает это необходимым с учетом таких факторов, как характер нарушения, необходимость сдерживать подобные нарушения, поведение нарушителя, выгода нарушителя, полученная вследствие нарушения и т.п. В то же время ст. 57 Закона предусматривает освобождение от ответственности в случае невиновного нарушения, если нарушитель не знал о существовании исключительного права на сорт растения.

8.4. Хотя действующее законодательство не предусматривает компенсацию как меру ответственности за нарушение прав на селекционные достижения, для взыскания убытков за такие нарушения используется их расчет при помощи роялти по лицензионным договорам, что соответствует одному из способов расчета компенсации. Нарушения прав на селекционные достижения приносят заметный экономический вред.

Представляется целесообразным предусмотреть возможность применения компенсации в отношении селекционных достижений, как это сделано в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

8.5. Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев патентообладатели заявляют требования о взыскании однократной стоимости права использования по лицензионному договору, что не побуждает нарушителей заключать лицензионные соглашения с правообладателями.

За нарушение исключительного права на селекционное достижение следует предусмотреть такие же виды компенсации, как в отношении патентных прав:

1)

в твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов);

2)

в размере двукратной стоимости права использования. При этом возможно использование в качестве ориентира для определения такой стоимости документов, утверждающих ставки роялти в соответствующем регионе, используемые в настоящее время в практике заключения лицензионных договоров.

В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до 3-кратного.

В отношении незаконного ввоза селекционных достижений на территорию РФ, если они не были введены в оборот (задержаны на таможне), возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (как предлагается сделать в отношении аналогичного нарушения исключительного права на товарный знак – п. 4.3 данного раздела Концепции).

8.6. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не исключительного, а «иного» интеллектуального права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку в действующем законодательстве уже есть случаи, в которых компенсация может применяться не за нарушения исключительных прав (ст. 1299 и 1300 ГК РФ), то представляется допустимым установление компенсации за нарушение права на наименование в твердой фиксированной сумме.

Особенности секретов производства, правовая охрана которых построена на секретности сведений о них для третьих лиц, приводят к тому, что третьи лица практически не имеют возможности выявить наличие охраняемого секрета производства в реализуемой продукции и лишены возможности определить границы действия права или сравнить его с другими результатами. При этом само право по своему содержанию связывается с контролем за движением информации, полученной от правообладателя. К тому же закон прямо исключает ответственность лица, которое не знало и не должно было знать, что использование секрета производства является незаконным (п. 2 ст. 1472 ГК РФ), а типовое нарушение связывается с разглашением информации, но не с перепродажей изготовленной продукции (п. 1 ст. 1472 ГК РФ). Кроме того, оценка (даже приблизительная) стоимости секрета производства и размера возможного ущерба обычно является невозможной для иных участников гражданского оборота.

В связи с этим ответственность за продажу материальных носителей, содержащих секреты производства, должна строиться на основании общих моделей гражданской ответственности, но без применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.

 

---