Организация, являющаяся администратором доменного имени, возражала против предоставления правовой охраны товарному знаку. Она указала, что ГК РФ в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака (2008 г.), запрещал регистрировать в качестве товарного знака обозначения, тождественные доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Роспатент не удовлетворил возражение. Он исходил из того, что норма, на которую ссылался заявитель, отменена. На момент рассмотрения возражения она уже не действовала.
Но Суд по интеллектуальным правам не согласился с позицией Роспатента.
При рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку необходимо проверить правомерность его регистрации. Т. е. исследуется наличие (отсутствие) нарушений законодательства, существующего на момент регистрации товарного знака.
Анализируется наличие (отсутствие) установленных законом обстоятельств, препятствующих регистрации товарного знака, которые не были учтены при его регистрации.
Поэтому вывод Роспатента о том, что при рассмотрении возражений и анализе правомерности регистрации товарного знака указанная выше норма ГК РФ применяется в редакции, действующей на момент рассмотрения возражений, неверен.
Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам отказал в признании решения Роспатента недействительным. Причина - действия организации, подавшей возражения, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Она добивалась прекращения правовой охраны товарного знака, в то время как доменное имя использовалось ею для реализации продукции, производимой компанией-правообладателем. Доменное имя тождественно части фирменного наименования этой компании и было зарегистрировано в период действия в России ее товарного знака по международной регистрации.
Такие действия не подлежат судебной защите в силу ГК РФ.