Первая и апелляционная инстанции признали незаконным решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Но Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых 3 лет после его госрегистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в арбитражный суд по истечении указанных 3 лет при условии, что вплоть до его подачи товарный знак не использовался.
По мнению нижестоящих инстанций, 3-летний срок неиспользования товарного знака для заявителя по данному делу не истек. Они исходили из того, что право на товарный знак возникло у него с момента госрегистрации договора об отчуждении исключительного права.
Между тем из ГК РФ не следует, что 3-летний срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых 3 лет после его госрегистрации. Следовательно, вывод о том, что такой срок следует исчислять с момента приобретения исключительного права на спорный товарный знак, неверен.
В подтверждение использования товарного знака суды также сослались на лицензионный договор.
Но они не учли, что в силу ГК РФ любой договор о передаче (предоставлении) права на товарный знак подлежит госрегистрации в Роспатенте. Без нее договор считается недействительным.
На дату подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака лицензионный договор еще не был зарегистрирован в установленном законом порядке. При этом в самом договоре указано, что в отношении объектов интеллектуальной собственности он вступает в силу с даты его госрегистрации. В нем отсутствуют условия, позволяющие лицензиату до регистрации договора использовать спорный товарный знак под контролем правообладателя.