Истец полагал, что ответчик неправомерно использует в предпринимательской деятельности коммерческое обозначение, сходное до степени смешения со словесным товарным знаком.
Заявленные исковые требования были частично удовлетворены.
Но Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение, указав, в частности, следующее.
Предметом спора является конкуренция двух средств индивидуализации. Каждое из них является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности, защищаемым законом на паритетных основаниях. При наличии такой конкуренции спор разрешается в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.
В соответствии с ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Роспатент. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
В силу ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.
Вопрос о принадлежности ответчику исключительного права на коммерческое обозначение судами не разрешался. Между тем он является принципиально важным. Если будут установлены факты принадлежности ответчику исключительного права на коммерческое обозначение и непрерывного действия такого права вплоть до момента вменяемого ответчику правонарушения, то это исключает разрешение спора в пользу истца. Ведь коммерческое обозначение имеет более раннюю дату приоритета.
Суд исходил из того, что право истца предъявить требования о защите исключительного права на товарный знак подтверждается разрешением правообладателя и лицензионным договором.
Вместе с тем, в силу ГК РФ лицензиат вправе только на основании исключительной лицензии защищать свои права соответствующими способами в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.