Реализуя право на внесение изменений в формулу оспариваемого патента, компания представила уточненную формулу изобретения, которая была скорректирована путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков из описания к патенту, что привело к изменению назначения охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы композиции, с которой был выдан патент.
Ввиду того, что данные признаки отсутствовали в формуле изобретения, их наличие в уточненной формуле привело, как обоснованно отмечено Роспатентом в отзыве на кассационную жалобу, к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался.
Признавая правильными выводы Роспатента и суда первой инстанции о невозможности изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков из описания к патенту, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил следующее.
Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил № 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.
В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.
В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.
Следовательно, внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 29 Патентного закона, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.
В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение.