"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 13, сентябрь 2016 г., с. 38-76

В настоящей статье авторы постараются ответить на позицию Роспатента , дважды озвученную Л. Л. Кирий в ответ на доводы представителей ФАС на Круглом столе [15] и 27 апреля 2016 г. на конференции Экспоприорити 2016 г. о том, что вторичные изобретения не являются какой-либо проблемой для отечественных фармпроизводителей и никоим образом не мешают выводу на рынок воспроизведенных препаратов, ибо сфера их действия всегда меньше, чем сфера действия первого патента на молекулу.

Не будем недооценивать представителей российского патентного ведомства. Вероятно, ошибочность данной позиции хорошо осознается, поэтому несмотря на заявленный формат мероприятия представителям отечественных фармпроизводителей не была предоставлена возможность высказать свои аргументы.

Ниже мы расскажем, почему считаем данную позицию заблуждением, и попытаемся предложить способ решения проблемы вторичных патентов, без ввода запрета на регистрацию «озеленительных» изобретений по модели Индии и без других крайностей из заголовков желтой прессы. Тем самым мы исполним обещание написать статью о проблемах злоупотребления патентными правами, которое было нами озвучено 25 апреля 2016 г. на Круглом столе [14].

В первой части статьи мы расскажем о том, как иск о ненарушении реализован за рубежом , и предложим свое видение того, как он может работать на местной почве. Во второй части мы затронем ряд острых моментов, которые могли бы быть устранены посредством введения данного института в российское законодательство.

1. Иски о ненарушении

Иски о ненарушении (declaration of non-infringement) представляют собой категорию исков, популярных во многих зарубежных правопорядках и предъявляемых прежде всего в связи с патентами.

Смысл иска о ненарушении заключается в следующем. Если какое-либо лицо производит и вводит в оборот либо намеревается производить и вводить в оборот некое техническое решение, которое потенциально может нарушить чей-либо патент, такое лицо вправе обратиться в суд и получить судебное решение, что его действия не являются нарушением патента. Тем самым лицо устраняет неопределенность в своей деятельности.

Возможны и иные ситуации: например, правообладатель обращается с претензиями к дилерам потенциального нарушителя, вследствие чего дилеры отказываются работать с таким лицом, что наносит ему экономический урон.

Подача иска о ненарушении целесообразна и в том в случае, если нарушение предполагается правообладателем и он требует его прекратить, однако не инициирует судебный процесс.

Как уже было сказано, подобные иски предъявляются традиционно по поводу ненарушения чьих-либо патентных прав. В некоторых правопорядках, а также в теории заявление таких исков не исключено и по другим категориям дел (связанным, например, с правами на товарные знаки, авторским правом, а также с правами на объекты, не относящиеся к интеллектуальной собственности). Тем не менее в данной статье речь пойдет об исках о ненарушении на примере патентных прав.

2. Зарубежный опыт

Право стран Европы допускает рассмотрение исков о ненарушении.

В соответствии с процессуальным правом Бельгии иск о ненарушении может быть рассмотрен по существу при наличии двух условий:

а) право должно находиться под серьезной и определенной угрозой (serious and defined threat),
б) заявитель должен доказать свой законный интерес в получении решения. Другими словами, не будет рассмотрено по существу дело, если истец обращается в суд лишь за консультацией относительно своих действий. Похожие положения содержит право Италии, Германии, Польши [54].

Во Франции искам о ненарушении посвящена ст. L. 615-9 Кодекса интеллектуальной собственности, устанавливающая, что любое лицо, которое подтвердит промышленное использование технического решения на территории государства - члена ЕС или эффективные и серьезные приготовления (preparatifs effectifs et serieux) к такому использованию, может обратиться к патентообладателю с запросом его мнения относительно нарушения патента. Если такое лицо не согласится с полученным ответом, или если патентообладатель в течение трех месяцев не предоставит ответ – лицо может известить правообладателя и обратиться в суд с иском о ненарушении [55].

В Великобритании возможность подачи иска о ненарушении прямо предусмотрена разделом 71(1) Закона о патентах 1977 г. [56].

Перед подачей иска заявитель должен обратиться к правообладателю за письменным подтверждением отсутствия нарушения патента. При отказе он имеет право обратиться с иском в суд или контрольный орган. Иск может быть заявлен как в отношении совершенного действия, так и планируемого.

Бремя доказывания отсутствия нарушения возлагается на заявителя (дело Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated).

При наличии разбирательства о действительности патента процесс по иску о ненарушении может быть приостановлен. При подаче иска о нарушении патента производство по нему приостанавливается до разрешения дела по иску о ненарушении [57].

Наибольшие сложности в Европе вызывает вопрос подсудности исков о ненарушении. Существуют три основные точки зрения на проблему.

Общая подсудность. В соответствии со ст. 4 Регламента № 1215/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза (далее – Регламент № 1215/2012, пришел на смену Регламенту № 44/2001 Совета Европейского Союза «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам») рассмотрение исков осуществляется по месту домицилия ответчика [58].

Исключительная подсудность. Согласно статье 24 Регламента № 1215/2012, по делам, связанным с регистрацией или действительностью патентов, дело подсудно суду государства - члена ЕС, в котором подавалось ходатайство о регистрации таких прав , либо были зарегистрированы такие права, либо признается факт регистрации таких прав в соответствии с правовым актом Союза или международной конвенцией [58]. Хотя иск о ненарушении никак не связан с регистрацией или действительностью патентов, такой принцип подсудности все же иногда применяется европейскими судами.

Специальная подсудность. В соответствии со статьей. 7 Регламента № 1215/2012 против лица, домицилированного в государстве - члене ЕС, может быть подан иск по делу об обязательствах из гражданского правонарушения, деликта или квазиделикта в суд по месту, где произошло, либо могло произойти )событие, ставшее причиной возникновения вреда (которое могло стать причиной возникновения вреда) [58].

Суд ЕС установил, что дела об обязательствах из «правонарушения, деликта или квазиделикта» охватывают все действия, которые касаются ответственности ответчика, но не касаются договорных отношений (дело Athanasios Kalfelis v Schroeder Bank). На первый взгляд может показаться, что иск о ненарушении выходит за рамки ст. 7, поскольку не влечет ответственности для ответчика, наоборот – касается потенциальной ответственности истца. Однако, с другой стороны, основание иска тесно связано с возможностью применения мер ответственности за нарушение.

Европейские суды восприняли разъяснение Суда ЕС по-разному.

Так, Апелляционный суд Милана в деле Optigen v Marchion указал, что иск о ненарушении представляет собой заявление скорее о законном, нежели о незаконном характере действий. Суд заключил, что по этой причине иск о ненарушении не подпадает под действие статьи о деликтных и квазиделиктных обязательствах.

Напротив, во Франции в решении по делу Dijkstra Plasctics B.V. v Saier Verpackungstechnik GmbH & Co Окружной суд Парижа применил ст. 7, посчитав, что основание иска так или иначе все же связано с нарушением [54].

В США иск о ненарушении является одним из средств борьбы против исков о нарушении патентов наряду с аннулированием патента и заявлением об отсутствии у патента исковой силы (unenforceability).

Отметим, что аннулирование патента допускается в случае, если охраняемое техническое решение не соответствует критериям патентоспособности. Об отсутствии у патента исковой силы можно говорить тогда, когда заявителем была нарушена процедура получения патента (недобросовестность с его стороны), допущено введение патентного ведомства в заблуждение, а также если правообладатель использует патент для нарушения антимонопольного законодательства [59]. Отсутствие у патента исковой силы не ведет к его аннулированию, но может повлечь отказ в удовлетворении иска патентообладателя.

Для подачи иска о ненарушении в США не требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма. Однако заявитель должен доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует действительный спорный вопрос (actual controversy). При этом даже если такой спорный вопрос существует, суд округа может в рамках своих дискреционных полномочий отказать в рассмотрении дела [60].

В Китайской Народной Республике отсутствует специальный закон, предусматривающий возможность подачи иска о ненарушении. Однако судебная практика признает, что соответствующее требование является надлежащим основанием для подачи иска.

Право Китая содержит три основных условия, необходимых для инициирования иска о ненарушении:

1) Правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю претензию, с требованиями которой последний не согласен.

На практике не является обязательным, чтобы претензия была направлена непосредственно лицу, которое впоследствии инициирует иск о ненарушении. Нужно, чтобы истец имел законный интерес в подаче иска, если требования претензии каким-либо образом касаются его прав.

Заметим, что если претензия лишь уведомляет о наличии интеллектуальных прав, но не содержит заявления о нарушении в прямой форме – ее получения недостаточно для инициирования иска о ненарушении.

2) Правообладатель без уважительных причин не инициировал каких-либо юридических процедур против предполагаемого нарушителя.

3) Действия правообладателя причиняют убытки заявителю, поскольку последний не может продолжать производство товаров или оказание услуг, предположительно нарушающих интеллектуальные права.

Вопрос с подсудностью исков о ненарушении в Китае окончательно не решен, стороны и суды исходят из двух существующих доктрин, отсылающих к правовой природе таких исков. Согласно первой, иск рассматривается в качестве деликтного, подается в соответствии со ст. 29 Гражданского процессуального кодекса КНР а подсудность определяется по месту совершения нарушения или жительства/нахождения ответчика. Согласно второй доктрине, иск рассматривается в качестве разновидности иска о признании, подается в соответствии со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса КНР и подсуден только суду по месту жительства/нахождения ответчика.

В случае если после подачи иска о ненарушении правообладатель подает иск о нарушении патента, рассмотрение последнего приостанавливается до рассмотрения первого. В обратной ситуации, т.е. если первым подан иск о нарушении патента – ответчик лишается права заявить собственный иск о ненарушении в отношении тех же действий.

Следует отметить, что помимо патентных споров иски о ненарушении могут быть инициированы в Китае также по делам о защите от недобросовестной конкуренции, защите авторских прав, прав на товарные знаки, договорным спорам [61].

В соответствии с правом Малайзии любая заинтересованная сторона имеет право обратиться в Суд по интеллектуальной собственности с иском о ненарушении (если в ее отношении еще не инициировано судебное дело о нарушении патента).

Патентный закон Малайзии возлагает на заявителя обязанность доказать, что действия, которые он осуществляет, не нарушают патент. Также закон требует, чтобы истец уведомил о подаче иска всех лиц, которым выдана принудительная лицензия на патент и которые могут присоединиться к судебному процессу. Правообладатель, в свою очередь, обязан уведомить об иске всех лицензиатов [62].

Наконец, стоит отметить, что по праву Австралии на истца возлагается обязанность возместить судебные издержки патентообладателя, возникшие в связи с рассмотрением иска о ненарушении, даже если такой иск был судом удовлетворен [63].

3. Правовая природа исков о ненарушении

После того как мы проанализировали опыт зарубежных государств, попробуем ответить на вопрос – возможна ли подача подобного иска в России?

Статьей 12 ГК РФ, которая перечисляет способы защиты гражданских прав, иск о признании ненарушения прямо не предусмотрен.

Более того, отнести иск о ненарушении к такому способу защиты, как признание права, нельзя, поскольку по результатам его рассмотрения суд признает не право истца на что-либо, а совершенно иное обстоятельство – отсутствие нарушения.

Если же обратиться к общим положениям процессуального права, то мы видим следующие нормы: «Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов» (ст. 4 АПК и ст. 3 ГПК). Соответствующие статьи предусматривают обязательное наличие нарушенных или оспариваемых прав, которые при подаче иска о ненарушении отсутствуют.

Если отметить, что ст. 12 ГК РФ не содержит закрытого перечня способов защиты прав, устанавливая, что защита гражданских прав может осуществляется «иными способами, предусмотренными законом». Можно обратиться к теории гражданского процесса, и попробовать отнести иск о ненарушении к искам о признании (другое их название – установительные иски).

Доктрина дает следующее определение иску о признании – это обращенное к суду требование о вынесении решения о подтверждении (признании) существования или отсутствия определенного спорного права, обязанности, правоотношения в целом [64].

Иски о признании имеют следующие характерные черты:

1)

цель их – констатация наличия или отсутствия правоотношения;

2)

судебное решение по ним не ведет к действиям по принудительному исполнению, хотя принудительной силой обладает;

3)

предъявляются они не по поводу уже совершившегося нарушения права, а с целью предотвращения правонарушения [64].

Действительно, иск о ненарушении:

1)

направлен на установление отсутствия деликтного правоотношения между заявителем и патентообладателем;

2)

судебное решение по нему не ведет к какому-либо принудительному исполнению, хотя и обладает принудительной силой;

3)

основанием для иска не является какое-либо конкретное, уже совершившееся нарушение права.

Существует следующая классификация исков о признании:

1)

положительные – направлены на установление наличия определенного правоотношения;

2)

отрицательные – направлены на установление отсутствия определенного правоотношения [64].

Примерами иска о признании права с положительным характером являются следующие иски: права собственности, права пользования земельным участком и др.

Примеры исков о признании с отрицательным характером требований: об отрицании отцовства, о признании сделки недействительной. Очевидно, что иск о ненарушении также является отрицательным установительным иском.

В то же время возможности оспаривания отцовства или сделки прямо предусмотрены законом (ст. 52 Семейного кодекса РФ, ст. 166 Гражданского кодекса РФ соответственно). Возможность же признания отсутствия нарушения законом не предусмотрена; закон не содержит однозначного дозволения на подачу такого иска.

Что касается разъяснения высших судебных инстанций на этот счет – таковые также на данный момент отсутствуют. Тем не менее обращает на себя внимание позиция, изложенная в 2012 г. Высшим арбитражным судом применительно к искам о признании тех или иных действий незаконными.

Так, в Определении Высшего арбитражного суда РФ № ВАС-39/12 от 17 октября 2012 г. по делу № А40-34482/2011 отмечено:

«Доводы заявителя об отсутствии такого способа защиты нарушенного права как признание действий по ввозу товаров на территорию Российской Федерации незаконными не могут признаваться обоснованными, поскольку статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может защищаться любым способом, предусмотренным законом.

Иск о признании действий незаконными предусмотрен в Гражданском кодексе Российской Федерации и представляет собой разновидность иска о признании. Целью такого иска является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатацию судом того факта, что они состоят друг с другом в определенных правоотношениях».

Аналогичная точка зрения отражена, например, в следующих судебных актах:

-

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. по делу № А45-23995/2013;

-

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18февраля 2015 г. по делу № А40-153306/2013;

-

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А40-66043/2014.

Итак, высшая судебная инстанция нашей страны, а вслед за ней и Суд по интеллектуальным правам, признали, что такой способ защиты прав, как требование о признании действий незаконными не противоречит праву Российской Федерации.

На наш взгляд, вполне допустима аналогия права и распространение приведенного выше толкования на обратную ситуацию – требования о признании тех или иных действий соответствующими закону (что как раз и представляет собой предмет иска о ненарушении).

При такой ситуации можно было бы сделать вывод о том, что подача исков о ненарушении однозначно возможна в Российской Федерации, однако приведенная выше практика в действительности не является столь единообразной.

Так, например, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04 февраля 2015 г. по делу № А40-9597/2014 высказана прямо противоположная позиция:

«Обращаясь в арбитражный суд с иском о признании незаконным использование обществом товарного знака комбината ”ШОКОЛАДНИЦА” при реализации товаров ”Блинчики ”Шоколадница”, истец фактически обратился с требованием об установлении судом факта нарушения права, при этом истец не указал. каким законом предусмотрен такой способ защиты права и каким образом права истца могут быть эффективно защищены таким признанием.

Законом такой способ защиты исключительного права на товарный знак как признание незаконными действий не предусмотрен.

Установление факта нарушения права относится к основанию, а не к предмету иска, и влечет предусмотренные законом меры ответственности…

Отказ комбинату в удовлетворении иска о признании незаконными действий общества по использованию товарного знака, мотивированный избранием ненадлежащего способа защиты нарушенного права, не лишает комбинат права обратиться с требованием о взыскании с общества компенсации за незаконное использование товарного знака»

Такая же позиция содержится и в судебных актах некоторых иных судов (см. например, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2016 г. по делу № А11-729/2015).

Как мы знаем из теории права, существуют два типа правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.

В первом случае субъекту предоставляется возможность выбирать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго сформулированы в виде запретов. Правовая формула такого правового регулирования выглядит следующим образом: «разрешено все то, что прямо не запрещено» [65]. Во втором случае все наоборот, а правовая формула выглядит следующим образом: «запрещено все то, что прямо не разрешено».

Следует признать, что для гражданского права, как для права частного, в правовом государстве должен быть характерен именно общедозволительный тип регулирования, причем не только в сфере свободы договоров, но и в контексте способов защиты гражданских прав.

Таким образом, отнесение исков о ненарушении к искам о признании давало бы участникам гражданских правоотношений максимальную степень возможности защиты своих прав. Противоположную точку зрения, нашедшую отражение в судебной практике, мы считаем ошибочной, не соответствующей основополагающим принципам теории права.

Итак, на наш взгляд, даже в отсутствие прямых правовых норм и однозначных судебных разъяснений российские суды тем не менее могут применять аналогию права и закона и принимать к рассмотрению иски о ненарушении, выносить по ним справедливые решения.

Однако, здесь мы вынуждены констатировать, что при рассмотрении подобных исков неизбежно возникнет множество нюансов, которые разными судами будут истолкованы по-разному, что неблагоприятно скажется на российской судебной практике и поставит под вопрос саму целесообразность рассмотрения исков о ненарушении.

 

4.Предложения по имплементации в российское право

 

4.1.Обязательные требования для подачи иска

 

В свете вступления в силу поправок в Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом № 47-ФЗ [66], общим условием передачи иска на рассмотрение арбитражного суда является соблюдение сторонами обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Из этого общего принципа сделано несколько исключений, однако иск о признании в их число не входит. Можно заключить, что согласно общей норме процессуального права иск о ненарушении может быть принят к производству суда только после обращения к правообладателю.

В целом предусмотреть обязательное досудебное обращение к правообладателю полагаем целесообразным, поскольку это поможет улучшить статистику урегулирования споров на досудебной стадии, а это в свою очередь будет способствовать разгрузке судов и сокращению судебных издержек.

После получения ответа от правообладателя о том, что нарушение имеет место быть, либо после неполучения ответа в разумный срок истец может обратиться в суд с иском о ненарушении.

При обращении в суд истцу следует максимально подробно описать то техническое решение, которое он использует (с приложением чертежей, фотографий, образцов изделий и т.п.). Представляется, что в иске заявителю следует представить анализ общих признаков используемого им и запатентованного объекта техники (чтобы доказать свою заинтересованность в подаче иска), а также представить анализ отсутствия тех или иных признаков по патенту в используемом им объекте техники (чтобы доказать отсутствие нарушения).

Исходя из описания используемого технического решения, заявителю следует также максимально тщательно сформулировать просительную часть иска, чтобы рамки беспрепятственного использования технического решения были четко определены судом.

 

4.2.Состав лиц, участвующих в деле

 

Очевидно, что одной из сторон дела будет заявитель иска о ненарушении.

Полагаем, будет целесообразно в качестве второй стороны (т.е. ответчика) привлечь к участию в деле правообладателя патента (или лицензиата, если право использования патента предоставлено по договору исключительной лицензии). Это позволит ответчику максимально эффективно пользоваться предоставленными ему процессуальными правами, в том числе, правом признать иск или заключить с истцом мировое соглашение.

 

4.3.Подсудность дела

 

Мы считаем , что подсудность исков о ненарушении должна определяться по общему правилу (ст. 35 АПК РФ, ст. 28 ГПК РФ): иск предъявляется в суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика (т.е. патентообладателя).

 

4.4.Доказательства и доказывание

 

Одновременно с иском заявителю следует предоставить заключение о ненарушении патента, подготовленное специалистом. При отсутствии возражений со стороны ответчика суд после изучения данного доказательства может на соответствующем основании удовлетворить иск или отказать в нем.

В случае если патентообладатель займет активную процессуальную позицию, он может предоставить свое контр - заключение либо ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. В этом случае суду при вынесении решения необходимо будет исследовать все имеющиеся доказательства.

 

4.5.Судебные расходы

 

Представляется, что по искам о ненарушении подлежит уплате государственая пошлина в размере, установленном для прочих требований неимущественного характера (на момент написания статьи – 6000 руб.).

Судебные расходы по оплате государственной пошлины, а также на проведение судебной экспертизы целесообразно возложить на заявителя даже в том случае, если исковые требования будут удовлетворены.

В случае удовлетворения исковых требований полагаем излишним перекладывать на заявителя обязанность по возмещению расходов, понесенных правообладателем, на представителей. Одновременно на правообладателя не следует накладывать обязанность возмещать расходы заявителя на представителей.

Если же в удовлетворении исковых требований будет отказано, с заявителя могут быть взысканы расходы на услуги представителей патентообладателя по заявлению последнего.

 

4.6.Приостановление производства по делу / объединение дел

 

В случае если после подачи иска о ненарушении правообладателем будет подан иск о нарушении патента, полагаем целесообразным объединять два соответствующих дела в одно производство, если основаниями для исков послужили одни и те же действия со стороны предполагаемого нарушителя.

При обратной ситуации, т.е. после подачи иска о нарушении патента, подача иска о ненарушении должна быть блокирована, так как ответчик может защищаться в обычном порядке и использование правовой позиции, специфичной для стадии, обычно предшествующей нарушению, выглядело бы нелогичным.

Если же заявитель помимо обращения с иском о ненарушении обратился в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны патенту – производство по иску о ненарушении патента должно быть приостановлено до разрешения вопроса о действительности патента.

Заметим, что нередки и такие ситуации, когда патентообладатель обращается за защитой своих прав не в суд, а в правоохранительные органы (полицию). В случае проведения полицией проверки деятельности лица, добросовестно использующего определенное техническое решение, у него могут возникнуть необоснованные экономические потери. При таких обстоятельствах подача иска о ненарушении должна приводить к приостановлению хода полицейской проверки до разрешения судебного дела.

 

4.7.Правовые последствия рассмотрения иска о ненарушении

 

По результатам рассмотрения иска о ненарушении суд должен признать ненарушением использование истцом строго определенного технического решения. В дальнейшем именно такое техническое решение истец может использовать любыми способами и в любых объемах.

Использование качественно иного технического решения, пусть даже с небольшими изменениями, уже не будет охватываться сферой действия судебного решения и может повлечь за собой ответственность.

Разумеется, суд может и отказать в удовлетворении иска о ненарушении в том случае, если лицо не будет признано заинтересованным в его подаче либо если действия истца нарушают права патентообладателя. В последнем случае патентообладатель вправе подать к нарушителю иск о взыскании компенсации или убытков за использование его патента, причем за весь период такого использования. Иное может повлечь за собой злоупотребление правом со стороны лиц, использующих технические решения с использованием чужих патентов.

Наконец, возможна и такая ситуация, при которой суд удовлетворит иск о ненарушении, а затем решение будет отменено судом высшей инстанции. В таком случае добросовестные действия лица, имевшие место с момента вынесения решения до его отмены, не должны быть основанием для применения к нему мер ответственности.

 

* * *

 

Подача иска о ненарушении имеет как плюсы, так и минусы.

К преимуществам можно отнести возможность для заявителя избавиться от неопределенности в части определения легальности той деятельности, которую он ведет или планирует вести. Кроме того, решение по иску о ненарушении может иметь преюдициальный характер в случае последующего возникновения спора о нарушении патента.

Главным недостатком иска о ненарушении является опасность проинформировать патентообладателя о действиях заявителя и спровоцировать патентообладателя на подачу иска о нарушении патента. Заметим, что подача иска о нарушении патента возможна как при отказе в удовлетворении иска о ненарушении, так и при его удовлетворении, но в отношении других действий, не охваченных решением по иску о ненарушении.

В целом же институт исков о ненарушении представляется интересным и нужным в любой правовой системе. Практика рассмотрения подобных исков в развитых зарубежных порядках позволяет констатировать, что в контексте глобализации экономики и науки, а также сближения и унификации правовых норм, подобный иск необходимо имплементировать и в российскую правовую систему, как это уже сделали некоторые другие страны.

Так, например, в рамках подготовки к ассоциации с ЕС Республика Молдова включила в свое законодательство положения об иске о ненарушении. Им посвящена ст. 74 Закона «Об охране изобретений», которая устанавливает, что любое лицо вправе предъявить иск против патентообладателя или обладателя исключительной лицензии в целях установления того факта, что экономическая деятельность, которая осуществляется этим лицом или для которой им осуществлена реальная и существенная подготовка, не наносит ущерб исключительным правам на патент.

Если позиция патентообладателя в этом случае не удовлетворяет указанное лицо или патентообладатель не определил свою позицию в течение трех месяцев, данное лицо вправе подать в компетентную судебную инстанцию иск об установлении факта ненарушения прав.

Действительность патента не может быть обжалована по иску об объявлении о ненарушении прав [67].

5.Возможность применения статьи 10 ГК РФ (злоупотребление правом) при рассмотрении исков о ненарушении

Иски о ненарушении имеют двоякую природу и могут быть подразделены на следующие две группы.

1. Простой иск о ненарушении. По такому иску суд устанавливает, что заявитель не использует некоторые признаки запатентованного объекта и приходит к выводу, что нарушение патента отсутствует.

2. Сложный иск о ненарушении. По такому иску суд устанавливает, что заявитель использует все признаки запатентованного объекта. Однако в случае если патентообладатель допускает злоупотребление имеющимся правом; представляет необоснованно расширительное толкование формулы, дает необоснованное толкование формулы при помощи описания патента (или же наоборот игнорирует описание при неясности формулы) или прибегает к расширительному толкованию формулы без учета обратной доктрины эквивалентов (о которой будет рассказано ниже), суд может сделать вывод о том, что патент не нарушается, поскольку в том виде, на котором настаивает правообладатель, охране подлежать не должен. Иными словами, в ситуации, когда формально нарушение патента имеет место быть, перед судом стоит задача ограничить толкование формулы патента и удовлетворить иск о ненарушении.

В такой ситуации суд отказывает патентообладателю в защите его прав со ссылкой на положения ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом.

Важность «сложных» исков о ненарушении не вызывает сомнений, поскольку в большинстве случаев (особенно в фармацевтической сфере) формально происходят нарушения патентов, однако это сопряжено с недобросовестным поведением патентообладателей. Подробнее о таких ситуациях мы расскажем ниже.

 

 

1.Экономические причины злоупотребления патентными правами в фарминдустрии

 

Еще классики марксизма писали: покажите капиталисту прибыль в 100 % - и он переступит границы закона, гуманности и морали. Фарминдустрия относится к тем видам экономической деятельности, где прибыли от продаж того или иного препарата могут легко достигать тысяч процентов и более [12]. Однако восприятие деятельности иностранных патентообладателей из респектабельных юрисдикций профессиональным сообществом в значительной мере искажено. Так, отечественных патентообладателей-сутяжников многие специалисты открыто и без экивоков называют патентными троллями, в то время как к представителям иностранной фарминдустрии такие эпитеты не применяются, несмотря на то что по своей сути явления ничем не отличаются, а масштаб злоупотреблений в фарминдустрии в денежном выражении и вред, наносимый общественному здравоохранению, трудно сопоставить. Разница состоит только в том, что отечественный «тролль» - персонаж скорее карикатурный, ему пока не удалось стать весомой политической силой, он не вкладывает значительные средства в поддержание благоприятного имиджа, не оказывает целенаправленного воздействия на общественное мнение и в целом не заслуживает серьезного внимания. Публикации авторов, лоббирующих интересы иностранных фармацевтических корпораций, наоборот, хорошо аргументированы и вызывают у лиц, ответственных за политические решения, ошибочное представление о том, что фармацевтический бизнес тратит почти все заработанное не на маркетинг, а на дорогостоящие научные исследования и поддержку российской промышленности, при этом едва ли не всё оставшееся жертвуется на благотворительность. Единственное, что мешает фармацевтическим компаниям гармонично общаться с пациентами, - засилье подделок некачественных и фальсифицированных лекарств. Подразумевается, что к данной категории относятся любые лекарства, произведенные отечественной фармацевтической промышленностью, или импортированные без согласия правообладателя. Между тем специалистам фармацевтического рынка не нужно объяснять, что, как и любой другой бизнес, фармацевтический бизнес направлен прежде всего на достижение прибыли, а не каких-то высоких идеалов. В связи с этим международные межправительственные, а также некоммерческие организации и органы власти развитых стран - США, Великобритании, Германии, Канады и др. - вынуждены регулярно напоминать им о ценности человеческой жизни, доступности лечения и т.п., а в некоторых случаях - применять меры правового и политического характера.  Оставим в стороне тот факт, что едва ли не каждая крупная фармацевтическая компания подвергается штрафам за нарушение антимонопольного законодательства [13], ненадлежащую лицензионную практику, подкуп медицинских специалистов и налоговые правонарушения. Поговорим лишь о том, что в погоне за прибылью именно в этой индустрии, чье процветание как ни в какой другой области технологии основано на патентах, - приобрела широкое распространение практика, которую за рубежом принято называть frivolous patent practices, а в России наиболее подходящим термином было бы «недобросовестная патентная практика». Суть ее в том, что с помощью разного рода изощренных трюков игрокам рынка удается создавать препятствия к использованию активных субстанций, уже вышедших из-под охраны первичного патента. Существуют примеры подобных практик, которые даже согласно российскому законодательству могли бы классифицироваться как шикана в соответствии со ст. 10 ГК РФ, однако, чтобы признать их таковыми, необходимо приложить немало усилий. 

 

2.Системные проблемы российского патентного законодательства

 

Недобросовестная патентная практика эксплуатирует в основном следующие системные проблемы российского патентного законодательства:

1)

 закон не устанавливает точных разграничений между правами патентообладателя на запрет третьим лицам использовать решение, формально подпадающее под патент, и правами общества на свободное использование решений, попавших в общественное достояние либо не соответствующих условиям патентоспособности;

2)

 закон устанавливает ограничение срока действия исключительных прав 20-25 лет, но в то же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при выявлении у него ранее неизвестных (но имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения);

3)

 закон допускает расширительное толкование формулы изобретения с учетом описания, чертежей и доктрины эквивалентов, но в то же самое время не содержит каких-либо четких ограничений такого толкования;

4)

 закон запрещает использование зависимых изобретений, но в то же время не содержит четких критериев зависимости;

5)

 закон устанавливает пресекательный срок для продления срока действия патента, отсчитываемый с даты получения первого разрешения, но не устанавливает какое именно разрешение является первым и не устанавливает процедуру оспаривания решений ЕАПО о продлении срока действия патента;

6)

 закон устанавливает двухступенчатую процедуру контроля правомерности выдачи патента, при которой административный орган — Роспатент — является обязательной досудебной инстанцией, в то время как Суд по интеллектуальным правам, являясь по сути кассационной инстанцией, лишь контролирует законность решений, принятых Роспатентом. Однако поскольку коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента не наделена равными с судом процессуальными возможностями, она не может допрашивать свидетелей, рассматривать доказательства, назначать независимую экспертизу2, чем фактически лишает лиц, подающих возражение против выдачи патента, права на эффективную судебную защиту, в случаях когда возражение мотивировано невозможностью достижения технического результата, или невозможностью осуществления изобретения, когда такие дефекты могут быть продемонстрированы только эмпирическим путем; или в случаях, когда в основу выводов о реализуемости изобретения или о действительном решении технической проблемы положены фальсифицированные эмпирические данные. Осуществление гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту в таких случаях будет требовать от Суда по интеллектуальным правам РФ выйти за пределы простого контроля законности решений Роспатента.

Необходимо отметить: проблема, которую мы поднимаем, намного глубже, чем простое противостояние иностранных и отечественных фармпроизводителей или, как указывают некоторые специалисты, противостояние "патриотов" и "западников". Мы далеки от того, чтобы слепо занять чью-либо сторону, так как патенты одинаковым образом используют и те и другие. На данном этапе развития российского патентного права на стороне иностранной фармацевтики по стечению обстоятельств оказалось подавляющее превосходство в силе, поэтому их «успехи» в области недобросовестной патентной практики больше заметны.

Корень проблемы - в том, что предоставляя патентообладателю мощные средства для защиты своей монополии, накануне вступления России в ВТО (когда вопрос качества патентной охраны стоял наиболее остро), законодатель не позаботился о том, чтобы одновременно предложить адекватные механизмы для борьбы с неизбежными злоупотреблениями, с которыми уже давно научились бороться в развитых правопорядках.

Существующий на данный момент инструментарий для борьбы с злоупотреблениями, который предлагает российское законодательство, нельзя признать удовлетворительным. Более того, некоторые специалисты, в том числе из Роспатента, не осознают, что действия, являющиеся злоупотреблением правом, далеко не всегда могут быть пресечены аннулированием патента: ведь даже действительный патент (который невозможно аннулировать), может использоваться незаконным образом, в частности - вследствие превратного толкования объема прав, предоставленных на основе формулы изобретения.

В связи с отсутствием закрепленных в судебной практике подходов к решению упомянутых проблем любой, кто осмеливается приступить к использованию изобретения, вышедшего из-под охраны и осложненного вторичными патентами, оказывается в зоне высокого риска. Такое лицо остро нуждается в правовой определенности, чтобы принять решение о подготовке к выводу лекарственного средства на рынок либо продолжить использование того, что оно имело право использовать на законных основаниях до появления вторичного патента или, несмотря на вторичный патент, объем охраны по которому неясен в силу расплывчатости формулировок или отсутствия четкого правового регулирования.

Ниже мы рассмотрим типичные примеры патентных практик, которые могут привести к злоупотреблению патентными правами:

 

3.Есть ли нарушение, и если есть, кто именно нарушает патент?

 

Буквальное толкование статьи 1358 ГК РФ приводит к тому, что изготовитель и распространитель лекарственного средства (ЛС) не могут быть нарушителями патента на применение известного ЛС по новому назначению или новым способом в силу того, что они непосредственно не осуществляют такое применение или такой способ, либо в силу того, что применение или осуществление такого способа происходит конечным потребителем и не может рассматриваться в качестве нарушения патента в силу статьи 1359 ГК РФ. Между тем патентообладатели рассматривают изготовление и продажу в качестве «угрозы нарушения» их патентных прав. В этой связи вывод на рынок ЛС почти всегда чреват конфликтом с патентообладателем.

Статья 1359 ГК РФ устанавливает, что некоторые виды использования изобретения, в частности проведение научного исследования и применение в личных целях, не являются нарушением патента на изобретение.

Вызывает споры вопрос, является ли изготовление ЛС для применения по определенному назначению или определенным способом нарушением, если изготовитель не осуществляет такое применение и не реализует такой способ.

Может ли патент на применение ЛС по определенному назначению в принципе быть нарушен, если непосредственное применение осуществляет не изготовитель и распространитель, а конечный потребитель (пациент)?

Показательным примером является, например, дело о нарушении евразийского патента № 41073, выданного на «Способ лечения индивидуума с B-клеточной лимфомой, предусматривающий введение синергетической терапевтической комбинации, включающей по крайней мере одно антитело против CD20 и по крайней мере один цитокин, где указанный способ имеет лучший терапевтический эффект, чем другие терапевтические способы лечения, проводимые отдельно» а также на «Способ лечения индивидуума с B-клеточной лимфомой, предусматривающий введение пациенту синергетической комбинации, содержащей терапевтически эффективное количество антитела против CD20 и по меньшей мере один химиотерапевтический агент, причем способ обеспечивает уничтожение клетки B-клеточной лимфомы с синергетическим эффектом, превышающим тот, который достигается с использованием антитела против CD20 или химиотерапевтического агента отдельно». Патентовладелец полагал, что действия ответчика по введению антитела в гражданский оборот создает угрозу нарушения его права и являются предложением о применении охраняемого способа, так как в инструкции к препарату ответчика содержалось указание о том, что антитело может вводиться в «комбинации с химиотерапией» или «после ответа на индукционную терапию». Отказывая в удовлетворении требований истца, суд отметил, что ответчик является лишь изготовителем и распространителем препарата и никоим образом не может быть лицом, осуществляющим способ (медицинским учреждением) ввиду отсутствия у него соответствующей лицензии. Такая логика оставляет больше вопросов, чем ответов. Например, будет ли медицинское учреждение нарушать патент при использовании антитела в комбинации с химиотерапией?

Еще более важен вопрос о том, будут ли производители, посредники или аптечные учреждения считаться нарушителями патента (или лицами, осуществляющими приготовление к нарушению патента), если фактическое применение лекарственного средства, охраняемого патентом «на применение» или «на способ» осуществляется только конечным потребителем в личных некоммерческих целях и вне пределов медицинского учреждения (т.е. в соответствии c четвертой частью ст. 1359 Кодекса). Этот вопрос возник, в частности в связи с деятельностью компании «Пфайзер», которая на протяжении нескольких лет многократно вчиняла и практически сразу же отказывалась от исков о нарушении патента № 2373938 на применение известного вещества, — силденафила4, — по новому назначению до принятия по делу какого-либо решения [17] - 19]. Можно найти различные объяснения подобной тактике, в том числе вполне благовидные, однако ее результатом стало создание нервозной обстановки в среде производителей, дистрибуторов и аптечных сетей. Многие из них отказались от распространения дженерикового препарата.

Следует отметить, что ни одно из подобных дел не только не дошло до высших судебных инстанций, многие вообще не дошли до суда. Причина, состоит в том, что ситуация правовой неопределенности, при которой патентообладатели могут безнаказанно запугивать тех, кто использует или намерен использовать подобного рода изобретения, устраивает их больше, чем любое решение суда, которое может оказаться не в их пользу.

Надеемся, однажды эта проблема все же будет решена на уровне практики судов проверочных инстанций.

 

4.Продление срока действия патента

 

Актуальными в сфере фармацевтического патентования являются две проблемы, связанные с продлением срока действия патента:

1) фактическая невозможность оспаривания незаконного решения Роспатента в силу недостаточности 3-месячного процессуального срока и

2) юридическая невозможность оспаривания незаконного решения ЕАПО, связанная с отсутствием каких-либо правовых механизмов для этого.

 

4.1.Незаконное решение Роспатента о продлении срока действия патента РФ трудно оспорить в течении трех месяцев и невозможно оспорить за пределами этого срока

 

Злоупотребления, которые допускают патентообладатели при продлении срока действия патентов на лекарственные средства, весьма многообразны [11], однако мы остановимся только на тех аспектах этой темы, которые относятся к их пресечению.

Установление соответствия лекарственного средства, в отношении которого испрашивается продление срока действия патента, для запатентованного продукта представляет непростую задачу. В соответствии с порядком продления срок действия патента, установленным законом и Административным регламентом, проверка по заявлению проводится с учетом формулы и описания изобретения, при этом исследованию подлежат только те документы, относящиеся к регистрации лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, которые предоставлены самим патентообладателем. В соответствии с пунктом 10.9 ранее действовавшего Административного регламента по продлению срока действия патента (новый регламент содержит аналогичные положения) патентообладатель обязан предоставить в Роспатент заверенную копию официального документа, содержащего сведения о лекарственном средстве на применение которого получено разрешение, «позволяющие отнести изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, к указанному лекарственному средству». В качестве таких документов принимается, «фармакопейная статья на лекарственное средство, нормативная документация, инструкция по применению». В дополнение к этим документам заявитель должен предоставить сведения о регистрационном номере и дате получения первого разрешения уполномоченного органа на применение указанного лекарственного средства, пестицида или агрохимиката. Под «первым разрешением» на применение понимается такое разрешение, которое «позволяет начать использовать такое изобретение». Кроме того, пункт 10.9 требует, чтобы к заявлению был приложен документ, содержащий «утверждение о том, что указанное разрешение является первым». При этом закон, и иные правовые акты не устанавливают каких-либо правовых последствий, если такое утверждение является ложным. Также регламент не предусматривает проведение Роспатентом какого-либо исследования для проверки: действительно ли документы, предоставленные заявителем, относятся к первому разрешению или нет. Этот тезис находит подтверждение в судебной практике.

Согласно решению [20], заявитель КРКА д.д., Ново место обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий Роспатента по продлению до 06 февраля 2017 г. срока действия патента РФ № 2053229 на изобретение «Производные бензимидазола и фармацевтическая композиция, обладающая антагонистической активностью в отношении ангиотензина, на их основе». Заявление о продлении срока действия патента РФ № 2053229 поступило в Роспатент 25 февраля 2005 г. В качестве разрешения на применение лекарственного средства патентообладатель 30 августа 2005 г. представил нотариально заверенную копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора от 31 августа 2004 г. и выписку из «Списка фармацевтических веществ». Заверенный перевод выписки поступил в Роспатент 28 декабря 2005 г. По результатам анализа вышеуказанных документов, представленных патентообладателем, Роспатент принял решение о продлении срока действия патента РФ № 2053229. Сведения о продлении срока действия патента на изобретение внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента 20 февраля 2007 г. Суд отметил, что ходатайство о продлении срока действия патента подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. Он также указал на соблюдение патентообладателем требования о предоставлении заверенных официальных копий документов, содержащих сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения первого разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта. Поскольку патентообладателем соблюдены все требования нормативных актов к документам, заявление подано в срок шесть месяцев с даты выдачи разрешения, а Роспатент в пределах своей компетенции проверил соответствие документов установленным требованиям, суд принял решение отказать в удовлетворении иска. При этом довод заявителя КРКА д.д., Ново место о том, что у патентообладателя имелось более раннее разрешение уполномоченного органа на применение лекарственного препарата по патенту РФ № 2053229, а, следовательно, Роспатент не должен был продлевать срок действия патента, судом признан необоснованным, поскольку заявитель не предоставил доказательства, подтверждающие данное утверждение. Также судом сделан важный вывод о том, что самостоятельный поиск информации обо всех имеющихся у патентообладателя разрешениях на применение лекарственного препарата не входит в компетенцию Роспатента, поэтому Роспатент не имел законных оснований для отказа в продлении срока действия патента РФ № 2053229. Наряду с указанными выше обстоятельствами одним из оснований для отказа в удовлетворении заявления в этом и других подобных делах послужил пропуск заявителем трехмесячного срока, установленного в ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для обжалования ненормативных правовых актов.

Это решение было обжаловано в апелляционную инстанцию. Отказывая в удовлетворении ходатайств о восстановлении срока, предусмотренного ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ссылается [21] на правовую позицию Конституционного Суда [22] о том, что само по себе установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) — незаконными «обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений, и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока в силу соответствующих норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, — вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном заседании».

Таким образом, восстановление пропущенного срока для подачи заявления о признании ненормативного правового акта недействительным возможно по ходатайству заявителя при условии, если заявителем доказано, что несоблюдение срока обусловлено уважительными причинами.

При этом суд отклонил довод заявителя о том, что о совершении оспариваемых действий ему стало известно лишь 5 мая 2010 г., отметив, что заявитель узнал или должен был узнать о ненормативном правовом акте из публикации соответствующего уведомления от 20 февраля 2007 г. в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели» № 05/2007. По мнению суда «публикация данных сведений относится к общеизвестной информации, которую не знать заявитель не мог, поскольку опубликована в официальном издании Роспатента, которое является оперативным, исчерпывающим источником информации о заявленных изобретениях … а также о нормативных актах и других официальных сведениях и сообщениях Роспатента».

Из анализа рассмотренного выше дела следуют выводы о наличии в действующем законодательстве серьезных дефектов, без исправления которых нельзя считать соблюденным баланс интересов главных направлений фармбизнеса:

-

во-первых, продление срока действия патента осуществляется без проверки достоверности утверждения патентообладателя о том, что представленные документы относятся к первому разрешению, которое позволяет начать использование изобретения;

-

во-вторых, срок для обжалования ненормативного правового акта, а именно, решения о продлении срока действия патента, исчисляется с момента, когда заявитель должен был узнать о таком решении, то есть с даты публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене,

-

в-третьих, неверно распределено бремя доказывания, т.к. в настоящее время лицо, оспаривающее акт продления срока действия патента не имеет доступа ни к материалам, на основе которых было осуществлено такое продление, ни к регистрационным досье на лекарственные препараты, сравнение которых могло бы доказать, что разрешение не является первым,

-

в четвертых, законом не установлена какая-либо ответственность патентообладателя за предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Поскольку п.18 ст. 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» [23] устанавливает шестилетний срок эксклюзивности данных регистрационного досье, лицо, сомневающееся в правомерности продления срока действия патента, практически наверняка пропустит 3-месячный срок для оспаривания решения Роспатента о продлении, задолго до того, как необходимые сведения о ранее зарегистрированном препарате станут доступными.

При существующем положении Роспатент не проверяет, действительно ли разрешение, представленное патентообладателем ,является первым, а третьи лица не могут самостоятельно осуществлять полноценное сравнение лекарственных средств, на которые в разное время выданы регистрационные удостоверения, поскольку исчерпывающая информация о составе зарегистрированных лекарственных средств не является общедоступной.

Указанная выше проблема коротких сроков нуждается в эффективном решении. По своей природе исключительные права на изобретение, предоставляемые в случае продления срока действия патента, ничем не отличаются от прав, которые предоставляются заявителю после проверки изобретения на соответствие условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость». Однако, в отличие от решения о продлении срока действия патента, решение о выдаче патента может быть обжаловано в связи с несоответствием изобретения условиям выдачи патента в течение всего срока его действия. Столь различное регулирование сроков оспаривания ненормативных актов в двух весьма близких ситуациях ничем не обосновано.

До тех пор пока срок оспаривания незаконного продления будет ограничен 3 месяцами, основной формой защиты лица, приступающего к изготовлению лекарственного средства, может быть лишь требование о признании такого действия злоупотреблением правом по ст.10 ГК РФ либо требование о «неприменении судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону» согласно ст.12 Кодекса. Причем логичнее всего использовать такие основания именно в рамках иска о ненарушении, а не тогда, когда добросовестность стороны, апеллирующей к этим основаниям тоже вызывает вопросы.

 

4.2.Незаконное решение ЕАПО о продлении срока действия евразийского патента и невозможность его оспаривания

 

Рассматривая положения законодательства о проверке законности продления срока действия патента РФ и учитывая, что на территории Российской Федерации также действуют евразийские патенты на изобретения, необходимо рассмотреть вопрос об оспаривании ненормативных правовых актов Евразийской патентной организации о продлении срока действия патента, относящегося к лекарственному средству.

Прежде всего необходимо отметить, что вопрос о возможности оспаривания решения о продлении срока действия евразийского патента ранее не становился предметом рассмотрения в суде или научной литературе.

Евразийская патентная организация (ЕАПО) является международной межправительственной организацией. ЕАПО имеет статус юридического лица и в каждом договаривающемся государстве ЕАПО обладает правоспособностью, которая признана за юридическими лицами в соответствии с национальным законодательством данного государства согласно п. 2 ст. 2 Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) Помимо ЕАПК деятельность ЕАПО регламентируется Инструкцией к ЕАПК, Административной инструкцией к ЕАПК, приказами исполнительного органа ЕАПО и иными актами нормативного характера, регламентирующими деятельность ЕАПО. ЕАПК и иные нормативные акты, принятые ЕАПО в пределах компетенции, установленной ЕАПК, имеет статус международных договоров РФ , которые в соответствии с Конституцией РФ являются составной частью правовой системы РФ (п. 1 ст. 7). Международные договоры РФ применяются к имущественным и личным неимущественным отношениям, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (п.2 ст. 7).

Деятельность ЕАПО, предусмотренная нормативными актами ЕАПО, может выражаться принятием в установленном порядке решений и совершении, иных действий, направленных в том числе на признание, изменение, продление или прекращение исключительных прав на изобретение. Эти решения являются непосредственно действующими, и для их вступления в силу не требуется издание внутригосударственного акта.

Рассмотрим подробнее положения российского законодательства, регламентирующие действие исключительных прав на изобретение, продление срока действия исключительных прав на изобретение и защиту этих прав.

На территории РФ действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, установленные международными договорами РФ и ГК РФ5, в частности признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации6. С признанием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в соответствии с международным договором РФ содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или ГК РФ не предусмотрено иное7. Продолжительность срока действия исключительного права, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются ГК РФ8.

Законодательство устанавливает различный правовой режим для исключительного права, удостоверенного патентом РФ, выданным федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и исключительного права, для действия которого на территории РФ требуется признание на основании международного договора.

Поскольку действие исключительного права, признаваемого в силу международного договора РФ, и его защита определяются по ГК РФ независимо от законодательства страны возникновения, - мы можем сделать вывод о том, что порядок продления срока действия патента может определяться в соответствии с положениями российского законодательства в части, не противоречащей международному договору РФ, имеющему большую юридическую силу. В то же время, поскольку ст. 1230 ГК РФ в отношении оснований и порядка прекращения исключительного права отсылает к положениям ГК РФ, причем последние регламентируют только основания и порядок прекращения исключительного права на изобретение, удостоверенного российским патентом, следует сделать вывод, что при прекращении исключительного права, удостоверенного иным патентом помимо российского, следует применять положения международного договора РФ.

Таким образом, основания и порядок прекращения исключительного права, удостоверенного евразийским патентом, могут определяться только евразийским законодательством.

В то же время евразийское законодательство не предусматривает возможность оспаривания решения о продлении срока действия евразийского патента на территории Российской Федерации.

По мнению К.В. Осипова. [24] , оспаривание решения о продлении срока действия евразийского патента возможно в силу положений ст. 12 ГК РФ о том, что «защита гражданских прав может осуществляется … иными способами, предусмотренными законом», и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса, предусматривающей возможность «рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) … иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц». При этом К.В. Осипов предлагает рассматривать ЕАПО в качестве «иной … организации», а основанием для наделения ЕАПО публичными полномочиями считать Федеральный закон от 01 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции»9.

Между тем указанное мнение представляется недостаточно обоснованным, поскольку, как сказано выше, правовые нормы ГК РФ сконструированы таким образом, что они никоим образом не регламентируют продление срока действия и прекращение исключительных прав, признанных на основании международного договора и удостоверенных патентом, отличным от патента РФ. Поэтому порядок оспаривания действия евразийского патента или решения о продлении срока действия евразийского патента на территории РФ, так же как и компетенция национального юрисдикционного органа по указанным вопросам, может определяться положениями российского законодательства только при наличии прямого указания на это в международном договоре РФ.

Указание о компетенции национального юрисдикционного органа содержится в ЕАПК в отношении споров о действительности патента исключительных прав. Пункт 1 ст. 13 ЕАПК гласит, что «любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства».

При этом ни ЕАПК, ни иные нормативные акты ЕАПО не регламентируют порядок оспаривания решений ЕАПО о продлении срока действия патента. Аналогичным образом не предусматривается возможность оспаривания отказа в удовлетворении возражения на решение Евразийского патентного ведомства об отказе в выдаче евразийского патента [24] (п. 2 ст. 48 инструкции к ЕАПК устанавливает, что такой отказ является окончательным) или оспаривание решения ЕАПО об административном аннулировании евразийского патента или об отказе в аттестации евразийского патентного поверенного.

В этой связи лицо, которому стало известно о нарушении условий продления срока действия евразийского патента, может защититься от его действия единственно возможным способом — в рамках иска о ненарушении обратиться к суду с просьбой отказать в защите исключительного права патентовладельца, которое было получено им в обход закона.

Весьма показательным примером подхода иностранных судов к злоупотреблениям этого рода может послужить европейское дело, в котором вначале Европейская комиссия наложила на компанию АстраЗенека 60 - милионный штраф за нарушение антимонопольного законодательства при отзыве компанией разрешений на применение омепразола10, а затем и Европейский суд справедливости [26] впервые применил доктрину misuse of patent system к неправомерному продлению срока действия патента на омепразол [25] путем обмана патентных ведомств европейских стран, так как компания представляла ложные сведения о дате получения первого разрешения.

Также итальянский суд признал злоупотреблением доминирующим положением путем превратного использования патентной системы действия компании «Пфайзер», направленные на искусственный обход норм закона, ограничивающих срок подачи заявления на продление патента [25]. Обход закона состоял в том, что компания «Пфайзер» сначала продлила срок действия основного патента на препарат ксалатан, а затем, по истечении значительного периода времени — срок действия второго патента на ксалатан, который был получен по выделенной заявке (из заявки на основной патент). Если даже дело «Пфайзер» европейские правоприменители квалифицируют, как злоупотребление, то практику, при которой некоторым иностранным фармацевтическим компаниям удается обойти 6-месячный срок подачи заявления о продлении срока действия патента в соответствии со ст. 1363 ГК РФ только за счет того, что взамен частично аннулированного патента им выдается новый с другим номером, следует признать вдвойне сомнительной.

Попытки защиты от действий патентообладателя по продлению срока охраны за пределы установленного максимального срока в России известны, но пока не имеют большого успеха, в частности, в деле против той же компании «Пфайзер», ответчик указывал на тот факт, что закон не предусматривает охрану химического соединения сроком более 25 лет. Однако, этот довод не был рассмотрен судами ни в делах об оспаривании решении о продлении срока действия более позднего патента на идентичное изобретение, ни в делах о нарушении более позднего патента на идентичное изобретение. Хотя в решении суда говорится [16]:

«Доводы апелляционной жалобы о том, что со стороны истца имеет место злоупотребление правом - продление истцом патентов Российской Федерации № 2114838 и № 2095358, отклоняются апелляционным судом. Правомерность продления исключительного права на патент Российской Федерации № 2114838 установлена Судом по интеллектуальным правам в делах № СИП-17/2015 и № СИП-308/2015. При этом согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Никаких доказательств о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца ответчик в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предоставил. В этой связи утверждение ответчика о получении охраны вещества ”вориконазол” на срок, превышающий 25 лет, не основано на законодательстве, материалах дела, противоречит вынесенным судебным актам по делам № СИП-17/2015 и № СИП-308/2015».

Тем не менее это решение не вносит ясности в вопрос о злоупотреблении правом, так как в действительности в делах СИП-17/2015 и № СИП-308/2015 идентичность изобретений никак не исследовалась. В этой связи неясно, каковы были бы выводы суда, если бы идентичность изобретений была и в самом деле исследована и доказана.

Кроме того, вряд ли в подобных случаях будет верно рассматривать действия патентообладателя в качестве шиканы, ибо, продлевая срок действия патента, он не преследует единственную цель навредить каким-то конкретным дженериковым производителям или обществу в целом. Уместнее ставить перед судом вопрос именно об обходе закона, т.к. подобные действия явным образом входят в противоречие с нормативно закрепленным принципом ограничения срока действия патента на изобретение. К тому же аргументы о недобросовестности истца выглядят органично только в случае добросовестного поведения самого ответчика — то есть в рамках иска о ненарушении.

 

5.Неопределенность объема правовой охраны по патенту

 

Большая дискуссия между специалистами на протяжении нескольких десятилетий идет вокруг того. какие признаки считать эквивалентными, а какие - нет. Независимо от убедительности доводов, высказываемых участниками этой дискуссии, мы не ожидаем, что когда-нибудь наступит хотя бы видимость определенности в этом вопросе, до той поры, пока при установлении факта использования или неиспользования изобретения в материальном объекте или в способе суд будет всецело полагаться на мнение эксперта. О содержании экспертных заключений и о мотивах, побудивших того или иного эксперта признать какие-то признаки эквивалентными, мы в лучшем случае узнаем от коллег и из слухов. Крайне редко вопрос об эквивалентности попадает в сферу внимания суда и лишь изредка служит поводом для назначения повторной или дополнительной экспертизы.

Как показывает анализ публикаций, при установлении эквивалентности признаков все чаще возникают не столько вопросы, требующие каких-то специальных познаний в науке или в технике, сколько вопросы юридического характера, разрешение которых является прерогативой суда. В тех странах, где иски о нарушении патента рассматриваются одновременно с исками о его действительности, суд активно вырабатывает подходы не только к расширительному, но и к ограничительному толкованию признаков по формуле изобретения. Россия не относится к числу таких стран, однако проблему расширительного и ограничительного толкования обходят стороной не только суды. Лишь считанные единицы отечественных специалистов (а, следовательно, и судебных экспертов) уделяют внимание этой теме, да и те ведут ожесточенные споры друг с другом о точном списке критериев эквивалентности, методологии анализа, возможности применения устаревших инструкций, разъясняющих порядок применения доктрины эквивалентов и т. п. Этот путь ведет в тупик. Мнение отдельных специалистов, пусть даже и очень авторитетных, по вопросам права не носит общеобязательного характера и никогда не устроит всех, особенно если оно не поддерживается другими специалистами.

В этой связи введение в российское законодательство иска о ненарушении патента и повышение за счет этого правотворческой активности суда мы считаем на сегодняшний день единственным приемлемым способом установить ясные и единые как для создателей, так и для пользователей интеллектуальной собственности правила толкования формулы изобретения. Мы полагаем, что судебный эксперт как специалист в своей области техники должен отвечать только на вопросы, относящиеся к его компетенции, в то время как вопросы юридического характера должны разрешаться судом. Причем для правильного применения доктрины эквивалентов, как мы полагаем, суды и стороны иска не должны ограничиваться простой постановкой перед экспертом широкого вопроса об эквивалентности, фактически перекладывая на него бремя разрешения как технических, так и юридических вопросов. Поскольку эксперт не вправе самостоятельно собирать какие-либо доказательства11, именно стороны должны заранее учитывать все факторы, влияющие на объем правовой охраны по патенту, правильно формулировать вопросы для экспертизы и своевременно собирать и предоставлять суду все необходимые сведения, которые обосновывают их правовую позицию.

Попробуем рассмотреть факторы, суживающие объем патентных прав по формуле изобретения по сравнению с его буквальным толкованием или с расширительным толкованием с учетом доктрины эквивалентов. Некоторые из этих факторов хорошо известны в иностранной патентной практике [10], где принято определять объем правовой охраны по следующей формуле:

{Объем правовой охраны по формуле изобретения} = {Буквальное толкование формулы изобретения} + {Расширительное толкование признаков по формуле изобретения с учетом доктрины эквивалентов} - {Всё то, что находится в общественном достоянии} - {Всё то, что направлено на решение иной технической проблемы} - {Всё то, на что заявитель не претендовал на дату подачи заявки в силу явного или подразумеваемого добровольного ограничения} - {Всё то, что является настолько глубокой модификацией охраняемого решения, что оно само может рассматриваться в качестве изобретения в силу своей новизны и неочевидности} - {Всё то, что отличается отсутствием какого-либо признака по формуле изобретения, пусть даже несущественного}.

В американской патентной доктрине эти и ряд других факторов получили говорящее само за себя название «обратная доктрина эквивалентов» [8],[9]. В России многие из них неоднократно освещались в работах В. Ю. Джермакяна [1-7] и других авторов. При этом мы полагаем, во-первых, что факторы, которые традиционно упоминаются в этих работах, могут и должны учитываться при толковании любых признаков по формуле изобретения, а не только тех, в отношении которых применяется доктрина эквивалентов ;и, во-вторых, эти факторы могут быть обобщены до трех основных принципов:

1)

принципа технической эквивалентности;

2)

принципа непротиворечивости правовой позиции;

3)

принципа соразмерности объема охраны изобретательскому вкладу (что подразумевает нераспространение правовой охраны на то, что не могло охраняться патентом в силу законодательства и на то, что настолько отличается от охраняемого изобретения, что могло охраняться в качестве самостоятельного изобретения).

Рассмотрим эти факторы подробнее.

 

5.1.Принцип технической эквивалентности

 

Следует отметить, что данный критерий является наиболее фундаментальным и применяется практически во всех существующих определениях эквивалентных признаков. Однако, мы не будем долго останавливаться на рассмотрении этого принципа, так как вопрос технической эквивалентности, то есть способности средства, охарактеризованного заменяемым признаком, выполнять одинаковую функцию (актуальную применительно к охраняемому объекту) с заменяющим средством в сходном с изобретением объекте техники вызывает меньше всего разногласий.

Также мы не будем погружаться в различные дополнительные критерии, которые обычно увязывают с технической эквивалентностью, например, критерий «осуществления той же функции тем же способом» [49], характерный для патентной доктрины США, или «достижение того же технического результата». Первый дополнительный критерий, к сожалению, довольно трудно увязать с российской правовой базой, а второй будет более подробно рассмотрен ниже.

Однако, один момент мы все же рассмотрим в связи с интересным подходом к установлению эквивалентности, который предлагается в статье [50] авторитетных специалистов, цель которой состоит в поиске методологиии, устраивающей большинство специалистов в патентном праве. Немного упрощая, авторы статьи [50] предлагают использовать при установлении использования изобретения в объекте техники (имеющем отличия, заключающиеся в предположительно эквивалентных признаках) тот же методологический аппарат, который применяется при оценке «изобретательского уровня» и которым «владеют тысячи нынешних и бывших экспертов ФИПС (ВНИИГПЭ), патентных поверенных, патентоведов, что значительно упрощает назначение судебных экспертов, а самое главное, ставит проведение патентно-технической экспертизы на единую, тысячекратно апробированную методическую основу». Тем самым, авторы [50] предлагают передать оценку эквивалентности признаков т.н. «среднему специалисту», то есть гипотетическому лицу, которое имеет доступ к любым источникам из разных областей техники, которые он может свободно комбинировать, оценивая очевидность или неочевидность заявленного изобретения. Это означает, что от внимания авторов [50] укрылась важная деталь: п. 3 ст. 1358 ГК РФ ясно дает понять, что эквивалентные признаки должны стать известными в той области техники, к которой относится изобретение. То есть «средний специалист», может нарушать границы своей области техники, в то время, как п.3 ст.1358 ГК РФ этого не допускает. Это ограничение выводит из сферы действия патента куда более широкий круг технических решений, чем те, которые сами могли бы соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень», как предлагается в статье [50]. Гипотетический «специалист», оценивающий техническую эквивалентность признаков (на место которого должен поставить себя судебный эксперт), и близко не подходит к всеведению гипотетического «среднего специалиста», оценивающего изобретательский уровень заявленного решения со всеми вытекающими последствиями. Такой «посредственный специалист» не только не должен изобретать или обращаться к иным областям техники за свежими идеями, от него также нельзя ожидать способности производить замены, предполагающие глубокую переработку охраняемого изобретения, требующие значительного объема экспериментальной работы, которая выходит за рамки простой адаптации готового решения по известным правилам и рекомендациям. Предлагаем авторам [50] учесть этот момент при дальнейшем совершенствовании методологии.

Конечно, в связи с тем, что «посредственный специалист», оценивающий эквивалентность признаков, ограничен областью техники, к которой относится изобретение, встает вопрос, о том, что же именно следует считать «той же областью техники»12, учитывая, что никаких четких границ между областями человеческих знаний не существует. Полагаем, что к одной с изобретением области техники могут быть отнесены как минимум те источники, которые указаны в описании в качестве аналогов изобретения, а также все известные технические решения того же или сходного с изобретением назначения. Также, полагаем, что «посредственный специалист» должен обладать некоторыми общими познаниями в одной с изобретением области техники, по крайней мере, достаточными для понимания общепринятой в этой области терминологии (например, если изобретение относится к химии, «посредственный специалист» должен владеть терминологическим аппаратом химии). Во всех остальных случаях обращение «посредственного специалиста» к иным областям человеческих знаний будет нуждаться в серьезном обосновании. Кроме того, даже в пределах одной и той же области техники способность «посредственного специалиста» находить эквивалентные решения нельзя приравнивать к способности «среднего специалиста». Нельзя забывать о том, что помимо основного методологического аппарата оценки изобретательского уровня, законодательство, в частности, евразийское содержит так называемые «субкритерии», которые в некоторых случаях позволяют признать наличие изобретательского уровня даже тогда, когда применение обычной методологии приводит к выводу об отсутствии изобретательского уровня. Это имеет место, например, в следующих случаях13:

 

удовлетворение длительно существующей потребности;

 

сложность решаемой задачи;

 

преодоление недоверия и скепсиса специалистов;

 

продолжительность исследований, приведших к положительному результату;

 

простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствущая об оригинальности изобретения;

 

существенная экономическая значимость изобретения;

 

использование экспертизой множества ссылок, относящимся к различным временным периодам и/или к различным областям техники.

Полагаем, что в отличие от «среднего специалиста», «посредственному специалисту» нельзя приписывать способность производить какие-либо изменения запатентованного объекта, которые могли бы соответствовать этим субкритериям, и ограничение анализа эквивалентности признаков той упрощенной методологией, которая предусмотрена подзаконными актами РФ для анализа «изобретательского уровня», как это предлагают авторы [50] представляется необоснованным.

Говоря о принципе технической эквивалентности, в первую очередь следует обратить внимание на то, что применение этого принципа хоть и является необходимым условием для получения вывода о попадании сходного решения в сферу действия патента, но практически всеми специалистами признается его недостаточность без применения дополнительных условий. Более подробно о причинах такой недостаточности мы расскажем ниже.

 

5.2.Принцип непротиворечивости правовой позиции

 

5.2.1 Непротиворечие правовой позиции, ранее занятой правообладателем в разных юрисдикционных органах или на разных этапах делопроизводства в одном юрисдикционном органе

 

Практически ни одна публикация о доктрине эквивалентов в последние годы не обходится без упоминания доктрины эстоппель [6],[7],[50]. Ее суть состоит в том, что правовая позиция патентообладателя относительно толкования того или иного признака по формуле изобретения не должна противоречить ранее занятой им правовой позиции. Прежде всего должны учитываться любые изменения, внесенные правообладателем в материалы заявки (или патента) на изобретение. При этом, мы полагаем, что не имеет значения, являются ли такие изменения добровольными (сделанными по каким-то скрытым причинам) или вынужденными (сделанными под влиянием доводов патентной экспертизы); обратное означало бы, что на третьих лиц помимо и без того нелегкого бремени анализа патентной чистоты ляжет совсем уж непосильное бремя анализа истинных мотивов патентообладателя, которые обычно известны только ему самому. Поэтому, в обоих случаях (добровольных и вынужденных изменений) влияние такого поступка на объем прав по патенту должно быть одинаковым, ибо, когда заявитель добровольно отказывается от некоторых притязаний (например, исключает часть пунктов из формулы изобретения в уже выданном патенте, как предусмотрено евразийским законодательством), пользователи интеллектуальной собственности вправе расценить это как подразумеваемое согласие на использование изобретений по исключенным пунктам формулы. Если же действия правообладателя были вынужденными — они являются ни чем иным, как уточнением границ между изобретением и общественным достоянием.

Вопиющими примерами злоупотреблений при толковании признаков является такие (их следовало бы квалифицировать, как шикану), при которых заявитель приписывает признаку столь обобщенное значение, что в объем правовой охраны попадают решения, выбранные им же в качестве аналога. Также совершенно недопустимой является ситуация, при которой заявитель вначале отказывается от какого-то из альтернативных вариантов изобретения в процессе экспертизы, а затем утверждает, что данный вариант все еще охраняется в силу доктрины эквивалентов или по какой-то иной причине.

Поскольку применение доктрины эквивалентов помимо всего прочего подразумевает анализ технического результата, который достигается при осуществлении или применении изобретения (см. ниже), тот же принцип следует применять и в отношении утверждений заявителя о том, что именно является техническим результатом, которые сделаны им в описании изобретения или в процессе переписки с экспертизой. Эти утверждения не должны противоречить друг другу или здравому смыслу. Например, если заявитель просто отметил какое-то явление в описании изобретения, не придавая ему какого-либо значения, а тем более если он оценил это явление как нежелательное, нельзя признать состоятельной ссылку патентообладателя на это явление как на «истинный технический результат».

Вопрос о противоречии в правовой позиции и о добросовестности лица, претендующего на получение (сохранение в силе) патента, должен возникать в случае любых противоречий в объеме содержания того или иного признака изобретения, которое приписывается этим лицом на разных стадиях жизненного цикла изобретения, начиная от подачи первой заявки на изобретение в одной из стран Парижской конвенции и заканчивая рассмотрением вопроса о действительности патента в российском суде. Описание изобретения и последующая переписка с экспертизой не должны содержать какой-либо информации, свидетельствующей о явной недобросовестности, при которой заявитель желает истолковать тот или иной признак так широко, как если бы он не был им сужен в процессе делопроизводства по заявке. Иностранные заявители, которые помимо российского или евразийского патента имеют родственные патенты в США, в целом стремятся придерживаться указанного стандарта поведения и в России, поскольку в случае, если противоречия в позиции правообладателя относительно толкования толковании признака станут известными их конкурентам, они могут попробовать признать родственный патент США «незащищаемым» в рамках доктрины «нечистых рук», запрещающей любые действия, связанные с недобросовестным поведением, «обманом патентного ведомства», даже несмотря на то, что случай имел место в отношении родственного иностранного патента [52, 53]. В этой связи действенной мерой против подобного рода злоупотреблений американских патентообладателей может быть простое обещание передать все материалы, свидетельствующие о недобросовестном толковании формулы изобретения или об обмане патентного ведомства, их злейшим конкурентам.

Полагаем, что не только в США подобные действия являются недопустимыми. В рамках российского законодательства они должны приводить к ответственности, установленной ст. 10 ГК РФ в виде отказа в защите права патентообладателя. Аналогичным образом должны пресекаться и другие действия, связанные с обманом патентного ведомства для получения правовой охраны, которые в силу безнаказанности получили широкое распространение:

-

указание не достигающихся в действительности технических результатов;

-

предоставление сфабрикованных примеров осуществления (когда нельзя оправдать тенденциозные ошибки в данных, представленных в защиту изобретения, какими-либо случайными и непреднамеренными погрешностями эксперимента, или влиянием добросовестного заблуждения относительно валидности самой методики эксперимента);

-

сокрытие фактов более раннего открытого применения идентичного продукта, о которых заявителю или патентообладателю, несомненно, было известно до даты подачи заявки (например, когда такой продукт был выпущен в обращение самым заявителем или правообладателем)14.

Конечно, при этом следует избегать чрезмерно широкого понимания недобросовестности поведения. Подобная ответственность должна возникать только в том случае, если патентообладатель заведомо знал о том, что предоставляемые им сведения были недостоверными, а заявленное изобретение порочным.

В итоге принцип можно сформулировать следующим образом: желание патентообладателя охватить патентом какое-либо сходное решение не должно противоречить ранее занятой им правовой позиции.

 

5.2.2. Непротиворечие правовой позиции сведениям и утверждениям, содержащимся в описании изобретения

 

Данный принцип можно было бы рассматривать, как частный случай эстоппеля, однако учитывая его объем и многообразие, предлагаем остановиться на нем отдельно.

Помимо поведения правообладателя на протяжении всего жизненного цикла изобретения следует придавать значение тому смыслу терминов и выражений, использованных в формуле изобретения, которое они имеют в силу их системного толкования с учетом всех сведений и утверждений в описании изобретения. Это необходимо делать не только «для преодоления ее [формулы изобретения] неясных или неопределенных положений», как того прямо требует российское законодательство, но и в тех случаях, когда это необходимо для «установления ее [формулы изобретения] полного и действительного содержания», как поясняет правило 12 (3) Инструкции к Евразийской патентной конвенции. В какой-то степени любая информация, которая приводится заявителем в описании изобретения, может прямо или косвенно влиять на «действительное содержание» формулы изобретения, как сужая, так и расширяя его В этой связи толкование формулы изобретения вопреки такому «содержанию» можно также рассматривать в рамках анализа поведения правообладателя. Это соображение, как представляется, сразу должно снять обычное возражение специалистов, имеющих дело с российскими патентами, о том, что к описанию следует обращаться лишь для толкования неясных признаков.

Рассмотрим несколько типичных случаев.

 

5.2.2.1. Рассмотрение сходного решения в качестве подпадающего под патент противоречит утверждениям в описании изобретения

 

Бывают ситуации, в которых заявитель лишь спустя годы осознает ценность какого-то сходного с его изобретением технического решения и пытается «притянуть его за уши» к своему изобретению, даже если это не очень вяжется с утверждениями, которые содержатся в описании. Например, бывают ситуации, когда в описании изобретения ясно говорится о том, что тот или иной признак по формуле либо не является тем-то и тем-то, или когда заявитель относит к числу пригодных для воплощения изобретения только определенные средства, соответствующие жестким критериям (которым не соответствует «притянутое за уши» техническое решение) и т. п. В этом случае оснований для расширительного толкования также не существует, потому что оно противоречило бы «действительному содержанию» формулы изобретения. К слову, иностранные заявители все же стараются воздерживаться от включения в описание любой информации, которая может ограничивать толкование признаков по формуле изобретения.

 

5.2.2.2 .В описании изобретения приводится иное (обычно расширительное) толкование признаков по формуле изобретения

 

Довольно распространенной является ситуация, при которой смысл того или иного признака по формуле изобретения совершенно понятен специалисту, но при этом его буквальное толкование либо намного уже того значения, которое ему стремится придать заявитель в описании изобретения, либо в принципе имеет с ним мало общего. Разумеется, мы не говорим сейчас о тех случаях, когда неявная отсылка к описанию является вынужденной и оправдана тем, что для наименования каких-то совершенно новых признаков изобретения просто отсутствует общепринятая терминология, и чтобы не загромождать формулу пространными определениями, заявитель приводит их в описании. В интересующей нас области ( фармацевтике) заявители обычно прибегают к подобным уловкам (созданию собственного «словаря») лишь для того, чтобы, с одной стороны, упростить получение патента (ведь эксперт оценивает патентоспособность заявленного изобретения с учетом того значения признака, использованного в формуле изобретения, которое имеет в виду средний специалист); а с другой стороны, чтобы в случае возможного нарушения патента ссылаться на более широкое толкование признака, которое дано в описании изобретения. В этом случае о расширении правовой охраны говорить нельзя, этому препятствуют сразу три причины. Во-первых, целью анализа описания изобретения является именно «толкование формулы изобретения», но никак не замена в принципе понятных притязаний по формуле изобретения описанием. Во-вторых, изобретение в таком широком понимании, как оно охарактеризовано в описании, никем и никогда не проверялось на предмет его соответствия всем условиям патентоспособности. В-третьих, сам по себе факт, что заявитель не включил в формулу изобретения нечто для него ценное, о чем он хорошо знал и в принципе мог заявить к охране, любое третье лицо, действующее разумно, осмотрительно и добросовестно, вправе расценивать как косвенно выраженное согласие на переход этой ценности в общественное достояние. Именно так и оцениваются иностранными судами правовые последствия невключения в формулу изобретения каких-то вариантов изобретения, которые были раскрыты заявителем в описании. Действия вопреки такому «неявному» согласию нарушили бы принцип непротиворечивости поведения патентообладателя.

 

5.2.2.3. Признаки по формуле выражены точными числовыми характеристиками, в том числе с упоминанием таких выражений, как «не менее», «не более», «от», «до», в то время как соответствующие количественные характеристики сходного решения вступают с ними в явное противоречие

 

В этом разделе поговорим о количественных признаках, то есть признаках, сформулированных в виде диапазонов или точечных числовых значений какого-либо параметра, заданных конкретными числовыми значениями. Также к этой категории можно отнести признаки, которые предлагается определять с помощью математических формул. Полагаем, что в таких случаях не существует никаких оснований для включения в объем правовой охраны каких-то иных числовых значений по той причине, что видя подобные признаки, эксперт патентного ведомства, оценивающий патентоспособность заявленного изобретения, средний специалист или любое третье лицо, намеренное использовать техническое решение с близким к диапазону значением признака15, - должны ожидать, что указанные в формуле точные числовые значения заявитель выбрал потому, что провел или должен был провести все необходимые эксперименты, доказывающие как осуществимость изобретения во всем диапазоне, так и достижение выбранного им технического результата при любом значении из выбранного диапазона и пришел к выводу или убедился в результате эксперимента, что за рамками диапазона необходимый результат не достигается. В этом случае техническое решение даже с близким, но отличающимся значением количественного признака уже можно рассматривать как нечто, настолько отличное от охраняемого изобретения, что могло бы охраняться в качестве самостоятельного изобретения, преодолевая предубеждение авторов охраняемого изобретения о невозможности осуществления изобретения или достижении технического результата вне охраняемого диапазона. Если же в сходном решении за счет изменения количественного признака перестал достигаться технический результат по изобретению – вывод об отсутствии эквивалентности еще очевиднее.

 

5.2.2.4. В сходном решении не достигается технический результат по патенту

 

Очевидно, что патентные права никоим образом не могут распространяться на решения, пусть даже очень сходные с охраняемым, в которых не достигается технический результат по изобретению. Такое (сходное) решение не может охраняться патентом, так как если бы оно было включено в заявку на выдачу патента, заявитель получил бы отказ в выдаче патента либо по причине несоответствия сходного решения условию единства изобретательского замысла (если достигается иной, чем в охраняемом изобретении результат); либо в связи с несоответствием условию патентоспособности «изобретательский уровень» (если технический результат не достигается и при этом не достигается никакого другого неочевидного результата); либо в связи с несоответствием условию патентоспособности «промышленная применимость» (достижимость технического результата согласно евразийскому законодательству оценивается в рамках проверки промышленной применимости). Чаще всего такая ситуация случается тогда, когда замена признака в сходном решении препятствует достижению технического результата по изобретению.

При этом по нашему мнению данный подход не должен ограничиваться только теми ситуациями, когда в сходном решении не используется один из признаков по изобретению. Как мы считаем, нарушение не должно признаваться и в том случае, когда достижению одного с охраняемым изобретением технического результата препятствует какой-либо дополнительный признак, а по остальным признакам решения полностью совпадают. Подобные ситуации очень часто возникают в фармацевтике при сравнении решений, относящихся к композициям. Например, предположим, что существует патент на «Жидкую композицию активного ингредиента А и стабилизатора Б для лечения З». Технический результат состоит в достижении срока хранения 1 месяц. Также существует сходное решение «Жидкая композиция активных ингредиентов А и Г и стабилизатора Б для лечения З». Техническим результатом является усиление действия композиции, при этом срок хранения полученной композиции составляет 1 неделю, вследствие нестабильности ингредиента Г. Несмотря на использование в сходном решении всех без исключения признаков охраняемого изобретения, нарушение в таком случае не должно быть признано, так как это противоречило бы выбранному патентообладателем техническому результату.

Также принцип «непротиворечия» описанию должен препятствовать включению в объем охраны по патенту таких сходных решений:

-

страдающих недостатками, от которых обещает избавить патентообладатель в описании изобретения;

-

в которых проявляются эффекты, отмеченные патентообладателем как нежелательные, которых следует избегать при осуществлении изобретения;

-

которые не позволяют решить задачу, поставленную в описании изобретения.

5.2.2.4.1. Технический результат по изобретению в принципе недостижим

 

Важным частным случаем ситуации, описанной в п. 5.2.2.4, является ситуация, при которой технический результат не достигается ни в сходном решении, ни в решении по патенту 

Часто такие патенты выдаются либо на основе некорректных (фальсифицированных) эмпирических данных, либо вообще без какого-либо подтверждения возможности достижения технического результата. В настоящее время эта ситуация выглядит тупиковой для лица, желающего использовать изобретение по такому патенту, в связи со следующими обстоятельствами:

a)

возможность достижения технического результата в процессе экспертизы не проверяется в силу того, что экспертиза не осуществляет и не вправе осуществлять его экспериментальную проверку, а, следовательно, вынуждена полагаться на декларативные заявления;

б)

при проведении экспертизы может попросить заявителя подтвердить возможность осуществления изобретения (промышленную применимость), но не возможность достижения технического результата;

в)

в то же время, даже если третье лицо в результате экспериментов обнаружит, что технический результат не достигается, Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента критически оценивает все подобные доказательства, являющиеся, по сути, мнением заинтересованной стороны и отказывает в удовлетворении возражений, к тому же сторона патентообладателя в ответ предоставляет материалы, подтверждающие обратное;

г)

суды не находят оснований для признания недействительными решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений, поскольку доводы лица подавшего возражение, и доводы патентообладателя в рамках процесса об аннулировании патента уравновешивают друг друга.

Между тем такое положение нарушает принцип состязательности и право на судебную защиту, поскольку Палата по патентным спорам, являясь неполноценной с процессуальной точки зрения квазисудебной структурой, в отличие от суда лишена возможности назначать независимую судебную экспертизу для проверки фактов, имеющих юридическое значение в случаях, когда позиции оппонентов не совпадают. Кстати отметим, что аналогичный административный орган Европейского Патентного Ведомства , - Апелляционная палата - таким правом обладает и может при необходимости обратиться в суд соответствующей страны ЕС для того чтобы назначить экспертизу или привести к присяге свидетеля или эксперта.

По причинам, указанным выше, обращение в суд для признания факта, имеющего юридическое значение (недостижения технического результата), невозможно. Таким образом, эффективно защититься от патента с недостижимым техническим результатом можно только при условии рассмотрении соответствующего обстоятельства судом, а не Роспатентом. Это еще раз подчеркивает необходимость введения в российское законодательство иска о ненарушении, как эффективного средства защиты против патентов этого рода.

 

5.2.2.5. Нарушение не должно быть признано и в том случае, когда в сходном решении отсутствует какой-либо из признаков по формуле изобретения

 

При этом целесообразно выделить две наиболее распространенные ситуации:

a)

когда в сходном решении отсутствует какой-то «несущественный» признак;

б)

когда признак в принципе не может присутствовать в сходном решении, так как является т. н. «внешним».

В ситуации «а» отсутствие в «нарушающем» объекте несущественного признака по формуле изобретения не может быть исцелено с помощью расширительного толкования, так как это нарушило бы принцип правовой определенности объема охраны для третьих лиц, который в мировой практике является одним из противовесов доктрине эквивалентов, наряду с обратной доктриной эквивалентов. Российское законодательство содержит норму, позволяющую эксперту (хотя и не обязывающую его) предупреждать патентообладателя о нежелательности включения в формулу несущественных признаков и о том, что это чревато для него негативными последствиями. Это говорит о том, что законодатель возложил именно на патентообладателя, а не на третьих лиц бремя ответственности за ошибки, допущенные им при составлении формулы изобретения.

Ситуация «б» несколько сложнее. Среди специалистов существуют два противоположных мнения о том, можно ли нарушить патент, содержащий т.н. «внешние» признаки, то есть признаки, которые включены в независимый пункт формулы изобретения, но отсутствуют в самом изделии при его изготовлении или при продаже и появляются у него только при использовании конечным потребителем, при дополнительном оснащении или в процессе функционирования. Большая часть специалистов [см., например, 31], и к ним относятся авторы настоящей статьи, не считают возможным признавать использование таких изобретений, по крайней мере, пока в закон не будут внесены соответствующие уточнения. Однако суды, опираясь на мнения экспертов, приходят к разным, часто противоположным выводам по этому вопросу [см. там же]. По всей вероятности в основе судебных решений об использовании подобного рода изобретений лежит исключительно внутреннее убеждение эксперта о применении подобных признаков. Такие выводы были бы невозможны, если бы экспертиза не давала правовой оценки обстоятельствам дела и руководствовалась лишь вопросом о фактическом использовании или неиспользовании подобных признаков. В статье [49] без какого-либо нормативного обоснования утверждается, что «признаки, несущественные по их определению, не определяют сущность изобретения, и их удаление из формулы изобретения можно рассматривать как замену несущественного признака эквивалентным ему (его отсутствием)». В статье [31] предлагается вообще не учитывать «внешние» признаки при оценке использования в материальном объекте всех признаков изобретения согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ лишь на том основании, что они характеризуют не изобретение, а что-то другое, не относящееся к нему. Однако эту точку зрения нельзя назвать убедительной, так как признаки, характеризующие нечто, что не является изобретением, или нечто, что вовсе не требуется для решения поставленной технической задачи, ничем не отличаются от «несущественных признаков», о негативном влиянии которых с точки зрения объема правовой охраны законодатель предупредил правообладателя. Мы же полагаем, что в отношении «внешних» и несущественных признаков должны применяться одинаковые подходы. В этом мы солидарны с мнением Рабочей группы совета Палаты патентных поверенных по разработке Методики установления факта использования изобретения, которым «Многолетний опыт подсказывает, что первый путь [игнорирование признаков по формуле] завтра же обернется злоупотреблениями, когда под категорию несущественных недобросовестные судебные эксперты будут подгонять и технические признаки, исключая их из рассмотрения. Поэтому более целесообразным представляется второй путь – неприменения правила об эквивалентах к таким признакам…» [50].

Здесь нельзя не отметить, что авторы статьи [50] выносят признаки, характеризующие назначение в самостоятельную категорию, требующую какого-то особого подхода при установлении эквивалентности. Полагаем, что такой подход является искусственным. Нет никакого подтекста в том, что законодатель особо выделяет признаки назначения в п. 10.8.1.3 (1) Регламента по изобретениям: вероятно причина этого в желании переломить ранее существовавшее пренебрежение экспертизы признаками назначения; тем самым законодатель лишь подчеркнул, что назначение является как раз обычным признаком изобретения, а не каким-то особенным.

Трудности правоприменения возникают вовсе не из-за особенной природы признаков назначения, а по причине того, что данные признаки, как правило, относятся к двум проблемным категориям, требующим больших усилий для правильной интерпретации:

1)

«подразумеваемые» или «имманентно-присущие» признаки, то есть характеристики, из которых следует, что объекту присущи определенные, известные специалистам технические признаки, не нуждающиеся в упоминании. Например, из характеристики «оптический микроскоп» следует, что в нем есть система линз или зеркал, которые обеспечивают увеличение микрообъекта;

2)

«внешние» признаки, не присущие объекту вне процесса его использования.

И если с признаками первой категории еще можно как-то разобраться, прибегая к помощи специализированных справочников и к системному толкованию описания изобретения, то признаки последней категории вызывает серьезные затруднения.

Наше мнение состоит в том, что подход к признакам этой категории не должен чем-то отличаться от общего подхода к «внешним» признакам, который уже описан выше. Мы полагаем, что назначение является мнимой характеристикой материальных объектов; в действительности последние обладают лишь определенными физическими, химическими и т.п. свойствами, позволяющими применять их в соответствии с указанным назначением. Назначение приписывается вещам и процессам лишь в силу представлений человека об их потенциальной предназначенности либо по факту реального применения той или иной вещи или процесса в какой-либо сфере человеческой деятельности. Из указания «оптический микроскоп для наблюдения за митозом в эукариотических клетках» следует лишь, что вещь обладает некоторым набором подразумеваемых технических признаков, позволяющих использовать его аналогично известным микроскопам, но в случае, когда физический объект «микроскоп» находится на исследовании у судебного эксперта любые предположения о том, что признак «для наблюдения за митозом в эукариотических клетках» использован в объекте будут являться не более, чем домыслами, даже если такое назначение прямо указано в инструкции к микроскопу. Этот подход не является нашим изобретением, а изложен, например, в Руководстве [51]:

«5.21. Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, который представлен в такой форме, как «”вещество или композиция Х”, после чего следует указание на использование, например, ”…для использования в качестве лекарства”, ”…в качестве антибактериального агента” или ”…для лечения заболевания Y” будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22)».

Следует отметить, что в разделе 5 Руководства [51] содержатся общепринятые в мире принципы толкования формулы изобретения с «внешними» признаками и объема их правовой охраны, в том числе для изобретений, относящихся к «продукту, охарактеризованному через способ получения». В этой связи нельзя признать состоятельным довод авторов [50] о том, что эти признаки следует учитывать даже вопреки закону и здравому смыслу лишь потому, что охрана изобретений с внешними признаками становится невозможной. На самом деле эти признаки должны лишь побудить эксперта выяснить технические особенности заявленного объекта, которые за ними скрываются, и установить использование в физическом объекте именно этих особенностей. Если же такие особенности установить не удается — то нет и необходимости проводить какое-либо сравнение. Признак, техническое содержание которого неясно, по законам логики не может быть идентифицирован в материальном объекте.

 

5.3.Принцип соразмерности объема охраны изобретательскому вкладу

 

Мы не будем подробно останавливаться на том, что технические решения, которые отличаются от решения, охраняемого патентом настолько, что могли бы сами соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень» не должны никоим образом подпадать под действие патента, так как этот аспект достаточно полно раскрыт в статье [50]. В целом соглашаясь с этим мнением, мы лишь хотели бы обратить внимание авторов [50] на то, что помимо решений, которые соответствовали условиям изобретательского уровня, из сферы действия патента необходимо вывести также все те решения, которые не могли получить правовую охрану на дату приоритета заявки на получение патента. Это положение является важной составляющей обратной доктрины эквивалентов и упоминается практически в любой отечественной и иностранной публикации по теме толкования формулы изобретения; тем страннее, что авторы статьи [50] обходят его своим вниманием.

Далее рассмотрим некоторые наиболее актуальные для фармацевтической индустрии аспекты данной темы.

 

5.3.1.Нераспространение патентной охраны на объекты, находящиеся в общественном достоянии

 

К сожалению практика прямого применения судами защиты общественного достояния в России полностью отсутствует. Норма ст. 1364 ГК РФ о переходе изобретения в общественное достояние еще ни разу не была напрямую успешно использована в качестве инструмента защиты от иска о нарушении, а суды до настоящего времени еще не дали однозначного ответа на вопрос о том, где пролегает граница между охраняемым изобретением и общественным достоянием, что заставляет сомневаться в самой возможности ее практического использования для защиты ответчика. Как показывает анализ, в тех немногих случаях, когда ответчики все же пытаются прибегнуть к ст. 1364 ГК РФ, обоснование правовой позиции вызывает вопросы. Обычно ответчик стремится доказать лишь факт использования изобретения уже перешедшего в общественное достояние. Между тем лишь на первый взгляд может показаться, что для ответа на вопрос о том, что именно переходит в общественное достояние в момент истечения срока действия первичного патента применимы те же критерии, что и при установлении факта использования изобретения в соответствии со ст. 1358ГК РФ. Тогда критерий для разграничения вторичных патентов и общественного достояния мог бы звучать следующим образом: «Если в каком-либо объекте использованы все без исключения признаки изобретения, перешедшего в общественное достояние, или эквивалентные им признаки, это не будет считаться нарушением». Но если мы будем применять этот критерий, то не сможем признать нарушенным ни один вторичный патент, ибо почти все они содержат первичное изобретение и являются таким образом16 зависимыми от первого патента, переходящего в общественное достояние. Очевидно, судебная практика должна выработать иные критерии, но - какие именно?

Едва ли не в каждой публикации, посвященной доктрине эквивалентов, отмечается необходимость ограничения расширительного толкования объема правовой охраны по формуле изобретения, как минимум, для того, чтобы в объем охраны по патенту не попадали технические решения, уже бывшие известными ранее и/или не являющиеся патентоспособными на дату приоритета заявки на патент. С учетом этого соображения толкование признаков по формуле изобретения не должно распространяться на нечто такое, что не соответствовало условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Это соображение можно легко обобщить: патент не должен охранять ничего такого, что на дату его приоритета не соответствовало условиям патентоспособности. В этой связи охрана также не должна распространяться на такие сходные с охраняемым решения, которые не соответствовали бы условию патентоспособности «промышленная применимость», будь они включены в заявку на получение патента; либо в силу того, что они не способны реализовать назначение, указанное в описании патента; либо в силу того, что средства и методы для осуществления таких сходных решений не были известны на дату приоритета и не раскрыты в описании патента. То есть мы предлагаем не распространять правовую охрану по патенту не только на те решения, которые отличаются от изобретения по патенту настолько, что они сами могли быть признаны соответствующими условию «изобретательский уровень», как предлагают авторы статьи [50], но и на те решения, на которые рассматриваемый патент вообще не мог быть выдан ввиду их несоответствия условиям патентоспособности.

Применение указанного критерия на практике возможно только в том случае, если стороны будут правильно формулировать вопросы для судебной экспертизы и обеспечивать суд (и эксперта) всеми необходимыми доказательствами для оценки сходного решения на соответствие или несоответствие этому критерию. Без глубокой подготовки сторон на предварительных этапах судебного процесса исход дела будет практически предрешен теми вопросами и доказательствами, которые переданы судебному эксперту. Например, какого исхода может ожидать ответчик, если истец предложил поставить перед экспертом единственный вопрос в следующей формулировке: «Использовано ли в продукте Х все без исключения признаки изобретения Y или эквивалентные им признаки, то есть признаки, выполняющие одинаковые функции и ставшие известными в данной области техники до даты приоритета изобретения» и не представил своих собственных вопросов или возражений по поводу некорректности определения эквивалентных признаков, содержащихся в самом вопросе? В этом случае можно будет считать, что ответчик своевременно не воспользовался имевшимися у него процессуальными возможностями. Бремя доказывания принадлежности сходного решения к уровню техники либо наличия у него изобретательского уровня, как представляется , должно лежать на ответчике; а бремя доказывания эквивалентности и несоответствия сходного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» — на истце.

К большому сожалению и стороны, и суды идут по наиболее простому пути. Первые — упускают возможность защиты с помощью общественного достояния, вторые - под любыми предлогами стараются избежать его рассмотрения, либо полностью игнорируя ссылку ответчика на общественное достояние, либо отказывая ответчику на том основании, что он, якобы ставит вопрос о действительности патента, который находится в исключительной компетенции Роспатента, а не суда. На самом же деле к действительности патента эти аргументы не имеют ни малейшего отношения. Даже действительный патент может требовать разграничения объема патентных прав с общественным достоянием. Приведем простой пример. Предположим, была известна таблетка, содержащая 50 мг. Э. для лечения гепатита. Заявитель доказал эффективность Э. в меньшей дозе — 5 мг и получил патент на «Таблетку для приема один раз в день, содержащую до 5 мг соединения Э. для лечения гепатита». Каков в этом случае будет ответ эксперта на вопрос: «Содержит ли таблетка ответчика [содержащая 50 мг Э.] 5 мг Э.?» и будет ли такой ответ справедлив, с учетом того, что таблетки с 50 мг Э. были известны задолго до патента, и в патентоспособности изобретения по патенту также нет никаких сомнений? Защита по делам этой категории возможна только путем разграничения изобретения с общественным достоянием. В зарубежной судебной практике такая модель защиты хорошо известна, как Gilette defence (США) или Formstein defence (Германия). Последняя представляет для нас особый интерес, поскольку в отличии от США, в Германии, как и в России, вопросы патентоспособности и нарушения патента рассматриваются в разных юрисдикционных органах, что тем не менее не мешает немецким судам погружаться в несвойственную им проблематику патентоспособности вторичного изобретения. В России пока известен лишь один случай применения защиты общественного достояния — нашумевшее дело Комбиотеха [29], в котором чтобы отстоять свое право использовать объект общественного достояния ответчику пришлось вначале сходить в Роспатент, чтобы получить заранее очевидный ответ: объект общественного достояния (который использует ответчик) отличается от изобретения истца. Принимая решение, Высший арбитражный суд РФ исходил из того, что патент не мог охранять известное решение, иначе он не был бы выдан, притом Роспатент подтвердил факт отличий между известным и охраняемым решением, сохранив патент в силе.

Чтобы добиться этого результата, ответчик был вынужден дожидаться решения Роспатента и оспаривать вступившее в законную силу решение суда, несмотря на то, что вся соответствующая аргументация в защиту общественного достояния приводилась еще в первой инстанции. Такая практика возлагает излишние судебные и административные издержки, а также риски на пользователей интеллектуальной собственности, является порочной и нуждается в изменении. Одним из эффективных способов снижения рисков, как нам представляется, была бы возможность предъявления иска о ненарушении.

 

5.3.2.При переходе в общественное достояние более раннего патента на идентичное селективное изобретение более поздний патент действует только применительно к тому назначению, которое связано с вновь открытыми свойствами вещества, даже если такое ограничение не содержится в формуле изобретения более позднего патента

 

Последствия перехода в общественное достояние изобретения по более раннему патенту на идентичное селективное изобретение законом не урегулированы.

Хотя представители Роспатента предпочитают бороться с проблемой двойного патентования фармацевтических изобретений путем ее отрицания [27], тем не менее, многим специалистам не понаслышке известно о ее существовании [28],[11],[48]. Ее причина в том, что российское законодательство17 не требует указывать в независимом пункте формулы изобретения назначение или активность химического соединения в качестве одного из признаков. Охрана предоставляется соединению как таковому. Вкупе с положениями законодательства о селективном изобретении18 это приводит к тому, что становится возможным получить два (или больше) патента с разными датами на одно и то же химическое соединение, если в позднем патенте (в описании, а не в формуле) указано на новую активность известного химического соединения. На практике это означает, что та или иная молекула может охраняться свыше установленного статьей 1364 ГК РФ срока. Делается это примерно следующим образом. Вначале правообладатель получает патент на группу химических соединений «Соединение следующей структуры …», без указания в формуле какого-либо назначения. Затем правообладатель проводит дополнительные эксперименты и понимает, что какое-то соединение, которое не было описано в первой заявке, как специально полученное и исследованное, но подпадает под общую структурную формулу первого патента, обладает какими-то новыми свойствами. В этом случае правообладатель может подать еще одну заявку на одно из соединений, подпадающих под общую структуру, также при этом не указывая в формуле никакого назначения. И в том и в другом случае охрана предоставляется соединению как таковому, однако срок действия второго патента оканчивается позднее.

За примерами не нужно далеко ходить. Еще в статье [11] автор упоминал патенты РФ № 2147574 и 2195446, оба охраняющие одно и то же вещество — цинакальцет. Общий срок охраны этого соединения составляет более 28 лет. В докладе [28] упомянуты еще два патента РФ № 2095358 и 2114838 оба охраняющие вориконазол (максимальный общий срок охраны этого соединения составляет более 27 лет), которые уже стали предметом двух судебных процессов. Следует еще раз подчеркнуть, что эти патенты полностью идентичные друг другу соединения без каких-либо дополнительных признаков.

На практике эта ситуация приводит к возникновению правовой неопределенности: возможно ли использование младшего изобретения после перехода старшего изобретения в общественное достояние? Что происходит при истечении срока действия старшего патента? Приводит ли это к тому, что соединение, попавшее в общественное достояние, может быть использовано любым лицом по любому назначению (напоминаем, что в формуле изобретения назначение не указывается, следовательно, может быть любым)? Или же младший патент (в формуле которого назначение соединения и его биологическая активность тоже не указана) действует в полном объеме вопреки переходу старшего изобретения во всеобщее достояние? Действующее законодательство не дает никакого ответа на эти вопросы.

На первый взгляд, если изобретение по более раннему патенту перейдет в общественное достояние, можно будет утверждать, что в таком случае второй патент на идентичное изобретение не будет ничего охранять и может быть использован любым лицом совершенно свободно. Однако, если мы воспользуемся критерием из раздела 5.3.1, то придем к выводу, что после окончания срока действия старшего патента нарушением патента на идентичное младшее изобретение (которое является селективным) будет использование только таких свойств соединения, которые уже были известны на дату приоритета младшего патента, либо использование которых было очевидно, но не тех свойств, открытие которых и послужило основанием для выдачи младшего патента. Это подводит нас к выводу, вынесенному в заголовок раздела. Обращаем внимание, что данная ситуация в наиболее чистом виде отражает проблему неурегулированности соотношения между изобретением и общественным достоянием, она не имеет никакого отношения к доктрине эквивалентов, поскольку даже при буквальном толковании формулы изобретения младшего патента нарушение должно быть признано постольку поскольку все признаки соединения по формуле младшего патента будут использованы, а назначение и свойства соединения не могут рассматриваться в качестве отличия, т.к. они не указаны в формуле изобретения.

Судебная практика по данному вопросу еще не сформировалась. Мотивировку имеющихся судебных актов, нельзя назвать удовлетворительной. Например, из постановления [16] следует, что:

«[Ответчик] указывает, что суд не применил статью 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащую применению, а также не дал оценку доводам ответчика о том, что он использовал другой патент Российской Федерации № 2095358, срок действия которого уже истек. Кроме того, со стороны истца имеет место злоупотребление правом

…

При вынесении обжалуемого решения патент Российской Федерации № 2114838 являлся действующим, а требования относительно патента № 2095358, на который ссылается податель апелляционной жалобы, истцом не заявлялись. Одновременное использование в препарате как патента, перешедшего в общественное достояние, так и действующего патента не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав на действующий патент. Законодательство не содержит запрета на использование в лекарственном препарате более чем одного патента, однако законодательство содержит запрет на использование в лекарственном препарате патента без согласия патентообладателя (статьи 1229,1358 Гражданского кодекса Российской Федерации)».

В решении [30] отмечается:

«Именно поэтому использование в препарате «Вориконазол Канон» патента РФ № 2095358 (перешедшего в общественное достояние в связи с истечением срока действия) не придает правомерности использованию в этом же препарате действующего патента РФ № 2114838, иное бы означало неограниченную возможность избегать ответственности за нарушение интеллектуальных прав путем одновременного использования как изобретения, перешедшего в общественное достояние, так и изобретения по действующему патенту. Ни статья 1229 ГК РФ, ни статьи 1358 и 1359 ГК РФ не содержат такого исключения / основания освобождения от ответственности за нарушение исключительного права на изобретение.

Вывод об использовании изобретения по патенту РФ № 2095358, перешедшего в общественное достояние, в соответствии со статьей 1358 ГК РФ не отменяет вывода об использовании действующего патента РФ № 2114838, за нарушение исключительного права на который наступает ответственность в соответствии со статьей 1252 ГК РФ.

Патенты РФ № 2095358 и № 2114838 охраняют разные технические решения, поскольку иначе указанные патенты не могли быть выданы.

Вывод о том, что указанные патенты не охраняют одно и то же изобретение подтвержден тремя судебными актами Суда по интеллектуальны правам: Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу N СИП-17/201719 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2015 N С01-607/201 по делу N СИП-17/2015, Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2015 по делу СИП-308/2015, и указанными акты не установлена противоправность или злоупотребления правом в действиях компании ”Пфайзер Инк.” в связи с получением исключительного права на два разных технических решения по двум разным патентам № 2095358 и № 2114838».

Анализ цитированных в решении суда дел, показывает, что эти утверждения не соответствуют действительности, поскольку в деле СИП-17/2015 Президиум СИП признал вопрос об идентичности решений неотносимым к делу и отказался от его рассмотрения: «Суд первой инстанции обоснованно не стал устанавливать такие обстоятельства, как: является ли зависимым патент Российской Федерации № 2114838 от патента Российской Федерации № 2095358, имеет ли он иное техническое решение от патентов указанных в реестре изобретений, содержащих Вориконазол, поскольку установление указанных обстоятельств не требовалось при рассмотрении данного требования общества».

В деле СИП-308/2015 вопрос об идентичности не исследовался судом, т.к. истцу было отказано в рассмотрении заявления о признании решения Роспатента о продлении срока действия патента недействительным в связи с пропуском процессуального срока.

 

5.3.3.Объем прав по дополнительному патенту при переходе в общественное достояние изобретения по основному патенту

 

С изменением механизма продления срока действия патента, которое произошло в связи с введением в статью 1364 ГК РФ нормы о выдаче дополнительного патента только на то изобретение, в отношении которого выдано разрешение на его использование, возникает интересный (и пока теоретический вопрос). Суть его вот в чем. Изобретения в области лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов, как правило охраняются патентом на группу из большого количества химических соединений, охарактеризованных с помощью общей структурной формулы, в то время как дополнительный патент должен выдаваться только на одно из таких соединений. Но что происходит в момент, когда срок действия основного патента заканчивается, а дополнительный все еще продолжает действовать? Переходит ли соединения, не вошедшие в дополнительный патент, в общественное достояние, или они по-прежнему должны охраняться как эквиваленты соединения по дополнительному патенту? Хотя это и не следует из буквы закона, однако, мы полагаем, что указанное изменение как раз и было внесено в законодательство для того, чтобы эти «не вошедшие» соединения перестали охраняться.

 

5.3.4. Мнимые изобретения, не вносящие реального вклада в уровень техники, не должны охраняться

 

Особенно проблемными и притом весьма распространенными являются ситуации, когда патент выдан на продукт до этого много лет присутствовавший на рынке. Это возможно из-за того, что свойства, которые патентообладатель указывает в качестве «новых», доказывающих, что сам продукт, обладающий этими свойствами, является новым, по каким-то причинам не были до этого никем описаны, хотя сам продукт как таковой мог продаваться. Опровергнуть такое утверждение экспертиза Роспатента не может. Оспорить такой патент также практически невозможно, т.к. никаких источников, подтверждающих известность продукта с «новыми» свойствами, не существует, а экспериментальные данные Палата по патентным спорам всерьез не воспринимает, т. к. не наделена полномочиями суда по оценке доказательств.

Обычно такие патенты получают по известной всем патентным специалистам схеме:

1)

патентообладатель понимает, что срок патентной охраны коммерчески успешной субстанции скоро истекает;

2)

свойства субстанции (которая к этому времени много лет продается в России и в мире) тщательнейшим образом исследуют на предмет каких-либо новых свойств, еще не исследованных ввиду, например, их невостребованности;

3)

если в литературе не были описаны, к примеру, спектры порошковой дифракции известной субстанции20 — такие спектры снимают и подают заявку на «новый» только что полученный продукт, который к тому же обладает улучшенными характеристиками (например, с улучшенной прессуемостью или стабильностью21);

4)

патентное ведомство не может сопоставить спектры порошковой дифракции «нового» продукта с таковыми у старого ввиду отсутствия оных и делает неизбежный вывод о том, что изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Эта проблема признается Роспатентом и, в частности, была отмечена в публичном докладе [32].

В борьбе с приемами этого рода (которые получили наибольшую известность в деле О. Тихоненко против производителей японских автозапчастей) ответчики шли либо по пути аннулирования мешающего патента, либо суд принимал решение об отсутствии нарушения [1]. В первом случае в уровне техники была выявлена публикация, порочащая новизну [33]. Во втором случае [42] решение, принятое судом, хотя и справедливо, но отнюдь не бесспорно.

Эта схема не так давно была использована истцом в деле № СИП-225/2015. Евразийский патент № EA 1809 получен на гемисульфат бакавира (по словам специалиста, вызванного в судебное заседание, ЯМР-спектр, который приводится в описании патента, некорректен и не соответстввует ни сульфату, ни гемисульфату абакавира, если такое вещество вообще существует) с якобы улучшенными технологическими свойствами (никаких доказательств того, что свойства действительно были улучшены в описании не приводится) , после чего к компании, использовавшей широко применявшийся до даты подачи заявки на спорный патент сульфат абакавира был предъявлен иск [34]. И в этом деле ответчика выручило только то, что патент был аннулирован. Однако такое везение — скорее исключение, чем правило.

Представляется, что борьба с мнимыми изобретениями будет эффективной только в рамках иска о ненарушении патента, в котором следует ставить вопрос о недобросовестности патентообладателя, об обходе закона, о злоупотреблении правом и т.п.; других эффективных способов защиты, к сожалению, не существует, так как оснований для признания патента недействительным в такой ситуации нет.

 

5.3.5. Патент не может охранять то, что еще не могло быть осуществлено средним специалистом, исходя из сведений, имеющихся в описании патента и в уровне техники

 

5.3.5.1. Толкование широких признаков по формуле изобретения не должно распространяться на конкретные формы воплощения, ставшие известными после даты приоритета

 

Для изобретений, охраняющих биотехнологические продукты, весьма распространена ситуация, когда признак изобретения сформулирован в виде широкого общего понятия (например: в виде средства, для выполнения какой-либо функции или в виде антитела неуточненной структуры с определенной специфичностью или антигена какого-либо вируса без указания конкретного штамма вируса), что теоретически в объем правовой охраны наряду с известными на дату подачи заявки объектами, попадают объекты, которые будут изобретены в будущем и не были известны заявителю.

В связи с этим возникает вопрос: распространяется ли патент на какие-либо частные варианты объектов, которые подпадают под общее понятие по формуле изобретения, но не были известны на дату приоритета патента?

Скорее всего - нет. Как отмечается § 34 наиболее авторитетного в США руководства по составлению формулы изобретения [35], цель таких широких формулировок состоит в том, чтобы охватить не только один или несколько конкретных вариантов, соответствующих данной формулировке и непосредственно раскрытых в описании изобретения, но и все возможные эквиваленты этих вариантов. В этой связи подходы к толкованию общих понятий (особенно с точки зрения даты, на которую эквивалентные признаки должны стать известными в силу п.3 ст. 1358 ГК РФ) должны быть такими же, как и в остальных случаях, с той лишь разницей, что вместо общего понятия необходимо рассматривать на предмет тождества или эквивалентности те конкретные формы воплощения, подпадающие под общее понятие, которые раскрыты в описании изобретения. Уж если законодатель отказался от признания эквивалентными признаков, чья эквивалентность стала известна после даты приоритета заявки22 (тем самым ограничив возможность захвата патентообладателем более поздних модификаций охраняемого решения, которые он не изобретал), толкование общего признака формулы изобретения не может распространяться на частные случаи, которые не были известны в качестве разновидностей этого общего признака на дату приоритета или в качестве эквивалентов конкретных разновидностей этого общего признака, которые раскрыты в описании изобретения. Именно такое понимание объема охраны выработано в судебной практике США и других стран.

Иными словами: признаки формулы изобретения не должны распространяться на частные случаи, которые еще не были известны до даты приоритета изобретения, даже если при буквальном толковании такие частные случаи подпадают под формулировку общего признака.

 

5.3.5.2. Толкование не должно распространяться на те альтернативы, в отношении которых не достигается технический результат, или изобретение не соответствует условиям патентоспособности

 

Можно пойти немного дальше в применении данного принципа с учетом того, что вместо обобщения патентообладатели часто используют альтернативу. К альтернативе прибегают в тех случаях, когда в отношении списка частных вариантов нельзя подобрать обобщающую характеристику. В результате в заявках и патентах, где описывается общая структурная формула химического соединения, появляются многостраничные списки конкретных значений радикалов, располагающихся в определенных положениях молекулы. Учитывая, что таких списков может быть несколько десятков, количество конкретных соединений, подпадающих под общую структурную формулу, легко может превышать количество атомов в литосфере. При этом хорошо, если биологическая активность такой группы соединений продемонстрирована в отношении хотя бы нескольких конкретных соединений.

В такой ситуации следует использовать аналогичный подход: если было установлено, что некоторое химическое соединение хотя и подпадает под указанную общую структурную формулу по формуле изобретения, но при этом не обладает тем видом активности, который приписывается всей группе соединений в описании изобретения, и указанное соединение не раскрыто в описании как специально полученное и исследованное на предмет его биологической активности, такое соединение нельзя считать подпадающим под указанную общую структурную формулу (см. выше раздел о техническом результате). Сама по себе ситуация, которую мы описали, свидетельствует о том, что патентообладателем выбрана некорректная степень обобщения признаков изобретения, поэтому толкование притязаний должно быть ограничено в той степени (путем исключения из нее конкретных соединений, у которых отсутствует предполагаемая заявителем биологическая активность), в какой оно не будет являться ошибочным. Учитывая, что даже один пример, не согласующийся с гипотезой, опровергает ее, ничего не остается, кроме как ограничить охрану конкретными соединениями, чья активность была подтверждена.

 

5.3.6.Соотношение изобретений по старшему и младшему патенту

 

Ситуации, в которых истец и ответчик имеют патенты на сходные изобретения, отражены в судебной практике [36]. Хотя в других областях техники использование этого пути для обхода чужих патентов приобрело массовый характер и освещается во многих публикациях [37-46], пока еще не известно ни одного случая применения чего-то подобного в области медицины и фармацевтики23. Все же уровень правосознания фармацевтического бизнеса (включая его дженериковую ветвь), очень трудно сравнить с таковым у типичных российских компаний, которые массово подавали и продолжают подавать заявки в Роспатент не столько для того, чтобы защищать свои разработки, сколько для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно нарушать чужие патенты. Дополнение ГК РФ статьей 1358.1 о запрете несанкционированного использования зависимых изобретений на первый взгляд должно было как-то изменить сложившуюся за долгие годы применения письма [36] ситуацию. Однако анализ судебной практики показывает, что либо суды все еще продолжают по инерции его применять, либо истцы по разным причинам не формулируют перед экспертом вопрос о зависимости патентов24. Так или иначе, даже если бы положения ст. 1358.1 ГК РФ и применялись на практике, неизбежно возникнет множество вопросов, ответов на которые пока не существует. Проиллюстрируем эти вопросы примерами.

Пример 1. Простейшим случаем зависимости патентов является ситуация, при которой старший патент охраняет химическое соединение, «Ф-мицин», а в младшем изобретении это соединение так или иначе задействовано (например, в ветеринарии). В данном случае не вызывает сомнений, что младшее изобретение «не может быть использовано без нарушения старшего патента» и таким образом является зависимым.

Пример 2. Предположим теперь, что «Ф-мицин» относится к широкому классу терапевтически активных агентов — «ингибиторов хитрости». Можно ли в этом случае считать младший патент на «Применение ингибиторов хитрости для лечения животных» зависимым или нет? Буквальное прочтение ст.1358.1 ГК РФ дает отрицательный ответ, т.к. это изобретение, несомненно, может быть использовано без нарушения старшего патента, например, в том случае, если обладатель младшего патента будет использовать любой другой известный «ингибитор хитрости», кроме ингибитора из старшего патента. В то же время обладатель младшего патента при использовании именно «Ф-мицина» в качестве «ингибитора хитрости» может совершенно беспрепятственно ссылаться на пресловутый п. 9 письма [36].

Пример 3. Аналогичная ситуация возникает в случае патентов на композиции с частично пересекающимися диапазонами количественного содержания ингредиентов.

Пример 4. Ситуацию можно еще усложнить. Предположим, что старший патент выдан на «Соль Ф-мицина», а младший патент, как и в примере 1, на «Применение Ф-мицина в ветеринарии». То есть младший патент не содержит признака использования «Ф-мицина» в виде соли. При этом обладатель младшего патента лечит животных именно солью «Ф-мицина» просто потому, что последний недоступен в виде свободного основания, а известные способы синтеза позволяют получить его только в виде соли. В этом случае ст. 1358.1 ГК РФ также не позволяет сделать вывод о зависимости патентов.

Пример 5. В завершение предлагаем читателю вопрос: возможны ли зависимые патенты на продукты, охарактеризованные через способ их получения или зависимые патенты на продукты неустановленного состава? Возможна ли зависимость между патентом на способ получения нового продукта и патентом на иной способ получения того же продукта?

Все это означает, что вопрос о зависимости патентов крайне неоднозначен. При установлении факта зависимости патентов судам следует учитывать, что дихотомического деления всех возможных случаев на две категории, которое предусмотрено ст. 1358.1 ГК РФ, недостаточно, чтобы охватить все реально возникающие ситуации, в которых требуется определить соотношение между патентами. В реальности изобретения могут быть частично-зависимыми (в части некоторых альтернатив, подпадающих под общие формулировки), или же вопрос об их зависимости должен рассматриваться с учетом имманентно-присущих (подразумеваемых) признаков, которые входят в число признаков изобретения независимо от того были они прямо упомянуты в формуле или нет. Например, в примере 2 специалист должен сделать вывод, что младшее изобретение все же является зависимым, поскольку на дату его подачи специалист подразумевал под «Ф-мицином» его соль, а возможность его получения в каком-то ином состоянии, например, в виде свободного основания, не была известна.

 

---