Ю.А. Ившина,
победитель XVIII Всероссийского профессионального Конкурса
«Правовая Россия» в номинации «Право интеллектуальной собственности»,
юрист практики по защите товарных знаков Semenov&ampPevzner
г. Москва, Россия

УДК 347.7

1. Можно ли признать производным произведение, в которое включено другое произведение без каких-либо изменений (например, включение музыки в аудиовизуальное произведение)?

Создание производного произведения всегда предполагает наличие переработки (самостоятельный способ использования) первоначально созданного произведения и является результатом такого способа использования. Обычное включение одного произведения в состав другого не предполагает создание производного произведения. Фактически такое включение представляет собой отдельный, не поименованный в ст. 1270 ГК РФ способ использования (то есть в приведенном примере использование музыкального произведения путем его включения в аудиовизуальное). Такой подход в том числе был выражен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. по делу № А40-14248/2016, от 18 июля 2017 г. по делу № А40-133665/2016, от 9 октября 2017 г. по делу № А40-123252/2016.

2. Как соотносятся между собой понятия «производное произведение» и «сложный объект»?

И производное произведение, и сложный объект являются результатами различных способов использования произведений, созданных ранее, а потому и то, и другое невозможно без получения соответствующих правомочий от автора или иного правообладателя ранее созданных произведений. При этом и производное произведение, и сложный объект невозможны без творческого вклада их создателя: в случае переработки творчество проявляется в способе и виде вносимых в оригинальное произведение изменений, а в случае создания сложного объекта – в способе объединения и комбинированная разнородных результатов интеллектуальной деятельности таким образом, что создается единый объект, обладающий признаками оригинального.

Однако если производное произведение можно признать вторичным, так как оно всегда базируется на оригинале и не могло бы быть создано без него, то сложный объект не несет в себе шлейфа вторичности, потому что не похож ни на что другое, не повторяет идею, заложенную в те результаты интеллектуальной деятельности, которые в него включены, а раскрывает каждое из них новым способом, иначе действуя на восприятие потребителей творчества и заставляя работать эти результаты интеллектуальной деятельности вместе. Это мнение поддерживается в научной среде, однако есть и мнение о том, что сложный объект является производным произведением. Такой позиции придерживается, например, М.Ю. Родионов1. Кроме того, предполагается, что при невозможности использования конкретного произведения в составе сложного по тем или иным причинам, добиться решения задачи, которую такое произведение должно было выполнять, можно с помощью иного произведения. То есть прослеживается некоторая взаимозаменяемость, что невозможно при создании произведения производного.

Кроме того, производное произведение может быть частью сложного (например, в сериале «Король и шут» использованы не только оригинальные песни музыкального коллектива, но и их своеобразные аранжировки). Обратная же ситуация невозможна, поскольку производное произведение не может быть результатом использования нескольких разнородных объектов интеллектуальной собственности.

В 2019 г. индивидуальный предприниматель Чумаков зарегистрировал на свое имя товарный знак «Зеленые рукава» для услуги 41 го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «организация и проведение концертов».

Индивидуальный предприниматель Бескрайний подал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, указав, что спорный товарный знак воспроизводит название вокально-инструментального ансамбля «Зеленые рукава», созданного Бескрайним в 1981 г. Регистрация спорного товарного знака на имя Чумакова, по мнению Бескрайнего, вводит потребителей в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Роспатент в удовлетворении возражения отказал. Решение административного органа оспорено в судебном порядке.

При рассмотрении дела суд установил, что Бескрайний действительно являлся основателем и первым руководителем ВИА «Зеленые рукава». Бескрайний полагает, что потребители, очевидно, продолжают ассоциировать обозначение «Зеленые рукава» именно с ним как с основателем и «историческим» руководителем ВИА.

Как руководитель музыкального коллектива, так и состав участников ВИА «Зеленые рукава» на протяжении десятилетий менялся. С 2015 г. руководителем ВИА «Зеленые рукава» является Чумаков, ВИА в текущем составе продолжает концертную деятельность. Бескрайний в свою очередь заключил договоры с отдельными исполнителями, которые более двадцати лет назад входили в состав ВИА «Зеленые рукава», а в настоящее время занимается концертной деятельностью с использованием незарегистрированного обозначения «Легенды «Зеленых рукавов».

Вопросы:

1. Кому принадлежит право на использование названия музыкальной группы и кто вправе зарегистрировать это название в качестве товарного знака?

Право на использование названия музыкальной группы может принадлежать лицам, непосредственно осуществляющим творческую деятельность в составе коллектива, а также лицам, деятельность которых направлена на придание музыкальному коллективу известности среди потребителей.

Поскольку музыкальный коллектив предполагает творческое объединение нескольких людей, а по российскому законодательству возможность совладения товарным знаком не предусмотрена (это возможно только в рамках коллективного знака), то регистрация названия музыкальной группы в качестве товарного знака может быть произведена на имя руководителя творческого коллектива, его продюсера либо на имя одного из участников музыкального коллектива, с которым в числе прочих потребителями ассоциируется творчество музыкальной группы, либо это может быть юридическое лицо, созданное в целях организации и сопровождения творческой деятельности коллектива (например, товарный знак «Сплин» № 589973 принадлежит ООО «Сплин», а товарный знак LITTLE BIG № 717289 принадлежит одному из участников этого музыкального коллектива). В противном случае регистрация названия музыкальной группы в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, связанных с осуществлением музыкальной деятельности, может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг.

2. Какие обстоятельства должны быть установлены для признания товарного знака вводящим в заблуждение потребителей и свидетельствуют ли приведенные выше обстоятельства о возможности введения в заблуждение потребителей в отношении товарного знака «Зеленые рукава»?

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов2.

Для применения положений подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо установление следующих обстоятельств:

1)

является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, использующим его для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

2)

использовалось ли противопоставленное обозначение иным лицом до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

3)

в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным лицом до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что услуги, оказываемые под товарным знаком правообладателя, являются услугами другого изготовителя, имеющими определенное качество и происхождение.

Приведенные в описанной ситуации обстоятельства не могут свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение в силу следующего.

Несмотря на то что Бескрайний являлся основателем и «историческим» руководителем ВИА, по тем или иным причинам, он покинул коллектив и сложил полномочия руководителя. Между тем ВИА продолжило свое существование, с 2015 г. руководителем ВИА стал Чумаков. Он как руководитель музыкального коллектива осуществлял вклад в поддержание и/или увеличение известности творчества ансамбля. При этом следует отметить, что ВИА под руководством Чумакова – это именно продолжение деятельности музыкального коллектива, существовавшего с 1981 г., в несколько обновленном составе, но это не вновь образованная музыкальная группа, которая пытается ускорить известность и использует уже раскрученный бренд.

С момента начала осуществления деятельности Чумаковым в роли руководителя ансамбля до даты подачи заявки на регистрацию обозначения прошло четыре года. За это время мог быть сформирован определенный формат группы в глазах потребителя (ведь творчество не стоит на месте и за четыре года мог пополниться репертуар, расшириться или поменяться жанр исполняемой музыки). И определенный музыкальный опыт, полученный потребителем в отношении творчества ансамбля за последние несколько лет, мог сформировать представление об этом музыкальном коллективе именно в том его виде, каковым он является под руководством Чумакова. Также важно упомянуть, что с момента создания ансамбля могло смениться не одно поколение его слушателей, для каждого из которых ансамбль будет ассоциироваться именно с определенным периодом творчества, составом участников и набором музыкальных композиций.

Таким образом, предшествующая подаче заявки на товарный знак деятельность Чумакова не свидетельствует о возможности возникновения у потребителей ложных ассоциаций в отношении источника происхождения товаров и услуг, реализуемых под обозначением «Зеленые рукава». Об этом не свидетельствует и последующая получению исключительного права деятельность Чумакова, поскольку зарегистрированное обозначение стало использоваться им в музыкальной индустрии для целей осуществления одноименным ВИА своей творческой деятельности.

Поскольку «Легенды “Зеленых рукавов”» не являются зарегистрированным в качестве товарного знака обозначением, данных о том, как давно и насколько обширно используется указанное обозначение в деятельности Бескрайнего, не имеется, и делать вывод о том, что потребитель может ассоциировать товарный знак именно с деятельностью Бескрайнего в силу схожести обозначений, не представляется возможным. Тем не менее очевидно, что обозначение «Зеленые рукава» имеет более богатую и длинную историю, поэтому, скорее всего, известно потребителями в большей степени. И поскольку, как было отмечено выше, данное обозначение используется для идентификации деятельности того же, возникшего в 1981 г. коллектива, ассоциация потребителей относительно зарегистрированного товарного знака вряд ли будет ложной.

Из приведенных доводов следует, что достаточных оснований полагать, что потребитель может быть введен в заблуждение товарным знаком «Зеленые рукава», зарегистрированным на имя Чумакова, не имеется.

3. Какие иные способы защиты интересов Бескрайнего можно предложить?

Бескрайнему можно предложить следующие способы защиты.

а)

Обратиться с возражением против предоставления правовой охраны товарного знаку по подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению известного в России на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Исходя из положений подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ, к именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются наименования музыкальных коллективов.

В таком случае проверке бы подлежало наличие согласия соответствующих лиц на регистрацию товарного знака. И поскольку Бескрайний являлся основателем и руководителем музыкального коллектива «Зеленые рукава», наименование коллектива является уникальным словосочетанием, придуманным Бескрайним специально для данного ВИА задолго до даты приоритета спорного товарного знака, основания для проверки зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения на соответствие положениям подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ имеют место. Это в том числе подтверждается и судебной практикой Суда по интеллектуальным правам3.

б)

Обратиться в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции на основании ст. 14.4 Закона о защите конкуренции. Для подтверждения наличия совокупности признаков недобросовестной конкуренции могут быть использованы следующие аргументы:

•

Бескрайний и Чумаков осуществляют деятельность в музыкальной индустрии, то есть являются конкурентами;

•

Чумаков как правообладатель исключительных прав на товарный знак может запрещать использование обозначения «Зеленые рукава» или сходного с ним до степени смешения для однородных товаров и/или услуг, при том, что появилось и стало известным данное обозначение не вследствие действий Чумакова, а вследствие вклада в развитие музыкального коллектива Бескрайнего;

•

до даты подачи соответствующей заявки обозначение уже широко использовалось другим хозяйствующим субъектом (совокупность обстоятельств по основанию Бескрайним «Зеленых рукавов», развитию музыкального коллектива и последующей организации деятельности с участием бывших участников ансамбля под названием «Легенды «Зеленых рукавов»);

•

товарный знак Чумаковым не только зарегистрирован, но и используется.