Н.Ю. Клюбченко,
студент 2 курса Юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (30), декабрь 2020 г., с. 101-105

Поскольку в России в соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского Кодекса (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака возникает вследствие его регистрации, возможна ситуация, когда зарегистрированный товарный знак не будет впоследствии использоваться правообладателем. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана такого товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет по иску заинтересованного лица. Данная статья развивает положение ст. 5 (С), (1) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., участницей которой в качестве правопреемника СССР является Россия, и положение ст. 19 Соглашения ТРИПС.

Вредит ли кому-либо неиспользование товарного знака?

Вероятно, несмотря на то что неиспользование товарного знака влечет неисполнение им своих функций, оно не может непосредственно приносить какой-либо вред потребителям. Однако оно негативно влияет на субъектов, желающих зарегистрировать новый товарный знак, потому что значительно сужает их выбор, что приводит к увеличению средств, выделяемых на разработку товарного знака, что в свою очередь влияет на цену продаваемого продукта, опосредованно принося вред потребителям. Кроме того, существование неиспользуемых зарегистрированных товарных знаков увеличивает нагрузку на орган, проводящий экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака, так как данный орган проверяет отсутствие тождественности или сходства до степени смешения с товарными знаками в отношении однородных товаров при регистрации нового товарного знака. Данные соображения, в частности, легли в основу изменений в законодательство Японии о товарных знаках в 1995 г. Таким образом следует заключить, что неиспользование зарегистрированных товарных знаков является нежелательным с точки зрения экономического анализа правовых институтов.

Тем не менее в ст. 1486 ГК РФ закреплен, по нашему мнению, несколько другой подход, поскольку она устанавливает пределы субъективного права обладателя товарного знака не только в общественных интересах, но и в попытке найти баланс между интересами правообладателя, который не использует товарный знак, и заинтересованного лица, желающего его использовать.

Какие обстоятельства признаются не зависящими от правообладателя? В рамках настоящей работы будет излишним перечислять данные обстоятельства, тем более что ввиду разнообразия не получится охватить абсолютно все. Однако можно выявить критерии, по которым то или иное обстоятельство может быть принято судом во внимание. Итак, обстоятельство должно быть объективным, то есть исключающим возможность использовать товарный знак для данного конкретного правообладателя, и не зависящим от правообладателя, – другими словами, появление и существование обстоятельства не должно зависеть от его желания.

Например, в одном из дел, рассмотренных СИПом, ответчик (сербская компания) ссылался на решение Министерства здравоохранения Республики Сербия, согласно которому, по мнению ответчика, компании запрещалось производить фармацевтическую продукцию, защищаемую товарным знаком, на территории данного государства. Однако СИП указал, во-первых, на то, что компании запрещено производить продукцию лишь в городе Зренянин (отсутствует критерий объективности); а во-вторых - на то, что запрет Министерства здравоохранения вызван отсутствием в компании работника, ответственного за процесс производства, а также квалифицированного фармацевта (решение вызвано действиями компании, значит отсутствует критерий независимости).

Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 167 ПП ВС N 10 от 23 апреля 2019 г. к действиям правообладателя применяется общий стандарт поведения (осуществления принадлежащих прав) участника гражданско-правовых отношений – требование целесообразного и добросовестного поведения. Из этого следует, что правообладатель должен пытаться устранить препятствия для использования товарного знака. Например, судебная практика признает не зависящим от правообладателя обстоятельством банкротство лицензиата или сублицензиата, который производит и реализовывает продукцию в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, однако правообладатель должен совершать необходимые действия для поиска другого контрагента, что является разумным и добросовестным поведением.

Необходим ли перечень обстоятельств в ГК РФ?

В пункте 3 ст. 1486 ГК РФ не приводится список возможных обстоятельств, оправдывающих неиспользование товарного знака. Схожий подход можно обнаружить, в частности, в законодательствах Германии и Великобритании. В действительности, законодатель вряд ли может предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в процессе осуществления экономической деятельности, и поэтому очевидна невозможность выбора закрытого перечня обстоятельств (numerus clausus). Что же касается вопроса о возможном составлении открытого списка, а предложения об этом встречаются в литературе, - то на него следует ответить отрицательно.

Возможно, оценку предложенных правообладателем причин неиспользования товарного знака на предмет объективности и независимости от деятельности правообладателя может проводить лишь суд, как это и происходит в настоящее время в российской практике. В противном случае правообладатели смогли бы оправдывать неиспользование товарного знака излишне абстрактными ссылками на некие обстоятельства, которые могли в действительности не влиять на возможность использования ими знака (другими словами, отсутствовал бы критерий объективности).

К примеру, если попробовать ответить на вопрос, может ли распространение коронавирусной инфекции признаваться в качестве не зависящего от правообладателя обстоятельства, то следует исходить из того, что ограничения вследствие инфекции действовали не для всех организаций, а значит, абстрактная ссылка на пандемию не может быть достаточной. Правообладателю необходимо доказать действительную невозможность для него использования товарного знака во время пандемии.

Что не является не зависящим от правообладателя обстоятельством?

Российские суды достаточно узко определяют перечень обстоятельств, извиняющих неиспользование товарного знака. В частности, в отличие от американского подхода, суды в России не считают не зависящими от правообладателя обстоятельствами как отсутствие спроса на производимые товары, финансовые трудности, вызванные экономическим спадом или собственными финансовыми проблемами, поскольку это составляет, по мнению СИПа, естественную часть ведения бизнеса.

Кроме того, неясно, нужно ли признавать банкротство правообладателя в качестве не зависящего от него обстоятельства. Ранее суды последовательно признавали банкротство и следующее за ним конкурсное производство в отношении правообладателя в качестве обстоятельств, которые исключают прекращение правовой охраны товарного знака, в частности, указывая на то, что включение товарных знаков в конкурсную массу приводит к тому, что они не используются по не зависящим от лица обстоятельствам. Кроме того, в доктрине и судебной практике отмечалось, что лишение правообладателя исключительного права на товарный знак привело бы к тому, что все негативные последствия неиспользования товарного знака были бы возложены на кредиторов, которые не смогли бы реализовать данный актив и удовлетворить свои требования.

Однако затем в одном из рассматриваемых дел Верховный суд занял противоположную позицию, указав на то, что «само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам». Помимо этого, Верховный суд посчитал, что лицо, заинтересованное в приобретении входящего в конкурсную массу товарного знака, должно приобрести данный товарный знак на торгах по справедливой цене. Свое решение Верховный суд обосновал принципом соразмерности, который предполагает соблюдение баланса интересов правообладателя, его кредиторов и заинтересованного лица.

Данное определение подверглось определенной критике в доктрине, так как Верховный суд отметил, что банкротство не является уважительной причиной неиспользования товарного знака, но одновременно с этим заявил, что в момент конкурсного производства преждевременно обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а необходимо участвовать в торгах и выкупить товарный знак. Та же позиция Верховного суда прослеживается в п. 167 ПП ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10, в соответствии с которым признание правообладателя банкротом не является уважительной причиной неиспользования товарного знака. В то же время следствием данного положения был бы переход права на товарный знак к заинтересованному лицу в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ в случае банкротства правообладателя, а не вывод о необходимости участия заинтересованного лица в конкурсном производстве.

Вероятно, при оценке того или иного обстоятельства следует руководствоваться объективными критериями, которые были рассмотрены в настоящей работе ранее и содержатся в абз. 3 п. 167 ПП ВС РФ N 10 от 23 апреля 2019 г., поскольку данный подход ведет к унификации практики и позволяет наиболее полно оценить обстоятельства каждого конкретного дела.

Использование товарного знака: право или обязанность?

Понимание сущности причин, оправдывающих неиспользование товарного знака, зависит от подхода к тому, как понимать использование товарного знака. Отметим, что существуют два основных подхода: первый состоит в том, что использование товарного знака обязательно, второй – что использование необязательно.

Судебная практика весьма последовательно придерживается первого подхода. В качестве примера можно привести прежде всего Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. N 393-О, а также решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу N СИП-398/2018 и решение Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2018 г. по делу N СИП-624/2016. Суды указывают на то, что из системного толкования ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует обязанность правообладателя использовать товарный знак. Эта позиция является господствующей и в доктрине. В частности, Л.Н. Новоселова пишет, что «правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана», а В.В. Орлова отмечает, что «обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак».

Из данной позиции следует, что, поскольку правообладатель обязан использовать товарный знак, его неиспользование влечет гражданско-правовую ответственность, а п. 3 ст. 1486 ГК РФ устанавливает обстоятельства, исключающие ее применение.

В соответствии со вторым подходом правообладатель не обязан использовать товарный знак. А.С. Ворожевич считает, что едва ли можно согласиться с тем, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, поскольку в таком случае «непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует». Отсюда следует, что институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака близок к злоупотреблению субъективным правом. М.В. Таболо также считает, что использование товарного знака не следует рассматривать в качестве обязанности правообладателя, однако не считает неиспользование злоупотреблением правом.

Отметим, что неотъемлемым атрибутом обязанности является «возможность применения к лицу, нарушающему обязанность, различных форм государственного принуждения», а «санкция выступает своеобразным мерилом категоричности требования, предписанного в качестве обязанности». Однако в ст. 1486 не содержится категоричное требование использования товарного знака, поскольку при отсутствии заинтересованного лица, которое обращается в суд и выигрывает дело, правообладатель не теряет правовую охрану товарного знака, если он не использует его в течение трех лет последовательно. Таким образом, в отсутствие заинтересованного лица правообладатель, который три года не использовал товарный знак, может продолжить (или начать) пользоваться товарным знаком, и, очевидно, гражданско-правовая ответственность не наступает. Следовательно, отсутствует неисполнение обязанности, в противном же случае он лишается права на товарный знак, то есть не исполняет обязанность и подвергается ответственности, хотя и в первом, и во втором случае его действия являются одинаковыми.

Таким образом, по нашему мнению, положение ст. 1486 не позволяет говорить о существовании обязанности правообладателя использовать товарный знак.