Е.А. Ариевич,
кандидат юридических наук,
старший советник московского офиса «Бейкер Макензи»

А.В. Назаренко,
юрист московского офиса «Бейкер Макензи»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 23, март 2019 г., с. 36-40

Авторы выражают благодарность за помощь в сборе судебной практики Алма-Атинскому офису «Бейкер Макензи»и компании Legalmax (Узбекистан).

Регистрация обозначения в качестве товарного знака подразумевает обязанность правообладателя использовать соответствующее обозначение для индивидуализации определенных товаров или услуг. Это связано с тем, что число зарегистрированных товарных знаков в мире и в отдельно взятых странах неуклонно растет и в использовании идентичных или сходных обозначений, обладающих различительной способностью, может быть заинтересовано несколько конкурентов. производящих аналогичные товары или оказывающих сходные услуги.

В то же время правообладателю может понадобиться некоторое время для того, чтобы начать использовать новое обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака. Для обеспечения баланса интересов правообладателя и иных лиц, заинтересованных в использовании обозначения, законодатель предусмотрел льготный срок, в течение которого правообладатель обязан начать использование. В России и Казахстане данный срок составляет три года (ст. 1486 ГК РФ и ст. 19 Закона о товарных знаках Республики Казахстан), а в Узбекистане - пять лет (ст. 25 Закона о товарных знаках Республики Узбекистан).

На практике при исчислении указанного льготного срока возникает множество вопросов. Один из них заключается в том, являются ли отчуждение и лицензирование товарного знака основаниями для прерывания срока. Данный вопрос важен как для правообладателей, так и для иных заинтересованных лиц, так как ответ на него может существенно сместить баланс интересов сторон в противоречие с изначальной целью соответствующих норм, заложенной законодателем.

Для более детального анализа обозначенной проблемы целесообразно обратиться к судебной практике каждой из рассматриваемых стран.

Гражданский кодекс РФ не связывает течение льготного срока неиспользования товарного знака с изменением правообладателя. Данный вопрос являлся предметом рассмотрения Судом по интеллектуальным правам. В качестве одного из первых дел можно привести спор между компаниями «Шампань Г.Х. Мартель» (Champagne G.H. Martel) и ООО «Виктория» (дело № СИП-278/2013).

Компания «Шампань Г.Х. Мартель» обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «VICTORIA» вследствие его неиспользования. При этом прежний правообладатель товарного знака (ОАО «Виктория») был реорганизован путем присоединения к ответчику. Соответственно, ответчик ссылался на то, что трехлетний срок неиспользования товарного знака должен исчисляться с момента приобретения им исключительного права на товарный знак, то есть с момента реорганизации. В качестве основного аргумента в пользу своей позиции ответчик апеллировал к тому факту, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам, так как до момента реорганизации правообладателем являлось другое лицо.

Позиция ответчика не была воспринята Президиумом Суда по интеллектуальным правам, который указал, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет течения трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам. Суд уточнил, что тот факт, что товарный знак не использовался прежним правообладателем, является риском предпринимательской деятельности приобретателя.

С учетом того, что правообладателем товарного знака может быть только профессиональный участник соответствующего рынка товаров/услуг (организация или индивидуальный предприниматель), позиция Суда по интеллектуальным правам представляется обоснованной. Потенциальному приобретателю прав на товарный знак, действующему с должной степенью заботливости и осмотрительности, следует проверить, существует ли риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Более того, приобретатель может защитить свои интересы в договорном порядке, например, предусмотрев в договоре об отчуждении исключительных прав на товарный знак условие о возмещении потерь в случае, если правовая охрана товарного знака будет прекращена в связи с неиспользованием в течение трех лет с момента перехода прав к приобретателю.

Данный подход позволяет сохранить баланс интересов правообладателей и иных заинтересованных лиц, а также изначальную цель нормы о допустимом сроке неиспользования, которая заключается в том, что данный срок должен быть четко ограничен.

Позиция, обозначенная в деле «”Шампань Г.Х. Мартель” против ООО "Виктория"», была закреплена и конкретизирована в последующей судебной практике Суда по интеллектуальным правам (см. дела № СИП-372/2015, СИП-157/2016, СИП-132/2017, СИП-718/2018). В частности, суд уточнил, что допустимый трехлетний срок неиспользования по своей сути является льготным и должен исчисляться с момента государственной регистрации товарного знака. При этом норма ст. 1486 ГК РФ не связывает начало течения данного срока со сменой правообладателя и не может изменять его исчисления. В дополнение к приведенной судебной практике следует отметить, что аналогичная позиция поддерживается и в литературе [1].

Что же касается предоставления лицензии на использование товарного знака, то в контексте исчисления льготного срока неиспользования такая лицензия может прерывать срок только при определенных обстоятельствах.

Прежде всего, сам по себе факт заключения лицензионного договора не является основанием для прерывания льготного срока. Предоставление лицензии на товарный знак не является гарантией того, что обозначение будет использоваться лицензиатом. То есть, для того, чтобы срок считался прерванным, правообладателю необходимо представить доказательства того, что товарный знак фактически использовался (например, соответствующие товары вводились лицензиатом в гражданский оборот). Подобная позиция была обозначена в деле ООО «Хартунг» против ПАО «ГАЗ» (№ СИП-412/2017) и вытекает из п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23сентября 2015 г.), согласно которому для целей применения положений о льготном сроке неиспользования учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ и непосредственно связанных с введением товара/услуги в гражданский оборот. Стоит отметить, что такой подход также поддерживается в литературе [2].

Второй момент, на который следует обратить внимание, – это регистрация предоставления права использования по лицензионному договору в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). Как известно, при отсутствии регистрации предоставления права на использование товарного знака в Роспатенте предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Отсюда следует вывод, который поддерживается Судом по интеллектуальным правам (дело № СИП-278/2016), что лицензионные договоры, по которым предоставление права использования товарного знака не было зарегистрировано в Роспатенте, не должны изменять порядок исчисления льготного срока неиспользования знака.

Таким образом, лицензионный договор может влиять на исчисление трехлетнего срока неиспользования в случае, если лицензиат использует товарный знак и предоставление права использования зарегистрировано в Роспатенте. Без сомнений, критерий реального исполнения договора лицензиатом является обоснованным и позволяет, как и в случае с изменением правообладателя, пресечь злоупотребления со стороны недобросовестных правообладателей путем предоставления фиктивных лицензий.

Что же касается требования о государственной регистрации лицензии, то представляется, что факт регистрации подлежит учету в совокупности с иными обстоятельствами дела, характеризующими поведение правообладателя. Например, если лицензионный договор фактически исполнялся и товары действительно вводились в оборот, то можно считать, что использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя даже при отсутствии регистрации лицензии в Роспатенте. Иное толкование может привести к тому, что добросовестные правообладатели, обозначения которых используются по незарегистрированным лицензиям, могут столкнуться с риском досрочного прекращения правовой охраны своих товарных знаков. В связи с этим отсутствие регистрации лицензии в Роспатенте само по себе не следует рассматривать в качестве основания для игнорирования лицензионного договора, представленного правообладателем для подтверждения надлежащего использования товарного знака.

В соответствии с законом о товарных знаках Республики Казахстан в целом считается, что передача права на товарный знак и лицензирование являются разновидностью использования (ст. 19) при условии, что приобретатель или лицензиат действительно используют товарный знак.

В судебной практике Республики Казахстан пока не была выработана однозначная позиция относительно того, влияет ли изменение правообладателя и предоставление лицензий на товарный знак на исчисление льготного срока неиспользования знака. Однако следует обратить внимание на дело «Булгартабак» против «Сейл Комерс», которое было рассмотрено Судебной коллегией по гражданским делам суда города Астаны в 2017 г. Компания Булгартабак пыталась оспорить товарный знак «Stеwardess», зарегистрированный в отношении табачной продукции. В обоснование своих доводов истец указал, что является правообладателем международной регистрации товарного знака «Стюардесса» (№ 1191871), которому было отказано в правовой охране на территории Республики Казахстан в связи с наличием национальной регистрации «Stеwardess» с более ранним приоритетом.

Истец ссылался на то, что табачная продукция под названием «Стюардесса» поставлялась на территорию Республики Казахстан с середины XX века и что регистрация идентичного обозначения третьим лицом является актом недобросовестной конкуренции. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, однако суд апелляционной инстанции не согласился с данным решением.

Поведение компании «Сейл Комерс» было признано недобросовестным, при этом суд сделал важное уточнение, которое может быть воспринято последующей судебной практикой применительно к делам о прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием. В частности, суд апелляционной инстанции указал, что факт многократного отчуждения оспариваемого товарного знака (товарный знак уступался шесть раз) может ввести потребителей в заблуждение и, наряду с неиспользованием товарного знака правообладателем, подтверждает его недобросовестность.

Таким образом, несмотря на ряд уступок, суд справедливо учел, что товарные знаки фактически не использовались правообладателем, и удовлетворил требование компании «Булгартабак». Уступка товарного знака не рассматривалась в качестве основания для того, чтобы льготный срок неиспользования исчислялся заново.

Еще раз отметим ,что в Республике Узбекистан льготный срок неиспользования товарного знака составляет не три года, как в России и Казахстане, а пять лет. Важно знать, что до недавнего времени правовая охрана товарного знака могла быть прекращена в связи с его неиспользованием в течение любых пяти лет. В действующей же редакции закона речь идет именно о последних пяти годах неиспользования товарного знака. Более того, как следует из последних законодательных инициатив, льготный срок неиспользования планируется уменьшить до трех лет.

Из закона о товарных знаках Республики Узбекистан не следует, что само по себе отчуждение прав на товарный знак и предоставление лицензии можно рассматривать в качестве надлежащего использования знака для целей исчисления срока неиспользования. В этом отношении законодательство Республики Узбекистан по смыслу ближе к законодательству России и Республики Казахстан.

Однако судебная практика пошла по иному пути. Согласно последней практике Верховного суда Республики Узбекистан, льготный срок неиспользования товарного знака должен обнуляться с момента изменения правообладателя (дело «KAO Kabushiki Kaisha против OOO “Домфреш”» № 1001-1721/8424). В результате рассмотрения указанного дела истцу было отказано в удовлетворении требований со ссылкой на то, что на момент предъявления иска ответчик являлся правообладателем товарного знака в течение 10 месяцев. Соответственно, льготный срок, как следует из судебного решения, не мог считаться истекшим.

Также следует сказать, что в ряде дел, рассмотренных судами города Ташкента, упоминается, что наличие договоров об отчуждении прав на товарный знак и лицензионных договоров могло бы рассматриваться в качестве надлежащего использования товарного знака (Дело «ООО "Консорциум-ПИК" против ОАО "Нижфарм"» № 10-1611/28189, Дело «ООО Shirok Servis против ООО Stars Company Limited» № 10-1610/21941, Дело «ЗАО Фарм Фирма Сотекс против Farmaceutsko Zdravlje» № 1001-1712/20664). Однако в отсутствие подобных договоров суды досрочно прекратили действие оспариваемых товарных знаков.

Избранный подход, согласно которому срок неиспользования товарного знака может исчисляться с момента предоставления лицензии (без учета реального использования знака) или изменения правообладателя, представляется спорным. В подобной ситуации добросовестные участники оборота могут попасть в ситуацию, когда правообладатель злоупотребляет своим правом на распоряжение товарным знаком для целей бесконечного продления срока, в течение которого заинтересованные лица не могут оспорить регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием. Обозначенная позиция правоприменительных органов может в целом негативно сказаться на обороте оригинальной продукции на территории страны, уровне иностранных инвестиций и, что немаловажно, не следует из действующего законодательства Республики Узбекистан.

Подведем некоторые итоги.

В настоящее время в российской судебной практике выработался подход, согласно которому в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака изменение правообладателя (будь то реорганизация или отчуждение по договору) не должно влиять на исчисление срока неиспользования товарного знака. В этом случае не считается, что срок начинает течь заново. При этом представляется сбалансированным подход, согласно которому риск неиспользования товарного знака прежним правообладателем возлагается на приобретателя как на профессионального участника оборота. Более того, сам по себе факт предоставления лицензии без реального использования товарного знака лицензиатом также не должен рассматриваться в качестве основания для прерывания льготного срока.

Как мы видим, такой подход пока применяется не во всех рассмотренных в статье странах. В некоторых случаях это может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных лиц, которые зарегистрировали известные товарные знаки иностранных производителей на национальном уровне. Подобная ситуация может существенно затруднить процесс появления на рынке новых оригинальных товаров добросовестных участников хозяйственного оборота.