А.П. Лукьянова,
студентка III курса Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сегодня становится всё более распространённым явление так называемого патентного троллинга. Оно заключается в том, что лица, не принимавшие участия в разработке патентоохраняемого объекта, получают исключительное право на него только для последующего шантажа и принуждения к уплате денег тех, кто использует изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом действия патентных троллей всегда носят незаконный или недобросовестный характер.

Очевидно, что деятельность патентных троллей имеет серьёзные негативные последствия. Во-первых, она причиняет вред конкретным участникам рынка, становящимся жертвами подобных атак. Во-вторых, в масштабах всего общества она препятствует достижению основных целей патентного права: поощрению участвующих в творческой деятельности субъектов, стимулированию инноваций, введению в гражданский оборот патентоохраняемых объектов и их коммерциализации за счёт применения при производстве товаров и оказании услуг.

Хотя случаев патентного троллинга в России пока меньше, чем в США и странах Западной Европы, есть серьёзные основания полагать, что их количество существенно увеличится, так как инновации и интеллектуальная собственность становятся всё более важными факторами для успешного ведения экономической деятельности [7]. Значит, вопросы противодействия патентным троллям сегодня являются актуальными.

Следовательно, необходимо найти эффективные правовые механизмы борьбы с патентными троллями, но для этого нужно сначала разобраться, кто они такие и как действуют.

Считается, что само явление патентного троллинга первоначально возникло и распространилось именно в США, понятие «патентный тролль» тоже было заимствовано из английского языка (англ. patent troll). Как отмечается в литературе, патентные тролли получили своё название от одноимённых персонажей скандинавской мифологии – злых существ, которые прятались под мостами и останавливали всех путников, требуя плату за проход [7].

Вероятно, данная метафора довольно точно характеризует суть деятельности патентных троллей – угрозы и шантаж в отношении использующих патентоохраняемые объекты лиц. Тем не менее, некоторые специалисты утверждают, что понятие «патентный тролль» обладает слишком ярко выраженной негативной окраской и не позволяет комплексно проанализировать все аспекты этой деятельности [7]. Вместо него в американских источниках, например, предлагается использовать такие стилистически нейтральные термины, как «организация, занимающаяся защитой патентных прав» (patent assertion entities, PAE) или «организация, не осуществляющая деятельность (очевидно, имеется в виду деятельность по созданию и использованию патентоохраняемых объектов)» (non-practicing entities, NPE) [8]. Однако здесь нужно отметить, что этими организациями могут быть добросовестные и соблюдающие законы образования: например, кредиторы ставших банкротами лиц, которым принадлежало исключительные права на патентоохраняемые объекты, или компании, имеющие исключительное право на уже не используемые изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Кроме того, «патентными троллями» нередко бывают не только юридические, но и физические лица, что подтверждается и зарубежной, и российской судебной практикой.

Понятие «патентные тролли» при всей своей образности и даже резкости намного лучше и точнее характеризует их деятельность.

Приобретение патентов само по себе не является проявлением патентного троллинга или в принципе неправомерным действием, так как исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности оборотоспособны (ст. 128 ГК РФ), причём возникновение и переход исключительного права на патентоохраняемый объект по российскому законодательству не обусловлены только фактом его создания лицом и целями последующего производства товаров или оказания услуг с его использованием. То есть, например, можно приобрести исключительное право на обладающий высокой экономической ценностью объект интеллектуальной собственности, чтобы впоследствии получать доход от заключения лицензионных соглашений.

Действия же патентного тролля отличает то, что он получает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец незаконно и недобросовестно, а требование о прекращении использования результата интеллектуальной деятельности, которое он предъявляет, является необоснованным, о чём заведомо известно, прежде всего, самому патентному троллю.

Действия патентных троллей можно разделить на два основных этапа. Первый –получение права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Второй – взаимодействие с участниками рынка, использующими соответствующий объект интеллектуальной собственности, с целью последующего извлечения прибыли. Рассмотрим их более подробно.

На первом этапе патентный тролль приобретает исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца и, следовательно, возможность разрешать и запрещать такое использование другим лицам в соответствии со ст. 1229 и 1358 ГК РФ. Это приобретение может происходить несколькими путями и способами.

С одной стороны, патентный тролль может попытаться получить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец как автор. В таком случае выдача патента будет сопровождаться нарушением норм законодательства об условиях патентоспособности и охраняемости объекта интеллектуальной собственности, о порядке подачи соответствующей заявки или о том, что право на получение патента принадлежит автору изобретения, полезной модели и промышленного образца или иным лицам в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ. Нарушения здесь существуют не потому, что российское право запрещает выдачу патентов троллям, а потому, что при соответствии всем требованиям действия лица уже не будут патентным троллингом. Есть несколько стратегий, которыми обычно пользуются патентные тролли.

Во-первых, получение патента на очевидные изобретения, полезные модели или промышленные образцы. Так, в России достаточно большую известность приобрёл случай выдачи патента на стеклянную бутылку («Сосуд стеклянный», патент РФ № 2139818), который в дальнейшем был аннулирован решением Палаты по патентным спорам. В подобных случаях патентные тролли обычно используют сложные и способные ввести в заблуждение выражения и в формуле, и в названии изобретения или полезной модели. Например, в 2014 г. Палатой по патентным спорам были признаны недействительными патенты А.И. Максимова на изобретение «Держатель для метки циферблата настенных часов» (патент РФ № 2500008) и полезную модель «Подставка для зубочисток» (патент РФ № 116032). Впоследствии эти решения Роспатента были обжалованы в Суд по интеллектуальным правам РФ, который оставил их без изменений (Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 Апреля 2015 г. по делу N СИП-1012/2014; Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2017 г. по делу N СИП-195/2017). Вот что значилось в формуле изобретения: «Держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов, характеризующийся тем, что он содержит стенку или оболочку, полость и фиксатор, причем стенка или оболочка выполнена в виде границы полости и содержит крышку с периферийным элементом, стойку с опорными элементами, днище, при этом крышка и днище размещены напротив друг друга, а стойка с опорными элементами размещена между днищем и крышкой, причем периферийный элемент размещен в полости и установлен с возможностью взаимодействия с участком поверхности стойки, которая обращена к полости, а опорные элементы размещены под крышкой и выполнены в виде крайних участков опоры и установлены напротив друг друга, а фиксатор образован опорными элементами и крышкой с периферийным элементом, причем стенка или оболочка выполнена с возможностью обеспечения доступа в полость посредством крышки с периферийным элементом, которая установлена с возможностью частичного поворота относительно стойки» (Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2017 г. по делу N СИП-195/2017).

Далее - описание полезной модели: «Держатель для зубочисток выполнен в виде размещенных напротив друг друга периферийных элементов 5 бокового участка 1 и крышки 2. Опорные поверхности для зубочисток выполнены в виде поверхностей размещенных напротив друг друга периферийных элементов 5 бокового участка 1 и частью поверхности крышки 2... Периферийные элементы 5 (два элемента) обеспечивают жесткость бокового участка 1, являются составными частями держателя для зубочисток, а также формируют часть опорной поверхности для зубочисток...» (Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. по делу N СИП-1012/2014).

Из данных текстов на первый взгляд может показаться, что предложенные А.И. Максимовым решения были инновационными, но на самом эти «результаты интеллектуальной деятельности» являлись обычными картонными коробками.

Во-вторых, получение патента на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и используемые другими лицами, которые по каким-либо причинам не имели патента вообще либо только на территории России. К примеру, в конце 2006 г. О.О. Тихоненко были выданы патенты на изобретение и на три полезные модели (патенты РФ № 2448291, № 74862, № 74603 и № 74602) под общим названием «Амортизатор транспортного средства», устройство которого было взято из ранее зарегистрированного в США чужого патента и описано формулами из советского технического справочника [3].

В-третьих, патентные тролли в относительно редких случаях могут получить патенты на ещё не созданные изобретения. При этом в формуле зачастую используются очень общие, абстрактные, запутанные и сложные для восприятия формулировки, на основе которых нельзя понять способ создания и принцип действия такого изобретения.

С другой стороны, патентные тролли также приобретают исключительные права на изобретения и промышленные образцы у третьих лиц. Обычно это учёные, инженеры или коммерческие организации, которые уже не используют те или иные объекты интеллектуальной собственности в своей деятельности. Само по себе такое приобретение правомерно, а эти результаты интеллектуальной деятельности зачастую соответствуют всем критериям патентоохраняемости, однако важно обратить внимание на то, что впоследствии иски о нарушении исключительного права патентные тролли предъявляют к довольно широкому кругу лиц, использующих на самом деле не те же, а лишь похожие изобретения, полезные модели или промышленные образцы, то есть к тем лицам, которые не нарушают исключительные права патентных троллей на результаты интеллектуальной деятельности. Если же нарушение действительно имеет место, защита лицом перешедших к нему исключительных прав на соответствующий критериям патентоохраняемости объект интеллектуальной собственности не будет являться патентным троллингом.

На следующем этапе патентные тролли вступают в контакт с лицами, использующими в своей экономической деятельности те объекты интеллектуальной собственности, патент на которые был выдан троллю, или сходные с ними объекты. В зависимости от того, как происходит это взаимодействие, в правовой литературе выделяют два основных вида патентных троллей (организаций, занимающихся защитой патентных прав) [8], а точнее - две бизнес-стратегии поведения, которые могут использоваться конкретным лицом и вместе.

Первый – «портфельный» [1], или «имеющий большое количество патентов и предлагающий приобрести лицензии» (portfolio patent assertion entity). В этом случае патентные тролли обычно обращаются напрямую к участникам рынка с требованием о прекращении незаконного использования результата интеллектуальной деятельности и предложением приобрести лицензию или пакет лицензий, относящийся к конкретной сфере деятельности, а в случае отказа угрожают подать иск. Второй тип – «судебный» (litigation patent assertion entity). Такие патентные тролли, наоборот, сначала подают иск о нарушении исключительного права, а затем вступают с ответчиком в переговоры о заключении лицензионного соглашения. Для большей образности и наглядности эти виды можно было бы назвать «патентный тролль шантажирующий и договаривающийся» и «патентный тролль судящийся».

Жертвами патентных троллей, как правило, становятся, во-первых, крупные и успешные компании, которым обычно проще и выгоднее (в том числе для деловой репутации) заплатить, а не участвовать в судебном процессе; во-вторых, маленькие и зачастую недавно появившиеся на рынке субъекты, не имеющие ещё достаточно опыта и средств для активного противостояния патентному троллингу. Стоит подчеркнуть, что объектами такого троллинга могут стать лица, использующие не только непосредственно сами изобретения, полезные модели или промышленные образцы, но и продукты, созданные на их основе. Это связано с тем, что российское законодательство позволяет применять меры защиты исключительных прав к субъектам предпринимательской деятельности вне зависимости от наличия их вины.

Превентивные механизмы борьбы с патентными троллями можно условно разделить на два основных вида: осуществляемые государственными органами и осуществляемые субъектами предпринимательской деятельности.

В первом случае основное внимание должно быть уделено тщательной проверке того, соблюдены ли все требования к заявке на выдачу патента и соответствует ли сам результат интеллектуальной деятельности всем условиям патентоспособности, так как в подавляющем большинстве случаев это позволяет пресечь действия патентных троллей ещё на начальном этапе, то есть на этапе получения патента.

В отношении представителей бизнеса важно отметить, что, к сожалению, полностью обезопасить себя от патентного троллинга им вряд ли удастся. Это связано, прежде всего, с тем, что патентные тролли могут заявлять о нарушении исключительного права на использование или в принципе какого-то очевидного решения, или объекта интеллектуальной собственности, который на самом деле не применяется тем, к кому предъявляются требования. Это означает, что даже при наличии исключительного права или лицензии на использование всех применяемых субъектом результатов интеллектуальной деятельности нападения патентных троллей возможны. Тем не менее, получение патента не позволит другому лицу присвоить изобретение, полезную модель или промышленный образец, подав заявку об их регистрации.

Возможно, одним из способов предупреждения троллинга будет являться также своего рода общественный контроль получаемых патентов и оспаривание их выдачи в случае выявления нарушений законодательства, однако это требует слишком больших временных и финансовых ресурсов, а потому во многих случаях не будет целесообразным и эффективным.

Существуют различные варианты поведения участников рынка в случае, если у них есть серьёзные основания полагать, что в их отношении осуществляется патентный троллинг. Несмотря на то что жертвы патентных троллей нередко принимают решение просто заплатить предъявляющему к ним требование лицу или заключить с ним лицензионный договор, возможно использование некоторых стратегий и средств защиты от действий патентных троллей.

Прежде всего необходима оценка предъявленного требования на предмет того, насколько оно обоснованно и может ли оно являться троллингом. Так, например, С. Бёрт отмечает: во-первых, законное требование обычно содержит обращение к конкретному лицу, а не к неопределённому кругу; во-вторых, шансы наличия именно ситуации патентного троллинга значительно повышаются, если связь между заявленным нарушением и деятельностью участника рынка очевидна и её очень легко установить, если сразу предъявляется требование о выплате денежных средств в очень короткий промежуток времени с угрозой последующего судебного разбирательства и если отсутствует приглашение к переговорам [6].

Если изобретение, полезная модель или промышленный образец не отвечают требованиям патентоспособности, то действие патента может быть оспорено в соответствии со ст. 1398 ГК РФ. Однако стоит учитывать, что российскому правопорядку присуща «раздельная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и споров о признании патента недействительным», и, «основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражение) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание» [5].

Такой же порядок существует в настоящее время в Германии [5]. Это ещё один из аргументов в пользу того, что в отношении патентных троллей российская система рассмотрения споров ближе к немецкой [1]. Невозможность подачи встречного требования о признании патента недействительным в связи с несоответствием критериям патентоспособности подвергается серьёзной критике в литературе как порождающая состояние правовой неопределённости, причиняющая вред интересам добросовестных предпринимателей и способствующая росту числа «легковесных патентов» [5]. Вероятно, подобная система действительно может стать причиной активного распространения патентного троллинга. Тем не менее, когда само исключительное право патентного тролля было приобретено явно и заведомо недобросовестно и незаконно (в частности, с нарушением требований ст. 1350 – 1352 ГК РФ), суд должен отказать в иске на основании запрета злоупотребления правом (п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ) или более общего запрета извлечения преимущества из своего незаконного и недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Позиция, согласно которой эти действия относятся к так называемым индивидуальным злоупотреблениям правом, находит подтверждение и в доктрине [4].

В тех же случаях, когда троллю был выдан патент на чужой результат интеллектуальной деятельности, авторство может быть оспорено в судебном порядке (ст. 1398 ГК РФ).

Кроме того, так как тролли зачастую получают патенты на уже использующиеся теми или иными участниками рынка изобретения, полезные модели или промышленные образцы [8], представляется, что одним из возможных возражений в споре о нарушении исключительного права может являться указание на наличие у ответчика права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ). Одним из недостатков такого подхода будет то, что объём этого права ограничен и патентный тролль вполне может подождать, пока «жертва» начнёт использовать результат интеллектуальной деятельности более активно, что особенно актуально для новых инновационных технологий или же для стартапов, которые вышли на рынок ещё относительно недавно.

Если же патентный тролль предъявляет требования «всем подряд», имея исключительное право лишь на похожий результат интеллектуальной деятельности, нарушения права не будет из-за отсутствия самого факта использования.

Таким образом, представляется, что имеющиеся в российском праве механизмы в целом вполне могут быть использованы для эффективной защиты от действий патентных троллей, а потому хочется выразить надежду, что патентный троллинг, как, безусловно, исключительно негативное явление, не получит большого распространения в России даже при условии развития научно-технического прогресса и повышения степени значимости результатов интеллектуальной деятельности.