О.И. Абраменко,
Евразийский и Российский патентный поверенный,
управляющий партнер IT Patent

Судебные споры в области ИТ широко распространены в США, имеют наработанную практику и устоявшиеся подходы при разрешении такого рода вопросов. Постепенно подобные иски появляются и в России, выводы из таких судебных решений можно имплементировать в собственную практику.

Проблема аппаратного представления программных функций

Первым в данном обзоре будет дело «Патент на кнопку «SOS» RU141791, А.В. Икономов vs APPLE.

Существует один из подходов к написанию заявок в сфере информационных технологий, когда предлагаются шаги/признаки способа (алгоритма или некий функционал программного продукта) представить в виде аппаратных блоков или модулей, которые соединены между собой или имеют связь с какими-либо другими устройствами.

Пример: осуществляют преобразование изображения из формата А в формат Б, то есть передают изображение в блок обработки, выполненный с возможностью преобразования изображения из формата А в формат Б.

Чаще всего такой принцип написания формулы используют, когда стараются обойти отсутствие изобретательского уровня или новизны. В этом случае экспертизе сложнее отказать по таким заявкам, так как при анализе известности из уровня техники заявленного решения приходится учитывать наличие всех элементов и взаимосвязей между ними. Зачастую такие решения подают как полезные модели, но иногда такой подход используют для изобретений [1].

С точки зрения возможности получения патента определенный смысл в таком подходе есть. Однако патент не находится в вакууме, а является определенным инструментом правообладателя на рынке, поэтому зачастую после получения патента перед правообладателем возникают вопросы пресечения нарушений или установления факта использования патента. Здесь начинается наиболее интересная сторона вопроса. С одной стороны, когда мы говорим про блоки и модули в формулах таких патентов, очевидно, прослеживается прямая аналогия с программными модулями и реализуемыми ими функционалом, что позволяет нам говорить о некой эквивалентности этих понятий. С другой – программное обеспечение само по себе не содержит никаких аппаратных блоков или модулей (оставим за скобками «обход» таких патентов за счёт альтернативной разбивки по модулям и или иным соединениям блоков). По этому вопросу возникало много споров, но в процессе судебной практики и было принято в решение ВС РФ.

Рассмотрим его ниже.

В смартфоне iPhone 6S (как и в более старших моделях) реализована функция «Экстренный вызов-SOS», которая путем определенных действий позволяет отобразить экран экстренного вызова службы спасения. Истец, являясь правообладателем патента на полезную модель RU141791, посчитал, что в устройстве реализовано его техническое решение, охарактеризованное следующей формулой:

Мобильный телефон с экстренной связью, включающий в себя корпус, микропроцессор и соединенные с микропроцессором экран, органы управления, радиоблок, аудиоблок, источник питания, средство для активации экстренной связи; базу данных мобильного телефона, включающую в себя базу данных контактов для экстренной связи, базу данных текстовых сообщений для экстренной связи, при этом мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенные с микропроцессором геолокационный модуль, модуль присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, и тем, что экран представляет собой сенсорный дисплей, причем мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенный с микропроцессором модуль соединения с сетью Интернет, адаптированный для отправки сообщений по сети Интернет, причем база данных мобильного телефона дополнительно включает в себя базу данных голосовых сообщений для экстренной связи, причем средство активации экстренной связи имеет графический элемент на сенсорном дисплее мобильного телефона, при активации которого происходит активация экстренной связи характеризующийся тем, что мобильный телефон дополнительно включает в себя модуль выбора режимов активации экстренной связи, соединенный со средством активации экстренной связи и микропроцессором и модуль связи со службой спасения, соединенный с модулем выбора режимов активации экстренной связи.

Для наглядности рассмотрим фигуру, на которой отображены описанные блоки и их взаимосвязи:

Из рисунка видно, что в формуле используется описанный «аппаратный» подход, когда программный функционал реализуется неким аппаратным блоком/модулем, с учетом того, что полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству (модуль здесь не может быть программным, хотя часть признаков в этой полезной модели –программные).

Согласно описанию и формуле полезной модели, решение по патенту отличается от прототипа признаками, характеризующими наличие:

-

модуля выбора режима активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором,

-

модуля связи со службой спасения, соединенного с модулем выбора режимов активации экстренной связи.

Рассмотрим признак «модуль связи со службой спасения» (далее - МССС), используемый согласно описанию для связи со службой спасения. Службы спасения обычно имеют короткий номер, например, 911 или 112, на который осуществляется вызов – тем самым с точки зрения функций, принципиально не меняют характер вызова номера.

Попробуем рассуждать с точки зрения разработчика и выясним, как можно осуществить звонок и проверить его текущий статус. Для этого посмотрим на программную архитектуру iOS (в иске упоминается, что нарушают телефоны с iOS 11, но мы рассмотрим и более ранние версии, так как на iPhone 6 ставилась iOS 8+), чтобы выяснить, как и какими средствами может быть реализован данный функционал. iOS основана на ОС BSD (Berkely Unix), и ее архитектура рассматривается во многих классических трудах, например, «Современные операционные системы» А. Таненбаума. iOS имеет 4 слоя абстракции: от самого низкого (core os, который реализует базовые функции операционной системы, а ниже только слой абстракции оборудования HAL и драйверов, отсутствующий на схеме) до самого высокого – Cocoa touch (фреймворк для создания приложений). Уровень HAL обеспечивает ОС возможность управлять оборудованием, обращаться к его низкоуровневым функциям, например, осуществление самого вызова абонента через аппаратный GSM/CDMA модуль.

Потенциально нас интересует второй слой – Core Services, а в нем – Core Telephony Framework (поддерживается в iOS 4+, ныне заменен на более функциональный CallKit). При помощи реализуемого им функционала мы можем узнавать информацию об используемой сети, сотовом операторе; возможность совершать звонок через VoIP, статус текущего звонка – всё это может пригодиться для организации экстренного вызова в службу спасения. Сам набор номера может быть реализован, например, следующим образом на языке Swift:

if let url = URL(string:"tel://\(phoneNumber)"), UIApplication.shared.canOpenURL(url) {
UIApplication.shared.openURL(url)
}
, где phoneNumber - номер, который мы будем набирать.

Таким образом, для реализации функционала МССС мы можем использовать стандартные программные средства, и нам не требуются какие-либо сторонние аппаратные модули, блоки. При этом, исходя из описания патента, в устройстве присутствует радиоблок (5), который связан с процессором, но не связан с МССС, что явно разносит функционал работы с сетью сотового оператора и осуществления звонков от функционала МССС.

Суд первой инстанции в решении апеллировал к тому, что «решение, охарактеризованное в формуле полезной модели, не является программой для ЭВМ, а является устройством, в то время как функционал смартфона IPhone 6S во многом реализуется именно программными, а не аппаратными средствами, а именно с помощью операционной системы iOS». Эти доводы взяты из рассмотрения возражения ППС по данному патенту, где коллегия указала: «При этом необходимо обратить внимание, что согласно описанию и чертежам к оспариваемому патенту (см. с. 3 абз. 1 снизу, с. 4 абз. 1, фиг. 1, 2) между указанными модулями, а также микропроцессором имеется конструктивно-функциональная связь. В свою очередь, специалисту в данной области техники известно, что такая связь реализуется, в частности, тонкими электропроводящими полосками (печатными проводниками), нанесенными на печатную плату», что усилило позицию ответчика. Вместе с выводами экспертизы, которая показала, что не все признаки используются в iPhone 6S, в требованиях было отказано. Решение устояло во всех инстанциях: Мосгорсуд (33-30974/2020), Второй кассационный суд СОЮ и Верховный суд (5-КГ21-40-К2).

Итак, использование аппаратных блоков, модулей для сокрытия за ними программной функциональности (или реализуемых алгоритмов) делает патент потенциально не нарушаемым, так как текущий подход разделяет функционал устройства от функционала программных средств.

Отделяем производителей «железа» от производителей «софта»

Далее рассмотрим дело (Кунцевский районный суд Москвы 02-0462/2021, Мосгорсуд 33-40089/2021) «Земсков Александр vs HUAWEI, о нарушении патента на изобретение РФ №2716695 “Способ и система определения местоположения объекта на территории” смартфоном Honor 7A 2Gb+16Gb Black LTE».

Патент на изобретение имеет два независимых пункта: способ (п. 1.) и система (п. 9) определения местоположения объекта на территории, которые довольно существенно различаются. Система по п.9 не является классической системой, как мы часто видим в заявках из сферы информационных технологий, где используется обобщенное компьютерное «железо» – процессор, память - и повторяются шаги способа, а имеет несколько акторов/технически распределенных сущностей и ряд специфических признаков, таких как блок сравнения параметров датчика измерений радиоэлектронного средства с параметрами электромагнитного излучения, устройство передачи информации о координатах установленной географической точки на радиоэлектронное устройство. Признак блока сравнения потенциально не нарушаемый, так как в действительности реализуется программный функционал в «аппаратной обертке».

В отличии от системы способ не завязан на сторонние устройства, а просто описывает последовательность шагов. Именно его нарушение истец и заявлял в требованиях, подтверждая экспертным заключением. Отсутствие же претензий по пункту системы видимо было продиктовано невозможностью доказать использование с учетом специфичности признаков и распределенности используемых технических средств.

Для судебной экспертизы также был поставлен вопрос только относительно пункта про способ: «Используется ли в устройстве под управлением операционной системы Google Android в смартфоне Honor 7A 2Gb+16Gb Black LTE, каждый признак изобретения, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации № 2716695».

Из материалов экспертизы ответчика и его доводов вытекает, что местоположение мобильного устройства определяется непосредственно сторонним сервером Google, без участия мобильного устройства, т.е. это определение не связано с функционированием самого мобильного устройства, а также экспертиза ответчика посчитала недоказанным использование части признаков способа (которые как раз являлись «внешними»).

Согласившись с данной позицией, а позицию истца и судебной экспертизы посчитав несостоятельной, Суд решил, что при определении местоположения мобильного устройства Honor 7А 2Gb+16Gb Black LTE используются внешние признаки посредством сервиса геолокации серверами в Интернете, т.е. не на самом устройстве. Использование же без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или не всех существующих признаков, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Иного подхода придерживается АС Москвы по делу А40-29590/2020, где рассматривалось нарушение прав на патент РФ 2686003 «Система электронных платежей» приложением Samsung Pay. С учетом того, что некоторые шаги выполняются различными сторонами (кассовая система, устройство покупателя, платежная система), суд решил, что, исходя из правовых норм и разъяснений Пленума ВС РФ № 10: «…Совершение нарушения действиями нескольких лиц не является основанием для вывода об отсутствии нарушения и по общему правилу не исключает ответственность лица, совершившего лишь часть действий, повлекших такое нарушение. При этом, как следует из обстоятельств настоящего дела, именно ответчики являются лицами, действия которых направлены на достижение единого результата, заключающегося в использовании способа, охраняемого в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003, а также лицами, в результате действий которых стало возможно использование охраняемого способа, включая отдельные действия иных лиц в рамках осуществления всего способа». Применив данный вывод к делу Huawei, можно прийти к иному результату: производитель телефона может быть признан лицом, действия которого направлены на достижение единого результата, так как ОС Android является открытой системой, предоставляется в виде исходного кода, лицензированного по лицензии Apache 2.0, что позволяет удалять, добавлять любые компоненты, системы и механизмы ОС без каких-либо ограничений. Если же подход суда по делу Huawei продиктован размещением серверов в другой юрисдикции, то он будет коррелировать в какой-то мере с подходами в аналогичных делах в США. В деле NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd [2] суд установил, что нарушение независимого пункта на способ (method claim) будет в том случае, когда оно происходит в рамках одной страны (США). При этом, если мы вынесем часть шагов/операций способа в другую страну (Канаду), то нарушения не будет. Это привнесло в практику другую культуру изложения признаков способа таким образом, чтобы избегать множества сторон/акторов. В противовес этому, нарушение пункта формулы на систему судом рассматривалось не с точки зрения расположения каждого компонента системы (она распределенная), а с точки зрения того, где осуществляется конечное использование, контроль – т.е. в данном случае устройством конечного пользователя (смартфоном), что позволяет говорить о нарушении даже в случае нахождения компонентов в разных странах.

Итак, если часть шагов способа выполняется сторонними сервисами/сторонами, то возможно отсутствие нарушения ввиду того, что данные признаки будут «внешними», но если действия сторон направлены на достижение единого результата, то не исключается ответственность стороны, совершившей лишь часть действий, повлекших такое нарушение; также желательно добавлять в формулу классический вариант системы, где упоминаются процессор, память с повторением шагов/признаков способа, а если система специфична, то стараться описывать только реальные компоненты, не облачать программный функционал в обертку аппаратных блоков.

Исходный код как доказательство

Далее рассмотрим дело № А40-139518/21 Nokia vs Realme (иск отозван, финального решения нет), где рассматривался вопрос о предположительном нарушении патента РФ № 2582854 «Способ обеспечения доступа к функциям устройства».

Из определения о назначении судебной экспертизы по данному делу следует, что, по мнению Истца, в телефонах Realme незаконно использовался независимый п. 12 формулы изобретения путем реализации механизма управления функциями устройства при помощи жестов, как это описано в формуле:

«Устройство для обеспечения доступа к функциям устройства, содержащее по меньшей мере один процессор и по меньшей мере одно запоминающее устройство, содержащее компьютерный программный код, при этом по меньшей мере одно запоминающее устройство и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы посредством процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего:

-

приема индикации о жесте скольжения, выполняемом от первой заранее заданной части дисплея ко второй заранее заданной части дисплея;

-

классификации жеста скольжения как жеста запуска на основе внесения задержки движения по меньшей мере на пороговый период времени при выполнении жеста скольжения;

-

инициирования в ответ на классификацию жеста запуска, отображения заранее заданного набора функциональных элементов, которые вызывают выполнение соответствующей функции, когда выбран соответствующий элемент из заранее заданного набора функциональных элементов и инициирования изменения состояния в ответ на прекращение жеста до внесения задержки движения по меньшей мере на пороговый период».

Патент примечателен тем, что, на первый взгляд, относится к наиболее простой для установления нарушения категории патентов, описывающих интерфейс программного обеспечения с точки зрения взаимодействия с пользователем. Теоретически это может позволить выявить использование признаков изобретения путем простого визуального осмотра [3, 4].

Однако на практике исключительно визуальный осмотр в данной ситуации может привести эксперта к неверным выводам. Например, визуально может казаться, что жест скольжения классифицируется в качестве жеста запуска на основе внесения задержки движения на какой-то пороговый период времени (как это указано в патенте), но на самом деле инициирование жеста запуска происходит на основе какого-либо предыдущего действия, предшествующего задержке движения на пороговый период времени, например, на основе замедления жеста скольжения перед задержкой движения. Поэтому очевидно, что при проведении судебной экспертизы в данном деле одного визуального осмотра было бы недостаточно.

Определение используемого на устройстве механизма классификации жестов

Для этого нужно вспомнить, что на телефоне установлена операционная система Android (10 или 11 версии, зависит от устройства и используемой прошивки), а само устройство реализует функционал, заданный программными средствами. В приведенном в начале статьи деле Икономова суд подтвердил, что программная составляющая мобильных телефонов управляет их «поведением».

Еще одним фактором в пользу исследования фактической реализации программных функций, их исходного кода являются признаки независимого п. 12 формулы изобретения по патенту, в соответствии с которыми устройство содержит «…компьютерный программный код, при этом по меньшей мере одно запоминающее устройство и компьютерный программный код сконфигурированы так, чтобы посредством процессора обеспечивать выполнение устройством по меньшей мере следующего…».

Таким образом, с точки зрения доказательств наличия или отсутствия нарушения, в данном случае можно и нужно использовать экспертизу исходного кода программных модулей, анализ которых покажет, как фактически реализуется управление жестами (через задержку или, например, замедление скорости движения).

Дальше возникает вопрос: как удостовериться, что исходный код, представленный на экспертизу, соответствует тому, который используется на реальных устройствах? Здесь возможны два варианта:

-

попробовать произвести сборку конечного проекта и сравнить с файлами, которые есть на устройстве (сравнить хеш-суммы);

-

произвести собственное исследование имеющихся на устройстве файлов.

Вспомним, что прикладное программное обеспечение для ОС Android реализуется на языке Java или Kotlin, бинарные файлы которых можно декомпилировать (произвести реверс-инжиниринг), например, при помощи инструмента Jadx. На выходе получается исходный код, наиболее близкий к фактическому варианту, который можно исследовать в ходе судебной экспертизы на предмет использования признаков формулы.

Это значит, что при исследовании доказательств можно использовать исходный код программного обеспечения, так как он в большинстве случаев показывает фактическую реализацию функционала.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

1. Порядок оспаривания решений Роспатента
В той части, в которой товарный знак зарегистрирован, на него возникает исключительное право, и последующее оспаривание предоставления ему правовой охраны может быть осуществлено иным лицом (не правообладателем) – в порядке статей 1512 и 1513 ГК РФ.
В той же части услуг, в которой в регистрации товарного знака отказано, исключительное право на него именно в этой части не возникает, объект правовой охраны отсутствует. У заявителя сохраняется право на оспаривание решения в части отказа в регистрации заявленного обозначения на основании статьи 1500 ГК РФ до истечения установленного законом срока.

Постановление президиума СИП от 17.03.2022 по делу № СИП-810/2021

Роспатент предоставил правовую охрану спорному обозначению в отношении заявленных товаров, отказав при этом в регистрации обозначения в отношении заявленных услуг из-за вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по смыслу положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Заявитель подал возражение на принятое по результатам экспертизы обозначения решение в той части, в которой Роспатент отказал в государственной регистрации товарного знака. Административный орган, однако, отказал в принятии этого возражения к рассмотрению, сославшись на пункт 14 Правил № 644/261* и положения статьи 1503 ГК РФ, поскольку на момент подачи возражения товарный знак уже был зарегистрирован.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, требования заявителя удовлетворены, действия административного органа, выразившиеся в отказе в рассмотрении возражения, признаны незаконными, на Роспатент возложена обязанность рассмотреть возражение заявителя.

Поддерживая выводы суда первой инстанции, президиум СИП назвал явно ошибочным и противоречащим как закону, так и здравому смыслу мнение Роспатента о том, что надлежащим способом защиты при несогласии правообладателя с частичным отказом в регистрации товарного знака либо с исключением из правовой охраны отдельных элементов обозначения является оспаривание предоставления правовой охраны собственному товарному знаку в порядке статьи 1512 ГК РФ.

В связи с этим президиум СИП в очередной раз пояснил разницу между порядками, установленными статьей 1500 и статьями 1512 – 1513 ГК РФ.

В той части, в которой товарный знак зарегистрирован, на него возникает исключительное право, и последующее оспаривание предоставления ему правовой охраны может быть осуществлено иным лицом (не заявителем) – и именно в порядке статей 1512 и 1513 ГК РФ.

В той же части услуг, в которой в регистрации товарного знака было отказано, исключительное право на него именно в этой части не возникает, объект правовой охраны отсутствует. Поэтому, вопреки позиции Роспатента, по отношению к таким услугам товарный знак не считается зарегистрированным.

Соответственно, у заявителя сохраняется право на оспаривание решения в части отказа в регистрации заявленного обозначения на основании статьи 1500 ГК РФ до истечения установленного законом срока.

По правилам статьи 1500 ГК РФ решение о государственной регистрации товарного знака оспаривается:

а)

в той части, к которой правовая охрана товарному знаку не предоставлена (следствием удовлетворения требований будет расширение объема охраны);

б)

заявителем (т.е. лицом, чьи притязания в соответствующей части не удовлетворены).

По правилам статей 1512 – 1513 ГК РФ решение о государственной регистрации товарного знака (и собственно его правовая охрана) оспаривается:

а)

в той части, к которой правовая охрана товарному знаку предоставлена (следствием удовлетворения требований будет сужение объема охраны);

б)

не заявителем, а иными – заинтересованными - лицами.

Президиум СИП также поддерживал вывод суда первой инстанции о том, что уплата государственной пошлины не является основанием для отказа в принятии возражения на решение о государственной регистрации товарного знака в той части, в которой в этой регистрации отказано, к рассмотрению на основании пункта 1 статьи 1500 ГК РФ.

Вопреки доводу Роспатента, уплата государственной пошлины не свидетельствует о согласии с решением административного органа в части отказа в регистрации товарного знака и не лишает права на обжалование такого решения.

Президиум СИП далее пояснил, что право на оспаривание решения Роспатента о регистрации товарного знака путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ограничено лишь сроком подачи такого возражения.

В заключение президиум СИП отметил, что действия Роспатента по многократному оспариванию судебных актов по поставленным вопросам носят признаки нарушения Роспатентом статьи 16 АПК РФ, поскольку практика административного органа не соответствует не единожды высказанной президиумом СИП и поддержанной Верховным Судом Российской Федерации позиции в отношении толкования судом пункта 1 статьи 1500 ГК РФ. Согласно позиции президиума СИП, такие действия не отвечают функции административных органов по государственной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (часть 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации).

* Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261

2. Установление недобросовестной цели приобретения исключительного права на товарный знак
Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.
В рамках искового производства стандарт доказывания предполагает исходить из баланса вероятности.

Постановление президиума СИП от 28.02.2022 по делу № СИП-599/2021

Общество «ПсковАгроИнвест» обратилось в СИП с требованием признать действия общества «Чебоксарский мясокомбинат» по регистрации словесного товарного знака «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 10bis Парижской конвенции.

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено в части признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции. Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Президиум СИП отклонил довод подателя кассационной жалобы от том, что суд первой инстанции ошибочно не определил наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака. Ссылаясь на разъяснения в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», суд кассационной инстанции отметил, что недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия как конкурента, так и лица, которое на момент совершения подобных действий конкурентом не является, но своими действиями оказывает влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Далее по вопросу квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции, президиум СИП отметил следующее. Во-первых, недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака. Во-вторых, для определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом президиум СИП указал, что выводы суда первой инстанции о наличии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака являются недостаточно мотивированными.

Суд первой инстанции неверно применил стандарт доказывания по настоящему делу, предполагающему в рамках искового производства исходить из баланса вероятностей.

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое всегда с определенной целью – получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица (потерпевших лиц), всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от вышеупомянутого стандарта доказывания «баланс вероятностей» - насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца.

Такая вероятность устанавливается, в том числе, с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

(Аналогичный подход следует из постановлений президиума СИП от 22.12.2014 по делу № СИП-14/2014 и от 07.12.2015 по делу № СИП-195/2015).

3. Восприятие словосочетания в спорном обозначении
Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Постановление президиума СИП от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного на основании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, требования обладателя «старших» товарных знаков оставлены без удовлетворения.

Разъясняя порядок применения основания в пункте 10 статьи 1483 ГК РФ президиум СИП остановился на методике установления вероятности смешения, а именно на вопросе восприятия элемента, входящего в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица. Особую сложность составляет ситуация, в которой в «младшем» товарном знаке используется сочетание нескольких слов.

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также указал, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума СИП от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020.

С учетом изложенного президиум СИП не смог не поддержать вывод суда первой инстанции о том, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками отсутствовали, поскольку спорный («младший») товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

4. Значение заключения коллегии Палаты по патентным спорам
Заключение Палаты по патентным спорам в момент его изготовления самостоятельного правового значения не имеет и отдельно не может быть обжаловано, но с момента принятия решения Роспатентом, к которому заключение прилагается, становится его неотъемлемой (мотивировочной) частью.

Постановление президиума СИП от 21.02.2022 по делу № СИП-78/2020

По результатам рассмотрения возражения Роспатент подтвердил отказ в регистрации обозначения «КИПЭ» в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявки требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. Оспаривание этого решения в СИП привело к его отмене в силу нарушения норм процессуального права; на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом содержащихся в решении выводов суда (постановление президиума СИП от 12.09.2019 по делу № СИП-878/2018). Суд указал, что Роспатент не рассмотрел довод заявителя о приобретении обозначением различительной способности, но суд также установил, что обозначение не обладает изначальной различительной способностью в отношении части заявленных товаров и услуг.

По результатам повторного рассмотрения возражения решением Роспатента спорному обозначению была предоставлена правовая охрана, но регистрация была произведена только в отношении одной заявленной услуги, для которой, как было разъяснено в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, обозначение является фантазийным.

Заявитель вновь обратился в СИП, сославшись на то, что действия Роспатента по неисполнению принятого им решения со ссылкой на мотивировочную часть заключения являются незаконными.

По мнению заявителя, заключение коллегии Палаты по патентным спорам носит рекомендательный характер и не имеет признаков ненормативного правового акта, положения, содержащиеся в спорном заключении, не направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей заявителя.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Президиум СИП поддержал выводы суда первой инстанции о том, что заключение коллегии Палаты по патентным спорам само по себе (до принятия решения Роспатентом) не является ненормативным правовым актом. Заключение не имеет самостоятельного юридического значения без решения Роспатента, но, как и указано в решении Роспатента, оно является приложением к такому решению.

Как отмечено в пункте 1 раздела «Судебная практика по административным делам» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2011 года, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.12.2011, приложения к нормативному правовому акту являются его неотъемлемой частью и вместе с ним составляют единый нормативный правовой акт.

Президиум СИП применяет тот же подход и к ненормативным правовым актам.

Президиум СИП отметил, что он неоднократно обращал внимание на это обстоятельство: заключение Палаты по патентным спорам в момент его изготовления самостоятельного правового значения не имеет (и отдельно не может быть обжаловано), но с момента принятия решения Роспатентом, к которому заключение прилагается, становится его неотъемлемой (мотивировочной) частью (постановления президиума СИП от 03.09.2014 по делу № СИП-356/2013, от 30.10.2014 по делу № СИП-123/2014, от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014, от 17.09.2018 по делу № СИП-61/2018, от 14.12.2018 по делу № СИП-205/2018, от 11.06.2020 по делу № СИП-611/2019, от 29.07.2020 по делу № СИП-124/2019 и многие другие).

Таким образом, содержание оспариваемого решения Роспатента подлежало установлению исходя из его полного текста, включающего и приложение – заключение Палаты по патентным спорам.

5. Презумпция охраноспособности НМПТ
Осуществленная Роспатентом государственная регистрация средства индивидуализации порождает презумпцию его соответствия требованиям законодательства, опровержимую только путем подачи возражения против предоставления ему правовой охраны.
Само по себе сходство спорного товарного знака с какими-либо иными средствами индивидуализации не означает отсутствие сходства с конкретным противопоставленным средством индивидуализации.

Постановление президиума СИП от 18.02.2022 по делу № СИП-1018/2020

Два обладателя свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Нарзан» обратились в Роспатент с требованием о признании недействительной регистрации обозначения «Долина Нарзанов» в отношении всех товаров 32-го класса и всех услуг 35-го класса МКТУ. По результатам рассмотрения возражения правовая охрана спорного обозначения оставлена в силе, вследствие чего заявители обратились в СИП.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. Постановлением президиума СИП решение отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

Придя к выводу об отсутствии вероятности смешения спорного товарного знака и НМПТ, суд первой инстанции согласился с тем выводом Роспатента, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не противоречит нормам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Удовлетворяя требованиям кассационной жалобы, президиум СИП признал нарушенными как методологию установления сходства спорного товарного знака с противопоставленным НМПТ, так и в целом методологию установления вероятности смешения. В своем постановлении суд кассационной инстанции изложил три основных недостатка обжалуемого решения.

Во-первых, суд первой инстанции необоснованно учел выводы судов об отсутствии вероятности смешения словесного обозначения «НАРЗАН» и товарного знака «НАРЗАН ТАВРИДЫ» по делам № А63-14231/2017 и № СИП-1006/2020. В данном случае, президиум СИП указал, что речь не идет о схожих обстоятельств, поскольку спорные товарные знаки «НАРЗАН ТАВРИДЫ» и «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» различаются.

Во-вторых, при сравнении спорного товарного знака и противопоставленного НМПТ суд первой инстанции неправомерно обозначил словесный элемент «НАРЗАН» как слабый элемент. Делая такие выводы, суд первой инстанции оценил обстоятельства предоставления правовой охраны НМПТ «НАРЗАН» в отсутствие поданного возражения, рассмотренного в административном порядке.

Президиум СИП напомнил, что осуществленная Роспатентом государственная регистрация средства индивидуализации порождает презумпцию его соответствия требованиям законодательства, опровержимую только путем подачи возражения против предоставления ему правовой охраны (пункт 52 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10)).

Таким образом, пока в установленном порядке (статья 1535 ГК РФ) не будет оспорено предоставление правовой охраны НМПТ «НАРЗАН», словесный элемент «Нарзан» в правовом смысле представляет собой 1) название конкретного географического объекта, 2) используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно (пункт 1 статьи 30 Закона о товарных знаках в редакции на дату подачи заявки на НМПТ).

При таких обстоятельствах с учетом содержания исключительного права на НМПТ (статья 1519 ГК РФ) для оценки сходства обозначений «НАРЗАН» и «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» подлежало установлению, воспринимает ли обычный потребитель обозначение «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» как с очевидностью указывающее на иной географический объект (или вообще не на географический объект), нежели обозначение «НАРЗАН».

В-третьих, при определении сходства между обозначениями, суд первой инстанции ошибочно высказал мнение, что спорный товарный знак более сходен с иным НМПТ – «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ». В данном случае суд не только вышел за пределы возражения, поскольку указанное НМПТ не было противопоставлено спорному товарному знаку, но и не учел, что само по себе сходство спорного товарного знака с какими-либо иными средствами индивидуализации не означает отсутствие сходства с конкретным противопоставленным средством индивидуализации.

При новом рассмотрении решение Роспатента было признано незаконным полностью, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным (решение СИП от 04.07.2022 по тому же делу).

6. Влияние на состояние конкуренции и определение продуктового рынка
При признании конкретных действий актом недобросовестной конкуренции учитываются не только случаи, когда непосредственно предполагаемый нарушитель и потерпевший являются конкурентами между собой, но и более широкие случаи – когда хозяйствующим субъектом осуществляются действия, способные оказать влияние на состояние конкуренции.
Продуктовые границы рынка не могут быть определены путем анализа однородности товаров (институт законодательства о товарных знаках), а только путем анализа взаимозаменяемости товаров (институт антимонопольного законодательства).

Постановление президиума СИП от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021

Индивидуальный предприниматель А.Л. М. обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения УФАС по г. Санкт-Петербургу, принятого по результатам рассмотрения заявления А.Л. М. о нарушении индивидуальным предпринимателем А.В. Д. требований части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). Заявитель просил признать действия А.В. Д. по приобретению и использованию товарного знака «» актом недобросовестной конкуренции. Как указал антимонопольный орган при установлении заинтересованности А.Л. М., правообладатель посредством социальной сети «ВКонтакте» направлял претензии в адрес пользователей, распространявших сувенирную продукцию, посвященную тематике проекта в сфере литературной фантастики «The SCP Foundation», в том числе пользователю, являющемуся администратором группы «ВКонтакте», через которую заявитель А.Л. М. реализовывал сувенирную продукцию, маркированную спорным обозначением.

Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения. Постановлением президиума СИП обжалованное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении ненормативный судебный акт был признан недействительным полностью (решение СИП от 07.04.2022 по тому же делу).

Отменяя решение суда первой инстанции, президиум СИП высказал следующие позиции.

Во-первых, суд первой инстанции не учел изложенные в абзаце третьем пункта 30 Постановления № 2 разъяснения, согласно которым при признании конкретных действий актом недобросовестной конкуренции учитываются не только случаи, когда непосредственно предполагаемый нарушитель и потерпевший являются конкурентами между собой, но и более широкие случаи – когда хозяйствующим субъектом осуществляются действия, способные оказать влияние на состояние конкуренции.

С учетом этого недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия как конкурента, так и лица, которое на момент совершения этих действий конкурентом не является, но своими действиями оказывает влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Так суду надлежало проверить, не получает ли необоснованные конкурентные преимущества лицо, зарегистрировавшее в качестве товарного знака обозначение, ставшее известным широкому кругу потребителей в результате действий большого круга лиц, учитывая, что такая государственная регистрация запрещает дальнейшее использование обозначения всем, кроме правообладателя и его лицензиатов.

Во-вторых, суд первой инстанции нарушил положения Закона о защите конкуренции и при определении того, являются ли предполагаемый нарушитель и потерпевший конкурентами.

Вместо подлежащего анализу института антимонопольного законодательства (взаимозаменяемые товары) суд первой инстанции анализировал институт законодательства о товарных знаках (однородность товаров), что ошибочно и не позволяет определить продуктовые границы рынка.

Продуктовые границы анализируемого в данном деле товарного рынка – розничная продажа сувенирной продукции, посвященной тематике «The SCP Foundation», посредством интернет-сайта и группы в социальной сети «ВКонтакте», т.е. границы данного товарного рынка определяются продукцией, ориентируемой на определенную группу потребителей – пользователей сети Интернет, интересующихся конкретной тематикой.

Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание обычное поведение покупателей сувенирной продукции, для которых, как правило, имеют решающее значение нанесенное на нее обозначение и цена товара, а не конкретный вид товара. С учетом этого товары, которые не являются однородными (например, кружки и магниты), как сувениры могут быть взаимозаменяемыми.

7. Передача заявления на рассмотрение ФАС
Подзаконными нормативными правовыми актами установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Постановление президиума СИП от 27.01.2022 по делу № СИП-199/2021

УФАС по г. Москва признало актом недобросовестной конкуренции действия общества «Химчистка № 1» по приобретению и использованию исключительного права на фирменное наименования и товарные знаки и выдало обществу предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что включение в спорные средства индивидуализации элемента «№ 1» и использование его в предпринимательской деятельности в таком виде и в иных формах (в частности, «nomer odin» в доменном имени) без указания критериев сравнения и наличия объективного подтверждения представляет собой некорректное сравнение с иными хозяйствующими субъектами в пользу заявителя по смыслу положения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. При этом УФАС по г. Москвы установило, что деятельность общества осуществляется на территории города Москвы и Московской области, но, в основном, концессионеры общества находятся в Москве.

Общество оспорило решение и предписание антимонопольного органа в СИП, который признал ненормативные правовые акты недействительными.

Суд первой инстанции указал, что, руководствуясь пунктом 1.4.3 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 01.08.2007 № 244, при названных обстоятельствах УФАС по г. Москве должно было передать дело о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

Суд сделал вывод, что самостоятельно рассмотрев дело без такой передачи, УФАС по г. Москве вышло за пределы своих полномочий, что является существенным нарушением порядка рассмотрения дела и самостоятельным основанием для признания оспариваемых решения и предписания недействительными. Вместе с тем суд первой инстанции провел проверку выводов УФАС по г. Москве по существу рассмотренного дела, признав их нарушающими часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. С учетом изложенного суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил.

УФАС по г. Москве обратилось в президиум СИП с кассационной жалобой, выразив несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что решение и предписание антимонопольного органа были приняты с нарушением установленных правил подведомственности.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП отметил, что в административном деле было установлено, что деятельность общества осуществляется на территории двух субъектов, при этом в качестве географических границ рынка антимонопольный орган определил город Москву, искусственным образом тем самым попытавшись оставить рассмотрение антимонопольного дела в пределах своей компетенции.

Президиум СИП назвал очевидным тот факт, что исключительное право и на фирменное наименование, и на товарные знаки действует на всей территории Российской Федерации (статьи 1475 и 1479 ГК РФ), а использование спорных средств индивидуализации, как установил сам антимонопольный орган, осуществлялось на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Следовательно, цель как приобретения, так и использования (добросовестная или нет) соотносится с деятельностью Химчистки № 1 на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Президиум СИП привел положения подзаконных нормативных правовых актов, согласно которым установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

Исходя из этого, президиум СИП поддержал вывод суда первой инстанции о том, что УФАС по г. Москве не было уполномочено для принятия оспариваемых ненормативных правовых актов, а его решение подлежит отмене.

8. Включение неопубликованных заявок в уровень техники
Помимо цели избежания двойного патентования, норма пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и реализующее эту норму положение пункта 56 Правил № 701 преследует и цель обеспечения признания автором лица, первым заявившего о себе в качестве автора патентоспособного объекта.

Постановление президиума СИП от 05.03.2022 по делу № СИП-1046/2020

Роспатент признал решение о выдаче патента на полезную модель «насадка для аппарата для маникюра и педикюра» недействительным в силу несоответствия критерию новизны. При этом спорному патенту был противопоставлен документ, представляющий собой заявку на полезную модель, по которой патент был выдан после даты подачи заявки на спорный патент.

Параллельно с оспариванием решения административного органа по существу (постановлением президиума СИП от 29.04.2022 по делу № СИП-76/2021 в удовлетворении требований отказано), заявитель обратилась в СИП с заявлением о признании недействующим пункта 56 Правил № 701* в части положения «независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки», позволяющего включать в уровень техники по заявке на полезную модель опубликованные после даты ее приоритета сведения о поданных в Российской Федерации другими лицами заявках на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с которыми на дату приоритета указанной заявки на полезную модель не имело возможности ознакомиться любое лицо.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, в удовлетворении заявленного требования отказано.

В своем решении суд первой инстанции в частности признал, что включение в уровень техники для проверки новизны рассматриваемой заявленной полезной модели иных заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами, при условии, что впоследствии они были опубликованы, предусмотренное в пункте 2 статьи 1351 ГК РФ, обусловлено необходимостью избежания двойного патентования, при котором могут быть выданы патенты на идентичные технические решения, одно из которых раскрыто в имеющей более ранний приоритет заявке, сведения о которой на дату приоритета рассматриваемой заявки еще не опубликованы, а другое – в рассматриваемой заявке.

В кассационной жалобе заявитель указывала на отсутствие в обжалуемом решении надлежащей оценки ее довода о том, что оспариваемый пункт 56 Правил № 701 не касается вопросов «двойного патентования» и регулирует исключительно вопросы проведения информационного поиска по заявке на полезную модель. Отношения, связанные с одновременной подачей заявок на идентичные решения разными лицами, по ее мнению, регулируются нормой пункта 1 статьи 1383 ГК РФ.

Отклоняя данный довод, президиум СИП подтвердил, что инструмент определения сведений, подлежащих включению в уровень техники для проверки заявленной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» преследует цель недопущения ситуации выдачи двух патентов на одинаковые технические решения.

При этом президиум СИП пояснил, включение в уровень техники сведений не только о выданных, а значит опубликованных, патентных документов, преследует и другую цель, в дополнение к избеганию двойного патентования. В норме пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и в оспариваемом положении Правил № 701 также преследуется цель обеспечения признания автором лица, первым заявившего о себе в качестве автора патентоспособного объекта (в заявке может быть раскрыто множество объектов, часть которых охарактеризована лишь в описании и/или на чертежах). Так, норма пункта 2 статьи 1351 ГК РФ обеспечивает предотвращение ситуаций, когда патент выдается не первому обратившемуся с заявкой автору, раскрывшему в ней определенный объект, а лицу, которое подало заявку на такой объект позднее.

* Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30.09.2015 № 701

9. Отсутствие оснований для участия контрагента в споре о признании патента недействительным
Негативные последствия для контрагентов патентообладателя или иных связанных с ним лиц, наступающие в случае признания патента на полезную модель недействительным, находятся за пределами рассматриваемого Судом по интеллектуальным правам спора.

Постановление президиума СИП от 22.02.2022 по делу № СИП-667/2021

Роспатент удовлетворил поступившее от физического лица возражение против выдачи патента на полезную модель «Полушпала железобетонная» на имя компании Sonneville A.G., которая оспорила данное решение в СИП.

Поскольку спорная полезная модель входила в комплекс технологий, использование которых являлось предметом лицензионного соглашения между «РЖДстрой» и Sonneville A.G., до судебного заседания оба юридических лица подали ходатайства соответственно о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора и о привлечении к участию в деле общества «РЖДстрой» в качестве третьего лица.

Определением СИП в удовлетворении обоих ходатайств было отказано, поскольку податели, не обосновали, каким образом судебный акт по настоящему делу может повлиять на права «РЖДстрой» или обязанности по отношению к одной из сторон. Направляя кассационную жалобу в президиум СИП, «РЖДстрой» настаивал на том, что решение по делу о выдачи патента на полезную модель существенным образом может затронуть его интересы, поскольку возникает вопрос о правовых последствиях признания патента недействительным для договорных обязательств.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП пояснил следующее.

Исходя из положений статьи 51 АПК РФ, целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является предотвращение неблагоприятных для них последствий. Суд должен установить, какие конкретно интересы лица, направляющего ходатайство, затрагиваются рассматриваемым спором, может ли судебный акт повлиять на права или обязанности этого лица по отношению к одной из сторон.

Суд установил, что «РЖДстрой» не являлось участником административного разбирательства по рассмотрению возражения против выдачи спорного патента. В таком случае, вопросы о том, какие интересы общества «РЖДстрой» затрагиваются рассматриваемым спором, и о том, может ли судебный акт повлиять на права или обязанности этого лица по отношению к одной из сторон, подлежит разрешению исходя из анализа предмета административного спора. В данном случае предметом спора являлся вопрос о соответствии условию патентоспособности «новизна» полезной модели по спорному патенту, а не вопрос о правах и об обязанностях лиц, имеющих право использования полезной модели по лицензионному договору, заключенному с правообладателем.

Суд кассационной инстанции отклонил довод жалобы о том, что признание спорного патента недействительным приведет к невозможности исполнения соглашения между «РЖДстрой» и Sonneville A.G., поскольку признание патента недействительным и его аннулирование не означают, что лицензионные договоры, заключенные до такого признания, являются недействительными или незаключенными.

Суд кассационной инстанции уточнил, что негативные последствия для контрагентов патентообладателя или иных связанных с ним лиц, наступающие в случае признания патента на полезную модель недействительным, также находятся за пределами рассматриваемого СИП спора.

10. Правила определения признаков формулы устройства
Формула изобретения с целью определения его признаков не может дробиться на минимально возможные составляющие, содержание признаков формулы изобретения в каждом конкретном случае определяется путем анализа содержания формулы и связи ее составляющих между собой.

Постановление президиума СИП от 28.01.2022 по делу № СИП-403/2021

Общество обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента на группу изобретений «Пластиковый брелок, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления», мотивированным несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку все признаки формулы этого изобретения известны, по его мнению, из уровня техники. После отказа в удовлетворении возражения заявитель оспорил решение Роспатента в СИП.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением президиума СИП, требования заявителя оставлены без удовлетворения.

Роспатент установил, что в представленных с возражением источниках отсутствует информация о признаке независимого пункта 1 формулы «наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами». В связи с этим Роспатент пришел к выводу, что устройство, отраженное в независимом пункте 1 формулы спорного патента, явным образом не следует из сведений, содержащихся в противопоставленных источниках информации, и соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Возражая против позиции Роспатента, заявитель указывал на то, что Роспатент необоснованно объединил несколько признаков в один и в результате пришел к ошибочному выводу о том, что из противопоставленных источников такой объединенный признак не известен. По его мнению, признак «наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами» содержит в себе несколько признаков, известность которых подтверждена из представленных с возражением источников.

Отклоняя довод общества о необходимости разбиения этого признака на ряд отдельных признаков, суд первой инстанции согласился с административным органом в том, что при рассмотрении формулы изобретения не следует произвольно выделять отдельные признаки без учета их взаимосвязи.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, президиум СИП согласился с судом первой инстанции в том, что формула изобретения с целью определения его признаков не может дробиться на минимально возможные составляющие (например, в кассационной жалобе предлагается отдельно рассматривать признак «для повышения сцепления с композитными линзами»), содержание признаков формулы изобретения в каждом конкретном случае определяется путем анализа содержания формулы и связи ее составляющих между собой.

С учетом этого довод заявителя кассационной жалобы о необходимости более мелкого дробления исследуемого признака отклоняется, поскольку он направлен на переоценку фактических обстоятельств дела.

С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ, управляющий партнер «Зуйков и партнеры»

Для цитирования:

Зуйков С.А. Рассмотрение вопросов незаконного использования средств индивидуализации в тегах (обзор) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 75-77.

Zuykov S.A. Consideration of issues of illegal use of means of individualization in tags (review) // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. September 2022. 3 (37). Pp. 75-77. (In Russ.).

В связи с наращиванием объема присутствия бизнеса в Интернете увеличивается и количество способов, которыми можно нарушить исключительное право на средство индивидуализации, - уже стали нередки такие правонарушения, как размещение товарного знака на страницах сайтов, соцсетей, а также в доменных именах. Одним из новых способов является размещение чужого обозначения в тегах1 кода сайта (в ключевых словах)2, чтобы дать поисковой системе команду отобразить свой сайт при поиске пользователем сайта конкурента. Данный способ примечателен тем, что средство индивидуализации используется неявно, скрытно, и затрудняет выявление нарушения и вызывает вопросы о правовой квалификации.

К сожалению, не всегда истцы преуспевают в защите своих прав. Например, в деле № А11-7167/20193 в обоснование исковых требований истец указал на то, что ответчик неправомерно использовал элемент коммерческого обозначения и фирменного наименования истца в тегах. Данные обстоятельства истец подтверждал нотариальным протоколом осмотра доказательств и компакт-диском с множественными видеозаписями, сделанными в разные дни, в каждой из которых было видно, как при вводе в поисковую строку Интернет-сервиса «Google» словесного элемента поисковая система выдает в качестве результата поиска сайт ответчика и как в коде главной страницы сайта внутри тега <TITLE>...<TITLE> размещен тот же словесный элемент средств индивидуализации.

Поддерживая отказ в иске, Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) отметил, что нарушение интеллектуальных прав возможно, только если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица. Суд пояснил, что это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.

В связи с изложенным СИП указал, что сам факт использования обозначения, совпадающего с чужим средством индивидуализации при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному правообладателю, необязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, - и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.

Дела, в которых затрагиваются вопросы использования средств индивидуализации в тегах, в последнее время всё чаще рассматриваются в СИП.

В деле № А56-95430/20184 общество обратилось в арбитражный суд с иском об обязании прекратить незаконное использование товарного знака № 408769

в наименовании ответчика - адвокатского бюро «РБМ ЛИГАЛ АРТ» и на сайте ответчика - rbm.legal (в том числе в программном коде данного сайта и в исходном коде страницы) для целей поиска в поисковых системах и системах обеспечения перенаправления пользователей к сайту rbm.legal (включая диспетчер тегов https://www.googletagmanager.com), а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично (уменьшив сумму компенсации до 500 000 рублей), это решение было поддержано апелляцией; однако СИП направил дело на новое рассмотрение ввиду множественных грубых нарушений, допущенных судами. После нового рассмотрения компенсация была уменьшена еще вдвое.

Суд первой инстанции, повторно рассматривая дело и частично удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что материалами дела подтверждено нарушение ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак теми способами, которые указал истец, в том числе в коде сайта.

Определяя размер компенсации, суд учел, в частности, вероятные убытки правообладателя (была продана только единица товара), и пришел к выводу о том, что соразмерной и справедливой будет компенсация в размере 250 000 рублей, исходя из среднестатистической (рыночной) цены юридических услуг в регионе - 5 000 рублей за осуществление одной юридической услуги как минимум за 50 раз. Оставляя решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, СИП отметил, что, применяя такое обоснование, суд первой инстанции не вышел за пределы требований истца, а лишь мотивировал свои доводы.

В деле № А45-5897/20185, также выигрышном для истца, общество-ответчик привлекало внимание к своим товарам, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 332445

в html-коде сайта и скрытом тексте на сайте, в рекламных объявлениях (предложениях к продаже), в ключевых словах шаблонов Яндекс.Директ.

Истец указывал, что действия по использованию обозначения таким образом непосредственно влияют на результаты работы контекстных поисковых систем в сети Интернет, поскольку при вводе в адресную строку Яндекс слова «мобиба» на странице, отображающей результаты поиска, появляется ссылка на информационный ресурс ответчика www.terma.camp, содержащий сведения о продаваемых товарах, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Взыскивая компенсацию в размере 2 000 000 рублей, суд констатировал, что при вводе в поисковую строку «Яндекс» слова «мобиба» появлялся сайт ответчика, расположенный в списке между двумя официальными сайтами истца. Суд подчеркнул, что концепция рекламирования охватывает разные формы сообщения сведений, в том числе и косвенные формы, когда они способны воздействовать на экономическое поведение потребителей и таким образом наносить вред конкуренту, чье средство индивидуализации используется в мета-теге.

Также суд отметил, что ключевые слова могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей, поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателя в таких мега-тегов (ключевых слов) является правонарушением.

Интересен также противоположный взгляд Федеральной антимонопольной службы на правомерность использования средств индивидуализации в качестве ключевых слов. Госорган, в свою очередь, считает6, что само по себе включение обозначения, совпадающего с товарным знаком либо фирменным наименованием хозяйствующего субъекта, в число ключевых слов при оформлении контекстной рекламы, не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг). Сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, в качестве ключевого слова при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу пользователя, необязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.

Таким образом, квалификация использования средств индивидуализации других лиц в коде сайтов в качестве нарушения исключительного права пока представляется не однозначной – практика имеет противоположные примеры и демонстрирует, что совершенно различные факторы бывают существенными в разных судебных делах.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M. (FU Berlin, MIPLC)

1. Приостановление административного производства, презумпция отсутствия вероятности смешения двух товарных знаков
Приостановление производства по рассмотрению возражения в Роспатенте может осуществляться в частности, если в ином административном или судебном деле устанавливаются обстоятельства, 1) имеющие значение для настоящего административного дела, и 2) которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела. Например, рассмотрение административного дела по возражению, поданному на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ (в рамках которого может учитываться факт неиспользования противопоставленного товарного знака), при наличии параллельного судебного дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.
Для того чтобы признать вероятность смешения товарного знака потерпевшего с товарным знаком предполагаемого нарушителя, необходимо предварительно опорочить в установленном порядке презумпцию отсутствия вероятности смешения двух зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков. Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность их смешения в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Постановление президиума СИП от 09.02.2022 по делу № СИП-707/2021

ПАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк) является правообладателем товарного знака «», зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг всех классов МКТУ.

Общество «ОЛТАЙМ» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ссылаясь на несоответствие его регистрации требованиям пп. 1 п. 3 и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

В ходе рассмотрения возражения Сбербанк заявил ходатайство о приостановлении административной процедуры до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-259/2021, предметом которого является требование общества «ОЛТАЙМ» о признании актом недобросовестной конкуренции действий Сбербанка по приобретению исключительного права на спорный товарный знак.

Роспатент удовлетворил ходатайство Сбербанка: делопроизводство по рассмотрению возражения общества «ОЛТАЙМ» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку приостановлено в связи с рассмотрением СИП дела № СИП-259/2021.

Общество «ОЛТАЙМ» обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным указанного решения Роспатента о приостановлении делопроизводства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд исходил из того, что выводы СИП по делу № СИП-259/2021 о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, могут быть учтены Роспатентом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, в связи с чем результат разрешения спора в названном деле может повлиять на исход рассмотрения возражения из-за исследования аналогичных обстоятельств.

Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и признал решение Роспатента о приостановлении производства недействительным исходя из следующего.

Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила № 644/261), предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения Роспатентом в административном порядке споров о защите интеллектуальных прав в отношениях, связанных среди прочего с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам. По смыслу положений Правил № 644/261 сторонам административного спора предоставлена возможность реализовать право на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов и на справедливое публичное административное (внесудебное) разбирательство в разумный срок.

Вместе с тем согласно пункту 34 Правил № 644/261 рассмотрение административного спора может быть приостановлено по ходатайству стороны спора или по решению коллегии Палаты по патентным спорам в случае рассмотрения в административном или судебном порядке иного дела, решение по которому может иметь значение для результатов рассмотрения данного спора, до вступления в законную силу решения по этому делу, а также в случае наличия обеспечительных мер в отношении объекта интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора, до снятия соответствующих мер.

По мнению президиума СИП, приостановление производства по административному делу – это временное прекращение Роспатентом действий, вызванное объективными обстоятельствами, препятствующими дальнейшему рассмотрению спора до их устранения, либо обусловленное риском принятия ненормативного правового акта без учета фактов и доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спорных вопросов.

Приостановление производства по административному делу может осуществляться в частности, если в ином административном или судебном деле устанавливаются обстоятельства, 1) имеющие значение для настоящего административного дела, и 2) которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела.

Ярким примером такой ситуации может служить рассмотрение административного дела по возражению, поданному на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ (в рамках которого может учитываться факт неиспользования противопоставленного товарного знака), при наличии параллельного судебного дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.

В оспариваемом решении Роспатента не приведены мотивы, по которым орган счел необходимым приостановить административную процедуру, не перечислены обстоятельства, имеющие значение для настоящего административного дела, и которые не могут быть установлены в рамках настоящего административного дела.

Вместе с тем, суд первой инстанции предположил, что Роспатент исходил из того, что при рассмотрении дела № СИП-259/2021 по иску общества «ОЛТАЙМ» к Сбербанку о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на спорный товарный знак будут сделаны выводы о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, которые могут быть учтены административным органом при проверке доводов возражения.

Президиум СИП признал, что выводы суда первой инстанции основаны на неправильном понимании норм материального и процессуального права в силу следующего.

Рассматриваемый в деле № СИП-259/2021 иск подлежит разрешению на основании норм Парижской конвенции, Закона о защите конкуренции и исходя из разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», в соответствии с которыми в споре о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Президиум СИП отметил, что необходимость установления возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, зависит не от категории рассматриваемого спора, а от тех фактов и аргументов, на которые ссылается истец в обоснование своей позиции.

Из решения суда первой инстанции не усматривается, что суд установил соответствующие обстоятельства и счел, что для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела № СИП-259/2021 необходимо доказать или опровергнуть возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, при использовании своих товарных знаков обществом «ОЛТАЙМ» и Сбербанком.

С учетом этого президиум СИП признал, что вывод суда первой инстанции о том, что принятое по делу № СИП-259/2021 решение повлияет на результат рассмотрения возражения, поданного в связи с несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям пп. 1 п. 3 и пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, не основан на установленных судом обстоятельствах и на имеющихся в материалах настоящего дела доказательствах.

Поскольку в принятом Роспатентом оспариваемом ненормативном правовом акте не установлены совпадение предметов доказывания по делу № СИП-259/2021 и по административному делу, в котором рассматривается возражение общества «ОЛТАЙМ», а также невозможность рассмотрения одного дела до разрешения другого дела, президиум СИП признал приостановление делопроизводства по возражению незаконным.

Наряду с этим президиум СИП исходил из необходимости соблюдения разумных сроков разрешения административных споров и недопустимости уклонения федерального органа исполнительной власти от исполнения возложенных на него обязанностей.

Вместе с тем президиум СИП отметил, что даже если предположить, что в рамках дела № СИП-259/2021 будут устанавливаться (если такие доводы будут заявлены сторонами этого спора) аналогичные подлежащим установлению в рамках административного дела обстоятельства введения потребителя в заблуждение, в любом случае не выполняется второе условие приостановления производства по административному делу - данные обстоятельства могут быть установлены Роспатентом самостоятельно.

Президиум СИП признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы, что именно административный орган в силу своей компетенции (ст. 1513 ГК РФ) должен проверить приведенные в возражении аргументы и в спорной ситуации сделать вывод о том, доказана ли подателем возражения возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, (при проверке доводов по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) и имеются ли сходство между спорным и противопоставленным товарными знаками и вероятность их смешения (при проверке доводов по пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Более того, применительно к судебному антимонопольному делу нельзя не учитывать и тот факт, что смешение двух зарегистрированных товарных знаков не может быть установлено до опровержения в установленном порядке законодательной презумпции отсутствия вероятности такого смешения.

Как отмечено в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 № 8091/09, действия по использованию своего зарегистрированного объекта интеллектуальных прав не могут быть расценены в качестве нарушения права на другой объект интеллектуальных прав с более ранней датой приоритета.

При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном ст. 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее (постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 № 10519/09).

Исходя из логики пунктов 52 и 142 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) в такой ситуации для того, чтобы признать вероятность смешения товарного знака потерпевшего с фактически используемым обозначением, если оно представляет собой товарный знак предполагаемого нарушителя, необходимо предварительно опорочить в установленном порядке презумпцию отсутствия вероятности смешения двух зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков.

Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность смешения конкретного используемого обозначения при наличии и у потерпевшего, и у предполагаемого нарушителя собственных товарных знаков только в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность смешения конкретного используемого обозначения при наличии и у потерпевшего, и у предполагаемого нарушителя собственных товарных знаков только в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Президиум СИП предположил, что Роспатент имел в виду, что в случае признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку актом недобросовестной конкуренции охрана может быть прекращена на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Вместе с тем, во-первых, такое признание (если оно состоится в судебном порядке) может быть основанием самостоятельного возражения, а во-вторых, не может быть учтено Роспатентом по собственной инициативе - без поданного по этому основанию возражения заинтересованного лица (п. 1 ст. 1513 ГК РФ).

2. Оспаривание правовой охраны товарного знака ввиду его противопоставления общеизвестному товарному знаку
Основания для оспаривания правовой охраны товарного знака определяются по законодательству, действующему на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака, даже если противопоставленный общеизвестный товарный знак признан таковым ретроспективно на основании части четвертой ГК РФ после даты подачи заявки спорного товарного знака. По этому законодательству также определяется объем охраны общеизвестного товарного знака, который противопоставлен спорному товарному знаку.
В отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял различный объем правовой охраны общеизвестному товарному знаку в зависимости от того, были ли признаны общеизвестными уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации. Закон о товарных знаках предоставлял расширенный объем правовой охраны только в отношении зарегистрированного товарного знака, признанного общеизвестным.

Постановление президиума СИП от 11.02.2022 по делу № СИП-914/2020

Государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (далее – Ансамбль) обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Песняры» по основаниям, предусмотренным пп. 2 и 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Податель возражения указывал, что Ансамбль является правообладателем исключительного права на товарный знак «Песняры», признанный в 2010 году общеизвестным с 01.01.1985 в отношении услуг 41-го класса МКТУ «организация и проведение концертов; шоу-программы». Податель возражения полагал, что использование правообладателем спорного товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с Ансамблем и может ущемить его законные интересы (абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», далее – Закон о товарных знаках).

Роспатент установил, что часть товаров и услуг спорного товарного знака не однородна услугам противопоставленного общеизвестного товарного знака, и при рассмотрении вопроса о применении положений пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ к этой части отметил следующее.

Установленная известность противопоставленного общеизвестного товарного знака не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении признанных неоднородными товаров и услуг. Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих ущемление законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака в связи с оставлением в силе правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг.

Полагая, что решение Роспатента в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении неоднородных товаров и услуг не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, Ансамбль обратился в СИП с заявлением об оспаривании этого решения.

При проверке соответствия решения Роспатента требованиям п. 3 ст. 1508 и пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что административный орган не установил, порождает ли использование правообладателем спорного обозначения в отношении товаров и услуг, неоднородных услугам противопоставленного товарного знака, ассоциативные связи у потребителей с Ансамблем и может ли такое использование ущемить законные интересы Ансамбля. С учетом этого решение Роспатента признано недействительным.

Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Президиум СИП признал юридически значимым для правильного рассмотрения кассационной жалобы вопрос о праве, применимом к спорным правоотношениям, а именно о нормах п. 1 ст. 1508 и пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

В связи с этим президиум СИП дал оценку применению судом первой инстанции в данном деле указанных норм материального права.

В силу п. 1 ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное не установлено законом.

Ст. 5 ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит подобное правило и устанавливает, что часть четвертая ГК РФ применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 Постановления № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Спорный товарный знак зарегистрирован по заявке, поданной 19.09.2003. Исходя из этой даты приоритета и вышеприведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции применимым законодательством для оценки его охраноспособности является Закон о товарных знаках.

Тот факт, что спорному товарному знаку противопоставлен общеизвестный товарный знак, признанный таковым в 2010 году, т.е. после даты подачи заявки в отношении спорного товарного знака, не может исключать применение изложенного в пункте 27 Постановления № 10 подхода по определению применимого законодательства.

Поскольку общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности (определение КС РФ от 19.09.2019 № 2145-О), в случае, если товарный знак (обозначение) признан общеизвестным ранее даты подачи заявки на регистрацию другого сходного с ним товарного знака, возникает презумпция того, что обозначение было известно потребителям ретроспективно. Роспатент лишь констатирует общеизвестность товарного знака с определенной даты вплоть до даты такой констатации.

Факт общеизвестности в Российской Федерации обозначения «Песняры» установлен с 01.01.1985, т.е. до даты приоритета спорного товарного знака (19.09.2003). Следовательно, обозначение «Песняры» было общеизвестным в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака.

Таким образом, несмотря на то, что общеизвестный в Российской Федерации товарный знак признан таковым в 2010 году, т.е. в период действия части четвертой ГК РФ, для проверки охраноспособности спорного товарного знака должен применяться Закон о товарных знаках, действовавший на дату приоритета спорного товарного знака.

Именно исходя из норм Закона о товарных знаках должен, в частности, определяться объем правовой охраны общеизвестного товарного знака, который может быть противопоставлен спорному товарному знаку.

Норма пп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ применяется только в части определения порядка подачи возражения – в Роспатент, но не применяется в части определения объема противопоставления общеизвестного товарного знака.

В отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял различный объем правовой охраны общеизвестному товарному знаку в зависимости от того, были ли признаны общеизвестными уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная этим Законом для товарного знака. При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, для которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы (абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках).

В данном деле спорным является вопрос о том, распространяется ли правовая охрана противопоставленного общеизвестного товарного знака также и на неоднородные товары.

Положения абз. 2 п. 2 ст. 19.1 Закона о товарных знаках применяются только в отношении признанного общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака.

Однако суд первой инстанции не устанавливал, признан ли общеизвестным товарный знак «Песняры», который ранее являлся зарегистрированным товарным знаком, или таковым признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имевшее правовой охраны на территории Российской Федерации.

3. Товарный знак, зарегистрированный по заявке агента
Положения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции применяются в случае подачи заявки не регистрацию товарного знака агентом (представителем), даже если регистрация осуществлена на имя другого лица.
Покупатель или клиент не может считаться агентом либо представителем для целей применения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака не препятствует оспариванию регистрации этого товарного знака.

Постановление президиума СИП от 05.03.2022 по делу № СИП-244/2020

ООО «Балтийская торговая компания» подала заявку на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака.

Затем права на регистрацию товарного знака по указанной заявке переданы им иностранному лицу Ballinger Limited (Великобритания), на имя которого товарный знак и был зарегистрирован. Впоследствии исключительное право на товарный знак перешло к иностранному лицу Benton Marketing Limited (Белиз) на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Компания «ABC Design» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью на основании того, что его регистрация была произведена в нарушение ст. 6.septies Парижской конвенции. Компания указывала на наличие между ней и обществом «Балтийская торговая компания» агентских отношений на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака. При этом административный орган исходил из недоказанности компанией наличия агентских отношений между нею и обществом «Балтийская Торговая Компания».

Компания обратилась в СИП с заявлением о признании названного решения Роспатента недействительным. Суд первой инстанции требование удовлетворил и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Суд первой инстанции отметил, что Роспатент не оценил доказательства в совокупности на предмет того, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания», подавшее заявку на спорный товарный знак, как агент (представитель) компании при реализации товаров на территории Российской Федерации, подтверждают ли доказательства введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Суд первой исходил из того, что в целях проверки правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании положений ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правовое значение имеет именно подача заявки на регистрацию товарного знака агентом, а не только непосредственно регистрация такого товарного знака на имя агента.

Роспатент обратился в президиум СИП с кассационной жалобой, в которой в частности указывал на следующие обстоятельства.

С точки зрения Роспатента, суд первой инстанции не должен был признавать компанию заинтересованной в подаче возражения в соответствии с пп. 5 пп. 2 ст. 1512 ГК РФ, поскольку на момент рассмотрения дела по существу правовая охрана спорного товарного знака была досрочно прекращена ввиду ликвидации правообладателя, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись.

Вместе с тем президиум СИП не согласился с данным доводом Роспатента, поскольку подача заинтересованным лицом возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является законным правом такого лица и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку имеет правовые последствия, отличные от ее прекращения вследствие ликвидации правообладателя.

Президиум СИП признал правомерным вывод суда первой инстанции о том, что факт ликвидации текущего правообладателя не может служить препятствием для рассмотрения возражения компании, поскольку, как разъяснено в п. 139 и 174 Постановления № 10, не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, - например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны.

Проверяя обоснованность довода Роспатента о том, что вопрос наличия или отсутствия между компанией и обществом «Балтийская Торговая Компания» агентских отношений не имеет значения для рассмотрения вопроса соответствия предоставления правовой охраны товарному знаку нормам ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, президиум СИП отметил следующее.

С точки зрения административного органа, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным на основании ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ только в случае, если такое обозначение было фактически зарегистрировано на имя агента или представителя лица, которому принадлежит исключительное право на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, поэтому подача заявки на регистрацию товарного знака агентом или представителем такого лица не имеет правового значения, если впоследствии права перешли к другому лицу.

Действительно, положения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ сформулированы так, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции с нарушением требований этой Конвенции.

Поскольку спорный товарный знак не был зарегистрирован на имя общества «Балтийская Торговая Компания», на наличие агентских отношений с которым компания ссылается в возражении, Роспатент утверждает, что не имеется оснований для признания компании заинтересованной в подаче возражения на основании ст. 6.septies Парижской конвенции и пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Вместе с тем в положениях ст. 6.septies Парижской конвенции, указано, что, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования.

Толкование приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что для признания правовой охраны названного товарного знака недействительной, значимыми являются отношения между принципалом и заявителем именно на момент подачи заявки.

Целью данного положения является предотвращение неправомерного использования более раннего товарного знака агентом или представителем владельца этого торгового знака, поскольку эти лица могут воспользоваться знаниями и опытом, приобретенными в ходе деловых отношений с владельцем, и таким образом получить неоправданную выгоду от его усилий и инвестиций, сделанных владельцем.

Таким образом, для применения названной нормы суду необходимо установить следующие условия в совокупности:

податель возражения должен являться правообладателем более раннего товарного знака;

заявитель должен быть или должен был быть ранее агентом или представителем правообладателя товарного знака;

заявка на регистрацию должна была быть подана на имя агента или представителя без согласия правообладателя, без оправдательных на то причин;

заявка должна касаться тождественных или сходных по существу с первоначальным товарным знаком обозначений.

Принимая во внимание факт подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака обществом «Балтийская Торговая Компания», с которым, по мнению компании, у нее имеются агентские отношения, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии у компании заинтересованности в подаче возражения по названному основанию.

Направляя в указанной части возражение компании на повторное рассмотрение в Роспатент, суд первой инстанции отметил, что административному органу необходимо оценить представленные подателем возражения в подтверждение соответствующего довода доказательства в совокупности для определения того, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания», подавшее заявку на спорный товарный знак как агент (представитель) компании при реализации ее товаров на территории Российской Федерации, подтверждается ли введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Однако суд первой инстанции не учел, что в оспариваемом решении Роспатент проанализировал представленные компанией документы и сделал вывод об отсутствии агентских или представительских правоотношений между обществом «Балтийская Торговая Компания» и компанией «ABC Design», дополнительно отметив факт непредставления компанией каких-либо договоров, соглашений, свидетельствующих о наличии таких отношений.

При подобных обстоятельствах суду первой инстанции следовало проверить указанный вывод Роспатента, самостоятельно исследовав и оценив доказательства, представленные компанией в подтверждение довода о наличии между нею и обществом «Балтийская Торговая Компания» агентских/представительских правоотношений на дату приоритета спорного товарного знака, определить, действовало ли общество «Балтийская Торговая Компания» зависимо/независимо от правообладателя (например, покупатель или клиент не может считаться агентом либо представителем, поскольку не имеет доверительных обязательств по отношению к правообладателю, т.е. заключение договора поставки товара не свидетельствует о возникновение правоотношений по представительству продавца покупателем при дальнейшей перепродаже товара) и имеется ли совокупность условий, позволяющих применить положения ст. 6.septies Парижской конвенции.

С учетом изложенного президиум СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

4. Столкновение товарного знака и НМПТ
При оценке сходства до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и НМПТ для целей применения п. 7 ст. 1483 ГК РФ однородность товаров не проверяется.
Для оценки степени сходства изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой критерий сходства. Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям.
Опасность смешения между словесным и изобразительным обозначением у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.
Согласие правообладателя НМПТ на регистрацию третьим лицом товарного знака, включающего сходное с НМПТ обозначение, не может устранить препятствие в регистрации этого товарного знака по п. 7 ст. 1483 ГК РФ.

Постановление президиума СИП от 18.03.2022 по делу № СИП-714/2020

Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «» ввиду его несоответствия требованиям п. 7 ст. 1483 ГК РФ. В частности спорному обозначению был противопоставлен НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР». В удовлетворении последующего возражения заявителя на это решение Роспатента также отказано.

Заявитель обратился в СИП с заявлением о признании недействительным последнего решения Роспатента.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, в удовлетворении требования отказано исходя из следующего.

Судом первой инстанции установлено, что в спорном обозначении словесные элементы являются слабыми, а изобразительный элемент – сильным. Суд пришел к заключению о тождестве сильного изобразительного элемента заявленного обозначения и сильного словесного элемента НМПТ «САМОВАР» по смысловому признаку и о сходстве этих средств индивидуализации в целом. Ввиду тождества смыслового значения сильных элементов названных обозначений и отсутствия возможности проведения их сравнительного анализа по иным предусмотренным законом критериям степень такого сходства суд первой инстанции оценил как высокую.

Учитывая отсутствие правовой необходимости в оценке степени однородности индивидуализируемых заявленным обозначением и НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» товаров и услуг, суд признал правомерным итоговый вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Суд исходил из того, что методология определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, и п. 162 Постановления № 10. Эта методология используется также при оценке вероятности смешения товарных знаков и НМПТ, за исключением учета степени однородности товаров.

Положение п. 7 ст. 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков с какими-либо видами НМПТ. Решающим фактором для определения сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям.

Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при низкой степени сходства либо при отсутствии сходства по отдельным критериям, но при чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию. В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения.

Для оценки степени сходства изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве изобразительного и словесного обозначений до степени смешения возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы (заявлены на регистрацию) для идентичных товаров и (или) услуг.

Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части «C» Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков ЕС, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства ВОИС (публикация № 489, 2004). Такой же подход содержится в постановлениях президиума СИП от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 и от 18.01.2021 по делу № СИП-965/2019.

В отношении довода о неправильном применении судом первой инстанции нормы п. 7 ст. 1483 ГК РФ, поскольку единственный обладатель права использования НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» считает отсутствующим фактическое смешение обозначения и противопоставленного средства индивидуализации, президиум СИП отметил следующее.

В отличие от положения абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, норма п. 7 ст. 1483 названного Кодекса не рассматривает согласие обладателя исключительного права на НМПТ в качестве обстоятельства, исключающего соответствующее препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При противопоставлении товарному знаку тождественного или сходного НМПТ положение п. 7 ст. 1483 ГК РФ предусматривает регистрацию товарного знака при наличии следующих условий:

если такое наименование включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование;

регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Таким образом, для регистрации товарного знака нужно не согласие одного или нескольких обладателей НМПТ, а необходимо сначала самому подателю заявки на регистрацию товарного знака стать обладателем права использования НМПТ.

Как следует из материалов дела, общество не является обладателем права использования НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР». Кроме того, в рассматриваемом случае не выполняется и иное условие - элемент со значением «самовар» в данном случае охраняемый.

5. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака
Исключительное право на спорный товарный знак переходит к новому правообладателю в том состоянии, в котором оно было на момент такого перехода, в том числе в состоянии наличия по этому товарному знаку предложения заинтересованного лица. В связи с этим в случае перехода исключительного права на товарный знак после обращения истца в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, направление предложения новому правообладателю не требуется.

Постановление президиума СИП от 28.01.2022 по делу № СИП-275/2021

На имя компании был зарегистрирован товарный знак. На основании договора об отчуждении исключительного права компания произвела отчуждение исключительного права на данный товарный знак обществу.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, 10.12.2020 истец направил в адрес компании, являвшейся на тот момент правообладателем товарного знака, соответствующее предложение.

С учетом информации, содержащейся в ответе на предложение, 17.02.2021 истец направил аналогичное предложение новому правообладателю - обществу, предполагая, что исключительное право на спорный товарный знак перешло к иному лицу.

Удовлетворяя заявленные требования к обществу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В связи с тем, что исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть удовлетворены в отношении правообладателя данного средства индивидуализации, в удовлетворении требований к компании, которая на момент рассмотрения спора в суде таковым не являлась, суд первой инстанции отказал в иске к компании.

Общество обратилось в президиум СИП с кассационной жалобой. По мнению общества, суд первой инстанции неверно истолковал п. 1 ст. 1486 ГК РФ, поскольку в отношении него истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Общество не согласно с выводом суда первой инстанции о том, что направление истцом предложения 17.02.2021 обществу не лишает юридической силы ранее направленное компании предложение от 10.12.2020.

Как полагал податель кассационной жалобы, в данном случае суду первой инстанции надлежало произвести замену ненадлежащего ответчика и оставить исковое заявление без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

Доводы кассационной жалобы о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении общества признаны президиумом СИП несостоятельными в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Данное обстоятельство подтверждается представленным истцом в материалы дела досудебным предложением с приложением квитанции, удостоверяющей его направление компании по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, и адресу, приведенному в Едином государственном реестре юридических лиц. Двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (10.12.2020) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (10.03.2021) также соблюдены.

Президиум СИП признал верным вывод суда первой инстанции о том, что истец обоснованно направил досудебное предложение в адрес компании (юридического лица, являющегося правообладателем товарного знака на момент обращения истца с соответствующим предложением).

Состоявшийся впоследствии переход исключительного права на спорный товарный знак от компании к обществу свидетельствует о правопреемстве в материальном правоотношении.

Как разъяснено в абз.2 п. 163 Постановления № 10, смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит отмене. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

С учетом изложенного последующее направление истцом досудебного предложения в адрес общества носило информационный характер, являлось избыточным и не лишает ранее направленное предложение его юридической силы. Факт его направления не влияет на вывод о соблюдении установленного законом обязательного порядка досудебного урегулирования спора в отношении надлежащего лица.

Указанный в пункте 163 Постановления № 10 подход подлежит применению в настоящем случае, поскольку иное означало бы необоснованное переложение на лицо, добросовестно и в установленном порядке направившее досудебное предложение, рисков последующего отчуждения товарного знака и изменения трехлетнего периода, в течение которого подлежит доказыванию его использование правообладателем.

Исключительное право на спорный товарный знак перешло к новому правообладателю в том состоянии, в котором оно было на момент такого перехода, т.е. в состоянии наличия по этому товарному знаку предложения заинтересованного лица.

1. Оспаривание промежуточного решения Роспатента
Третьи лица не могут оспаривать решение Роспатента о восстановлении пропущенного заявителем срока. Вмешательство третьих лиц в процедуру выдачи патента может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Постановление президиума СИП от 04.03.2022 по делу № СИП-536/2021

Завод обратился в СИП с заявлением о признании недействительными решений Роспатента от 07.04.2021 и от 16.03.2018, которыми были отменены ранее принятые решения о признании заявки на выдачу патента отозванной. В качестве меры восстановления своих нарушенных прав заявитель просил обязать Роспатент отменить решение о выдаче патента.

Определением СИП производство по делу прекращено. Президиум СИП оставил определение в силе.

Как установил суд первой инстанции, 05.10.2015 поданная Имперо Паскалем международная заявка была переведена на национальную фазу в Российской Федерации.

Роспатент 26.04.2017 принял решение о признании этой заявки отозванной в связи с непоступлением в установленный срок ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу согласно п. 1 ст. 1386 ГК РФ.

По ходатайству Имперо Паскаля о восстановлении пропущенного срока административный орган 16.03.2018 принял решение об отмене указанного решения о признании заявки отозванной.

Имперо Паскалю был направлен запрос экспертизы. В связи с непредставлением в установленные сроки запрошенных экспертизой документов и/или дополнительных материалов, решением от 05.08.2020 Роспатент признал заявку отозванной.

В административный орган 31.03.2021 поступило ходатайство Имперо Паскаля о восстановлении пропущенного срока представления дополнительных материалов, а также ответ на запрос с приложенной к нему уточненной формулой. По результатам рассмотрения данного ходатайства 07.04.2021 Роспатент принял решение об отмене ранее принятого решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока предоставления дополнительных материалов.

По результатам экспертизы Роспатент принял решение о выдаче патента.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае оспариваемые заводом решения Роспатента от 07.04.2021 и от 16.03.2018 являются промежуточными, поскольку в результате их принятия было возобновлено делопроизводство по заявке, поданной Имперо Паскалем.

Суд также отметил, что действия завода по оспариванию решений Роспатента, принятых по названной заявке, направлены, по существу, на оспаривание патента. Между тем оспаривание выдачи патента производится по основаниям и в порядке, установленными ст. 1398 ГК РФ.

В соответствии с п. 7 ст. 1398 ГК РФ отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента является следствием признания патента недействительным. Однако в рассматриваемом случае в качестве восстановительной меры завод просил отменить решение Роспатента о выдаче патента в обход установленной законом процедуры оспаривания патента.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, сочтя, что названное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Как отмечено в п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», СИП может на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ отказать в принятии к своему производству 1) заявлений об оспаривании промежуточных действий Роспатента, а также 2) заявлений о защите интеллектуальных прав, когда такая защита осуществляется в административном порядке.

В данном случае к решениям Роспатента, являющимся предметом настоящего спора, применено первое из двух вышеуказанных оснований - они квалифицированы как промежуточные. Этот вывод соответствует применимым нормам права. Промежуточным является решение административного органа, которым не прекращается делопроизводство.

С учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции такое решение не может быть оспорено отдельно от решения, которым завершается названное делопроизводство. Выводы о законности действия или акта, которым не окончено делопроизводство, не могут быть сделаны в отдельном судебном процессе. Аналогичный подход приведен в постановлении президиума СИП от 10.12.2021 по делу № СИП-346/2021.

Тот факт, что являющиеся предметом спора решения не прекращают производство по заявке, а наоборот, продолжают его, очевиден и в кассационной жалобе не оспаривался.

Согласно п. 1 ст. 1389 ГК РФ пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 4 (в редакции на дату первого решения) или п. 3 (в редакции на дату второго решения) ст. 1384 и п. 6 ст. 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (п. 1 ст. 1386) и срок подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (п. 3 ст. 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Решение об отказе в восстановлении пропущенного срока прекращает делопроизводство по заявке, является окончательным и, как таковое, может быть обжаловано.

Решение о восстановлении пропущенного срока делопроизводство не прекращает и самостоятельному обжалованию не подлежит.

Такой подход является типичным и характерен не только для оспаривания решений Роспатента. Например, из этого же исходит ст. 117 АПК РФ.

Утверждение завода о том, что, не имея возможности обжаловать промежуточное решение Роспатента, он оказывается в положении «лишенца» и по основанию неправомерности (по его мнению) восстановления срока не может обжаловать решение о выдаче патента, президиум СИП отклонил.

Во-первых, в силу п. 3 ст. 1387 ГК РФ завод не наделен правом обжаловать решение о выдаче патента по каким-либо основаниям - такое право предоставлено только подателю заявки.

В случае фактической выдачи патента именно патент может быть оспорен третьими лицами (включая завод) по правилам ст. 1398 ГК РФ.

Во-вторых, само по себе введение тех или иных законодательных ограничений как по кругу актов, так и по кругу оснований, по которым административные акты могут быть оспорены в суде, направлено на обеспечение баланса интересов в обществе в целом и на соблюдение принципа правовой определенности.

Выдача патента и действие исключительного права на него в течение определенного срока отражает компромисс между интересами патентообладателя, для которого право создает определенные преимущественные условия для вложения средств в освоение новых технологий, и интересами общества, которое всегда заинтересовано в широком использовании технических достижений, т.е. в свободном доступе к результатам научно-технической деятельности.

До получения патентообладателем патента исключительное право на соответствующий объект не возникает (аналогичный подход для товарных знаков отражен в п. 155 Постановления № 10) и не затрагивает прав третьих лиц (даже временная правовая охрана изобретений и промышленных образцов считается ненаступившей, если в результате патент не получен).

Следовательно, до получения патента патентообладателем права и законные интересы третьих лиц промежуточными актами не считаются нарушенными или оспариваемыми (ст. 4 АПК РФ).

Само по себе решение о восстановлении пропущенного срока не принимается о правах и обязанностях лиц, не участвующих в административной процедуре.

Вмешательство третьих лиц в процедуру выдачи патента может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом (как, например, для товарных знаков в абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ).

Отсутствие ограничений для третьих лиц на вмешательство в выдачу патента позволило бы блокировать саму процедуру такой выдачи и проверку технического решения на соответствие условиям патентоспособности.

Таким образом, решения Роспатента, представляющие собой предмет настоящего спора, являются промежуточными, а невозможность их обжалования не участниками административного производства сама по себе не нарушает права таких лиц.