"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 43-49

РЕШЕНИЕ СУДА (Пятая палата)

от 3 июня 2021 г.1

по делу C - 762/19,

ЗАПРОС о предварительном решении согласно статье 267 ДФЕС от Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Окружной суд, Рига (Отделение гражданского права), Латвия), сделанный 14 октября 2019 г. и полученный 17 октября 2019 г., в ходе судебного разбирательства

 

CV-Online Latvia' SIA

v

'Melons' SIA,

 

СУД (Пятая палата),

 

в составе Э. Регана, председателя Палаты, М. Илешича (докладчика), судей Э. Юхаса, К. Ликургоса и И. Ярукайтиса,

Генерального адвоката М. Шпунара,

Регистратора М. Алексеева, который является главой подразделения,

принимая во внимание письменную процедуру и последующие слушания от 22 октября 2020 г.,

после рассмотрения замечаний, представленных от имени:

-

'CV-Online Latvia' SIA – адвокатами Л. Фёдоровой и У. Зелтиньш,

-

Melons' SIA – А. Упениекс,

-

Правительства Латвии – сначала В. Солюца, К. Поммере и Л. Юшкевич, а затем К. Поммере, действовавших в качестве представителей,

-

Европейской комиссии – Й. Самнадда и Э. Калниньш, действующих в качестве представителей,

заслушав Заключение Генерального адвоката на заседании 14 января 2021 г., выносит следующее

Решение

1. Данный запрос о предварительном постановлении относится к толкованию статьи 7(2) Директивы 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз данных (OJ 1996 L 77, с. 20).

2. Запрос был сделан в ходе разбирательства между «CV-Online Latvia» SIA («CV-Online») и «Melons» SIA по вопросу, который касается отображения «Melons» SIA в списке результатов, генерируемых ее поисковой системой, гиперссылки на веб-сайт CV-Online и метатегов, включенных CV-Online в программную часть своего сайта.

 

Правовой контекст

...

 

Спор в рамках основного судебного разбирательства и вопросы, представленные для предварительного решения

9. CV-Online, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Латвии, управляет сайтом www.cv.lv. Этот веб-сайт включает в себя базу данных, разработанную и регулярно обновляемую CV-Online, содержащую объявления о вакансиях, публикуемых работодателями.

10. На сайте www.cv.lv также есть метатеги в форме «микроданных». Эти теги, которые не видны при открытии веб-страницы CV-Online, позволяют поисковым системам в Интернете лучше определять содержание каждой страницы, чтобы правильно ее проиндексировать. В случае веб-сайта CV-Online эти метатеги содержат для каждого объявления о вакансии в базе данных следующие ключевые слова: «должность», «название предприятия», «место работы» и «дата публикации заметки».

11. Компания Melons, также зарегистрированная в соответствии с законодательством Латвии, управляет веб-сайтом www.kurdarbs.lv, который представляет собой поисковую систему, специализирующуюся на объявлениях о вакансиях. Эта поисковая система позволяет выполнять поиск на нескольких веб-сайтах, содержащих объявления о вакансиях, по различным критериям, включая вид и место работы. С помощью гиперссылок веб-сайт www.kurdarbs.lv направляет пользователей на веб-сайты, на которых изначально была опубликована запрашиваемая информация, включая веб-сайт CV-Online. Нажав на такую ссылку, пользователь может среди прочего получить доступ к веб-сайту www.cv.lv, чтобы ознакомиться с этим сайтом и со всем его содержанием. Информация, содержащаяся в метатегах, введенных CV-Online при программировании своего веб-сайта, также отображается в списке результатов, полученных при использовании специализированной поисковой системы Melons.

12. Принимая во внимание нарушение права sui generis в соответствии со статьей 7 Директивы 96/9, CV-Online подала иск против Melons. Она утверждает, что Melons «извлекает» и «повторно использует» значительную часть содержания базы данных на веб-сайте www.cv.lv.

13. Суд первой инстанции установил нарушение этого права на том основании, что имело место «повторное использование» базы данных.

14. Melons обжаловала решение суда первой инстанции в Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Окружной суд, Рига (Отделение гражданского права), Латвия). Она утверждает, что ее веб-сайт не обеспечивает онлайн-передачу, а именно, что он не работает «в реальном времени». Melons также утверждает, что необходимо проводить различие между веб-сайтом www.cv.lv и базой данных, которую он содержит. В связи с этим она заявляет, что именно метатеги, используемые CV-Online, являются причиной появления информации, касающейся объявлений о вакансиях, в результатах, полученных с помощью поисковой системы www.kurdarbs.lv, и что эти метатеги не являются частью базы данных. Melons утверждает: именно потому, что CV-Online хотела, чтобы поисковые системы отображали эту информацию, CV-Online включила эти метатеги в программную часть своего сайта.

15. При данных обстоятельствах Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Окружной суд, Рига (Отделение гражданского права)) постановил приостановить разбирательство и направить в Суд для вынесения предварительного решения следующие вопросы:

«(1) Должны ли действия ответчика, заключающиеся в использовании гиперссылки для перенаправления конечных пользователей на веб-сайт заявителя, где они могут ознакомиться с базой данных объявлений о вакансиях, толковаться как подпадающие под определение «повторного использования» в статье 7 (2) (б) [Директивы 96/9], в частности как повторное использование базы данных с помощью другой формы передачи?

(2) Должна ли содержащая метатеги информация, отображаемая в поисковой системе ответчика, интерпретироваться как подпадающая под определение «извлечение» в статье 7 (2) (а) [Директивы 96/9], в частности как постоянный или временный перенос всего или значительной части содержания базы данных на другой носитель любыми средствами или в любой форме?»

 

Рассмотрение поставленных вопросов

16. Следует отметить в качестве предварительного замечания, что согласно устоявшейся прецедентной практике в порядке, установленном статьей 267 ДФЕС, предусматривающей сотрудничество между национальными судами и Судом, последний должен предоставить национальному суду ответ, который будет ему полезен и позволит решить дело. С этой целью Суду, возможно, придется переформулировать направленные ему вопросы ( см. параграф 20 и ссылки на судебную практику в решении от 25 ноября 2020 г. по делу SABAM, C-372/19, EU:C:2020:959).

17. В настоящем деле из информации, содержащейся в представленных Суду документах, очевидно, что вопрос, поднятый в ходе основного разбирательства, касается совместимости работы специализированной поисковой системы с правом sui generis, установленным статьей 7 Директивы 96/9. В своих вопросах, направленных для предварительного решения, суд спрашивает, во-первых, подпадает ли отображение с помощью специализированной поисковой системы гиперссылки, перенаправляющей пользователя этой поисковой системы на веб-сайт лица, где можно ознакомиться с содержанием базы данных объявлений о вакансиях, под определение «повторное использование» в Статье 7 (2) (b) Директивы 96/9, и, во-вторых, должна ли информация из метатегов этого веб-сайта, отображаемая этой поисковой системой, интерпретироваться как подпадающая под определение «извлечение» в Статье 7 (2) (а) этой директивы.

18. Суд, направивший запрос, утверждает, что решения, вынесенные Судом в отношении статьи 7 Директивы 96/9 (см., в частности, решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12), не подтверждают вывод о наличии «извлечения» или «повторного использования» по смыслу этой статьи, когда, как в данном случае, оператор специализированной поисковой системы отображает в списке результатов, полученных с использованием этой системы, во-первых, гиперссылку на веб-сайт, принадлежащий третьему лицу и содержащий базу данных, и, во-вторых, информацию из метатегов, которую изготовитель этой базы данных включил в программу своего собственного веб-сайта.

19. В этом отношении следует отметить, что в данном случае выбор объявлений о вакансиях, на которые ссылаются гиперссылки, производится с использованием специализированной поисковой системы, предоставляемой Melons. Эта поисковая система индексирует и копирует на своем собственном сервере содержание веб-сайтов с объявлениями о вакансиях, таких как веб-сайт «www.cv.lv», а затем позволяет выполнять поиск этого проиндексированного контента в соответствии с такими критериями, как характер работы и место работы.

20. При таких обстоятельствах следует признать, что этими двумя вопросами, которые уместно рассматривать вместе, суд, направивший жалобу, по сути, спрашивает, следует ли толковать статью 7 (1) и (2) Директивы 96/9 как означающую, что поисковая система в Интернете, специализирующаяся на поиске по содержанию баз данных, которая копирует и индексирует всю или значительную часть базы данных, свободно доступной в Интернете, а затем позволяет своим пользователям выполнять поиск по этой базе данных на своем собственном веб-сайте в соответствии с критериями, релевантными ее содержанию, «извлекает» и «осуществляет повторное использование» содержания этой базы данных в значении этого положения и что изготовитель базы данных имеет право запретить такое извлечение или повторное использование этой базы данных.

21. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прежде всего определить объем и цель защиты права sui generis в соответствии с Директивой 96/9.

22. В этом отношении, в частности из пунктов 40 и 41 преамбулы Директивы 96/9, очевидно, что цель права sui generis – обеспечить защиту значительных инвестиций в получение, проверку или представление содержания базы данных в течение ограниченного срока действия права, предоставляя изготовителю базы данных возможность предотвращения несанкционированного извлечения и/или повторного использования всего либо существенной части содержания базы данных. Суд указывал, что целью права, предусмотренного статьей 7 Директивы 96/9, является обеспечение того, чтобы лицо, проявившее инициативу и принявшее на себя риск существенных инвестиций в человеческие, технические и/или финансовые ресурсы, необходимые для создания и эксплуатации базы данных, получало отдачу от своих инвестиций, защищая его или ее от несанкционированного присвоения результатов этих инвестиций (решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb,C 202/12, EU: C: 2013: 850, пункт 36 и цитируемая судебная практика).

23. Суд также указывал, основываясь, в частности, на пунктах 39, 42 и 48 преамбулы Директивы 96/9, что цель, которую преследовал законодатель ЕС посредством введения права sui generis, состоит в том, чтобы стимулировать создание систем хранения и обработки данных, которые способствуют развитию информационного рынка на фоне экспоненциального роста количества информации, ежегодно генерируемой и обрабатываемой во всех сферах деятельности (решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12, ЕС: C: 2013: 850, § 35 и цитируемая судебная практика).

24. Что касается в первую очередь условий, при которых база данных может быть защищена правом sui generis в соответствии со статьей 7 Директивы 96/9, следует отметить, что согласно этой статье охрана базы данных этим правом является оправданной только в том случае, если в получение, проверку или представление содержания этой базы данных были вложены качественно и/или количественно значительные инвестиции (см. в связи с этим решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12 , ЕС: C: 2013: 850, параграф 22).

25. В соответствии с устоявшейся практикой Суда, инвестиции в получение содержания базы данных касаются ресурсов, используемых для поиска существующих независимых материалов и сбора их в базу данных, а не ресурсов, используемых для создания независимых материалов (решения от 9 ноября 2004 г., Британский совет по скачкам и другие, C 203/02 , EU: C: 2004: 695, параграф 31 , и Fixtures Marketing, C 338/02, EU: C: 2004: 696, пункт 24).

26. Далее, концепция инвестиций в проверку содержания базы данных должна пониматься как относящаяся к используемым ресурсам с целью обеспечения надежности информации, содержащейся в этой базе данных, для мониторинга точности материалов, собранных при создании базы данных и во время ее работы (решение от 9 ноября 2004 г., Британский совет по скачкам и др., C 203/02, EU: C: 2004: 695, пункт 34).

27. Наконец, инвестиции в представление содержания базы данных включают в себя средства, которые наделяют эту базу данных функцией обработки информации, т.е. те, которые используются для систематического или методического упорядочивания материалов, содержащихся в этой базе данных, и организации индивидуального доступа к ним (решения от 9 ноября 2004 г., Fixtures Marketing, C 338/02, EU: C: 2004: 696, параграф 27; Fixtures Marketing, C 444/02 , EU: C: 2004: 697, параграф 43; и Fixtures Marketing, C 46/02, ЕС: C: 2004: 694, параграф 37).

28. Поскольку вопросы, направленные для предварительного решения, основаны на предположении, что база данных CV-Online удовлетворяет условию, указанному в параграфе 24 настоящего Решения, именно суд, обращающийся с запросом, должен проверить, когда это необходимо, соблюдены ли условия, изложенные в статье 7 Директивы 96/9, для предоставления защиты правом sui generis, включая вопрос о том, могут ли метатеги, предоставляемые CV-Online, рассматриваться как составляющие существенную часть базы данных, получившей правовую охрану.

29. Что касается критериев для вывода о том, что действие пользователя представляет собой «извлечение» и/или «повторное использование» в смысле Директивы 96/9, следует иметь в виду, что статья 7 (2) (а) определяет «извлечение» как «постоянный или временный перенос всего или существенной части содержания базы данных на другой носитель любыми средствами или в любой форме». В соответствии со статьей 7(2) (б) Директивы, «повторное использование» включает в себя «любую форму представления общественности всего или существенной части содержания базы данных путем распространения копий, сдачи в аренду, передачи онлайн или другой формы передачи».

30. Исходя из цели, преследуемой законодателем Европейского союза при введении права sui generis, Суд установил широкое толкование понятия «повторное использование» (см. в связи с этим решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12, EU: C: 2013: 850, параграфы 33 и 34), а также понятия «извлечение» (см. в связи с этим решение от 9 октября 2008 г., Directmedia Publishing, C 304/07 , EU: C: 2008: 552, параграфы 31 и 32).

31. Таким образом, из прецедентной практики Суда очевидно, что понятия «извлечение» и «повторное использование» должны толковаться как относящиеся к любому акту присвоения и доведения до всеобщего сведения без согласия изготовителя базы данных результатов его или ее инвестиций, тем самым лишая его или ее дохода, который должен был позволить ему или ей окупить свои инвестиции (решение от 9 ноября 2004 г., The British Horseracing Board and Others, C 203/02, ЕС: C: 2004: 695, параграф 51).

32. Более конкретно, что касается работы специализированной поисковой системы, Суд пришел к выводу о том, что оператор специализированной метапоисковой системы «повторно использовал» по смыслу статьи 7 (2) (b) Директивы 96/9 все или существенную часть содержания базы данных, размещенной на веб-сайте, принадлежащем третьему лицу, в случае, когда он предоставил неопределенному числу конечных пользователей средство, позволяющее им искать данные, содержащиеся в этой базе данных, и, таким образом, предоставил доступ к содержанию базы данных с помощью средств, отличных от тех, которые предоставлял изготовитель этой базы данных. Суд указал, что такая деятельность подрывает право sui generis и изготовителя базы данных, поскольку она лишает этого изготовителя дохода, который позволил бы ему или ей возместить стоимость его или ее инвестиций. В таком случае пользователю больше не нужно переходить через домашнюю страницу и форму поиска в базе данных третьего лица, поскольку он или она может исследовать эту базу данных непосредственно, используя сервис оператора метапоисковой системы (см. к тому эффекту, решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, с-202/12, ЕС: с: 2013: 850, пункты 40 до 42).

33. В настоящем деле, как следует из запроса и замечаний сторон в рамках основного разбирательства, а также из информации, полученной на слушаниях и особо отмеченной Генеральным Адвокатом в пункте 33 его Заключения, специализированная поисковая система, такая, о которой идет речь в основном судебном разбирательстве, не использует формы поиска веб-сайтов, на которых она позволяет выполнять поиск, и не переводит в реальном времени запросы своих пользователей в критерии, используемые этими формами. Однако она регулярно индексирует эти сайты и хранит копии на своих серверах. Затем, используя свою собственную форму поиска, она позволяет своим пользователям выполнять поиск в соответствии с критериями, которые она предлагает, причем такой поиск выполняется по данным, которые были проиндексированы.

34. Хотя верно то, что работа поисковой системы, о которой идет речь в основном судебном разбирательстве, отличается от работы поисковой системы по делу, по которому было вынесено решение от 19 декабря 2013 г. (Innoweb, C-202/12, ЕС: C: 2013: 850), факт остается фактом: эта поисковая система позволяет одновременно просматривать, используя иные способы в сравнении с теми, которые предусмотрены изготовителем соответствующей базы данных, все содержание нескольких баз данных, включая CV-Online, делая это содержание доступным для своих пользователей. Предоставляя возможность поиска по нескольким базам данных одновременно, в соответствии с критериями, актуальными с точки зрения тех, кто ищет работу, эта специализированная поисковая система дает пользователям доступ на своем собственном веб-сайте к объявлениям о вакансиях, содержащимся в этих базах данных.

35. Таким образом, поисковая система, подобная той, о которой идет речь в основном судебном разбирательстве, позволяет исследовать все данные, содержащиеся в базах данных, свободно доступных в Интернете, включая веб-сайт CV-Online, и предоставляет своим пользователям доступ ко всему содержанию этих баз данных с помощью средств, отличных от тех, которые предусмотрены изготовителем этих баз данных. Кроме того, представление таких данных предназначено для всеобщего сведения [the making available of such data is directed at the public] по смыслу статьи 7 (2) (b) Директивы 96/9, поскольку любой может использовать такую поисковую систему (см. в связи с этим решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C-202/12, ЕС: C: 2013: 850, пункт 51).

36. Более того, индексируя и копируя содержание веб-сайтов на своем собственном сервере, эта поисковая система переносит содержание баз данных, составляющих эти веб-сайты, на другой носитель.

37. Отсюда следует, что такой перенос существенной части содержания соответствующих баз данных и такое доведение до всеобщего сведения этих данных без согласия лица, их создавшего, являются, соответственно, показателем извлечения и повторного использования этих баз данных, запрещенных статьей 7 (1) Директивы 96/9, при условии, что они лишают это лицо дохода, предназначенного для того, чтобы позволить ему или ей возместить стоимость своих инвестиций. Как указал Генеральный адвокат в пункте 36 своего Заключения, предоставление гиперссылок на рекламные объявления на веб-сайте CV-Online и воспроизведение информации в метатегах на этом сайте являются лишь внешними, имеющими второстепенное значение, проявлениями извлечения и осуществления повторного использования.

38. Поэтому необходимо еще проверить, могут ли действия, указанные выше в пунктах 35 и 36, повлиять на инвестиции изготовителя базы данных, которая была перенесена на другой носитель и доведена до всеобщего сведения.

39. В связи с этим Суд уже указывал, что право sui generis, предусмотренное статьей 7 Директивы 96/9, предназначено для защиты изготовителя базы данных от действий пользователя, которые выходят за рамки законных прав этого пользователя и, таким образом, наносят вред инвестициям изготовителя (см. в связи с этим решение от 9 ноября 2004 г., The British Horseracing Board and Others, C 203/02, EU: C: 2004: 695, пункты 45 и 46). В этом контексте статья 7 (1) Директивы 96/9, рассматриваемая во взаимосвязи с пунктом 42 преамбулы, направлена на предотвращение ситуации, когда пользователь своими действиями причиняет значительный ущерб, оцениваемый качественно или количественно, инвестициям (см. в связи с этим решение от 9 ноября 2004 г., Британский совет по скачкам и другие, дело C 203/02, EU: C: 2004: 695 , пункт 69).

40. Суд также отмечал, что изготовитель базы данных имеет право на защиту от деятельности оператора специализированной метапоисковой машины, которая сходна с изготовлением паразитического конкурирующего продукта, как указывается в пункте 42 преамбулы Директивы 96/9 (см. в связи с этим решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C 202/12, EU: C: 2013: 850, пункт 48). Такая деятельность создаст риск того, что изготовители баз данных потеряют доход и, таким образом, лишатся дохода, который бы позволил им окупить свои инвестиции в создание и эксплуатацию баз данных (см. на этот счет решение от 19 декабря 2013 г., Innoweb, C-202/12, ЕС: С: 2013: 850, пункты 41 до 43).

41. В этом вопросе необходимо соблюдать справедливый баланс между, с одной стороны, законным интересом изготовителей баз данных в возможности окупить свои существенные инвестиции, и, с другой стороны, заинтересованностью пользователей и конкурентов этих изготовителей в доступе к информации, содержащейся в этих базах данных, и возможности создания инновационных продуктов на основе этой информации.

42. Следует иметь в виду, что деятельность агрегаторов контента в Интернете, таких как ответчик в основном судебном разбирательстве, также служит достижению цели, упомянутой в пункте 23 настоящего решения, по стимулированию создания хранилищ данных и систем обработки данных, чтобы способствовать развитию информационного рынка [information market]. Как отметил Генеральный адвокат в пункте 41 своего Заключения, эти агрегаторы, по сути, вносят вклад в создание и распространение продуктов и услуг с добавленной стоимостью в информационном секторе. Предлагая своим пользователям унифицированный интерфейс, позволяющий выполнять поиск в нескольких базах данных по критериям, соответствующим их содержанию, они позволяют лучше структурировать информацию в Интернете и осуществлять поиск более эффективно. Они также способствуют более эффективному функционированию конкуренции и прозрачности предложений и цен.

43. Как следует из параграфа 24 настоящего решения, статья 7 (1) Директивы 96/9 обеспечивает охрану, предоставляемую правом sui generis, тем базам данных, создание или функционирование которых требует значительных в качественном или количественном отношении инвестиций.

44. Отсюда следует, как отметил Генеральный адвокат в пунктах 43 и 46 своего Заключения, что основным критерием для уравновешивания законных интересов, поставленных на карту, должен быть потенциальный риск для значительных инвестиций изготовителя соответствующей базы данных, а именно риск того, что эти инвестиции не окупятся.

45. Наконец, следует добавить, что, как указано в статье 13 Директивы 96/9, положения этой директивы не затрагивают правила конкуренции [are without prejudice to the competition rules] законодательства ЕС или государств-членов.

46. Таким образом, в рамках основного судебного разбирательства суд, направивший запрос, для того чтобы принять решение по вопросу о праве CV-Online запретить извлечение или повторное использование всего или существенной части содержания этой базы данных, должен установить с учетом всех имеющих значение обстоятельств, во-первых, свидетельствуют ли получение, проверка или представление содержания соответствующей базы данных о существенных инвестициях и, во-вторых, представляет ли рассматриваемое извлечение или повторное использование риск для возможности окупить эти инвестиции.

47. В свете всех вышеизложенных соображений ответ на поставленные вопросы состоит в том, что статья 7 (1) и (2) Директивы 96/9 должна интерпретироваться как означающая, что поисковая система в Интернете, специализирующаяся на поиске по содержанию баз данных, которая копирует и индексирует всю или значительную часть базы данных, свободно доступной в Интернете, а затем позволяет пользователям выполнять поиск в этой базе данных на своем собственном веб-сайте в соответствии с критериями, относящимися к ее содержанию, по смыслу этого положения «извлекает» и «повторно использует» содержание этой базы данных, что может быть запрещено изготовителем такой базы данных, если эти действия отрицательно сказываются на его инвестициях в получение, проверку или представление этого содержания, а именно, если они представляют собой риск для возможности окупить эти инвестиции посредством нормальной работы соответствующей базы данных, что должен проверить суд направивший запрос.

 

Расходы

48. Поскольку для сторон основного разбирательства это разбирательство является этапом в рассмотрении иска национальным судом, определение расходов остается на усмотрение этого суда. Расходы, понесенные при представлении замечаний в Суд, за исключением расходов сторон, не подлежат возмещению.

 

На этом основании Суд (Пятая палата) постановляет:

 

Статья 7 (1) и (2) Директивы 96/9 / EC Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз данных должна толковаться как означающая, что поисковая система в Интернете, специализирующаяся на поиске по содержанию баз данных, которая копирует и индексирует всю или значительную часть базы данных, свободно доступной в Интернете, а затем позволяет пользователям выполнять поиск в этой базе данных на своем собственном веб-сайте в соответствии с критериями, относящимися к ее содержанию, по смыслу этого положения «извлекает» и «повторно использует» содержание этой базы данных, что может быть запрещено изготовителем такой базы данных, если эти действия отрицательно сказываются на его инвестициях в получение, проверку или представление этого содержания, а именно, если они представляют собой риск для возможности окупить эти инвестиции посредством нормальной работы соответствующей базы данных, что должен проверить суд, направивший запрос.

 

[Подписи]

 

---

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 69-81

Контроль правообладателя над объектом авторских прав, сферой его использования ограничен. В предыдущих публикациях автор рассматривал четыре вида границ исключительных прав – содержательные, временные, территориальные и объектные, которые разделяют сферу контроля правообладателя и сферы свободного использования объекта (его отдельных элементов) всеми иными лицами. Действия правообладателя «внутри» подобных границ представляют собой осуществление его права, а за их рамками любые иные лица могут использовать объект интеллектуальных прав без согласия на то правообладателя1.

Обосновано, что в авторском праве в международном масштабе сформировались два подхода к установлению содержательных границ: американский (балансовый) и континентально-европейский (перечневый). Первый подход основан на доктрине добросовестного использования (fair use). Речь идет о тесте - совокупности абстрактных условий, при наличии которых допускается использование произведения без санкции правообладателя.

Статья 107 Закона об авторском праве США установила четыре критерия для определения допустимости использования объекта авторского права без согласия правообладателя:

1)

цель и характер использования, включая оценку, имеет ли такое использование коммерческий характер или осуществляется для некоммерческих образовательных целей;

2)

характер работы;

3)

объем и существенность заимствования в отношении охраняемой работы в целом;

4)

воздействие, которое такое использование оказывает на потенциальный рынок или ценность охраняемого произведения2.

По своей сути подобный подход предполагает гибкость в оценке правовых конфликтов, значительную степень судейского усмотрения. В соответствии с ним у судов есть возможность определить новые случаи свободного использования, не дожидаясь законодателя. Другой вопрос, что в последнее время на практике американские суды не слишком активно пользуются такими дискреционными полномочиями. На уровне прецедентных решений был выработан как жесткий перечень случаев свободного использования (в том числе: использование в личных целях, правомерное цитирование и иллюстрирование, пародийное использование), так и достаточно конкретные условия, критерии их применимости.

Второй подход (континентально-европейский) заключается в установлении на законодательном уровне четкого перечня случаев свободного использования чужих произведений. Он характеризуется правовой определенностью и относительной негибкостью (в сравнении с американским). Так, ст. 5(2) и 5(3) Директивы 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» позволяет государствам-членам устанавливать ограничения исключительных прав на объекты авторского права, в частности в следующих случаях: иллюстрации, предназначенные для процесса обучения или научных исследований; использование во благо людей с инвалидностью; извещения о текущих событиях; цитаты, приводимые в критике или обзоре; случайные включения работ в другие материалы; карикатура, пародия или стилизация. Данный перечень является закрытым.

Систему случаев свободного использованием (в том числе сформулированных на основе доктрины fair use) нельзя признать окончательной и устоявшейся. Она требует обновления, прежде всего, с учетом цифровых вызов. Западные правопорядки это прекрасно понимают. Если применительно к традиционному авторскому праву перечень случаев свободного использования был законсервирован, то применительно к цифровой сфере, интернет – пространству обсуждаются новые изъятия из исключительных прав. В рамках данной статьи сфокусируемся на трех проблемах установления (уточнения) границ исключительных прав, обусловленных развитие различных форм интернет – творчества.

 

I. Начнем с интернет интернет-мемов. В современных условиях интернет–мемы представляют не только самостоятельное направление творчества, но и форму социального высказывания; элемент коммуникации в социальных сетях. В некоторых случаях мемы представляют собой намного более точный, чем слова, способ передачи эмоций. Пользователь хочет показать саркастичное отношение к высказыванию собеседника? Достаточно разместить Вилли Вонка («Ну давай, расскажи мне»). Высказать недовольство? - мем «сердитый кот» (grumpy cat).

Большинство мемов произошло от оригинального контента (как правило, фотографии), который интернет-пользователи нашли в Интернете, скопировали и наполнили новым культурным и социальным смыслом. В таком случае возникает несколько вопросов. Во-первых, правомерны ли действия создателя мема? Не нарушают ли они исключительных авторских прав? Во-вторых, кому принадлежат права на мем как таковой?

При размещении в сети Интернет мема, созданного пользователем на основе чужого произведения, происходит, как воспроизведение, так и доведение до всеобщего сведения произведения. В некоторых случаях может иметь место также и распространение, переработка произведения. В таком случае следует признать, что создатели мемов используют чужое произведение авторских прав. Распространяется ли на такие действия контроль правообладателя? Попытаемся ответить на данный вопрос сначала с позиции российского права.

На действия пользователей в случае с мемами не распространяется изъятие для случаев воспроизведения в личных целях: в ст. 1273 ГК РФ речь идет лишь про случаи воспроизведения произведения, в то время как размещение мемов в Интернете предполагает также доведение до всеобщего сведения и (или) распространение.

Наиболее близким к мемам случаем свободного использования, предусмотренным ГК РФ, является пародийное использование. В соответствии с п. 4 ст. 1274 ГК РФ, создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) произведение и последующее использование этих пародии (карикатуры) допускается без согласия правообладателя.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что пародия предполагает создание самостоятельного производного произведения. Между тем в случае с мемами это происходит далеко не всегда. В некоторых случаях интернет-мем создается посредством привнесения пользователями некоего подтекста к оригинальному произведению. При этом сама форма изначального произведения может не меняться, оно используется как таковое. Меняется лишь неохраняемое содержание. В таком случае о создании самостоятельного пародийного произведения в принципе не приходится. Пользователи копируют, распространяют само оригинальное произведение. Другое дело, что в него привносится дополнительный смысл, значение, которое, однако, не охраняется авторским правом. Такая ситуация имела место в случае с мемом «Успешный ребенок». В 2007 г. Л. Гринер сделала фотографию своего 11– месячного сына Сэма на пляже. Сэм набрал в руку песок и пытался его съесть. Между тем на фотографии это выглядит так, словно он победно сжал кулак. Спустя год фотография стала вирусной. Так, в 2008 г. многие пользователи MySpace загружали фото мальчика в качестве своих аватаров. Чуть позже фотография стала активно использоваться пользователями в переписке, постах в социальных сетях в качестве символа победы, успеха.

Другие мемы могут быть созданы посредством добавления к фотографии / картинке небольших надписей, иногда одного слова. В таком случае о создании самостоятельного произведения говорить также не приходится.

Возможна и другая ситуация, когда при трансформации чужого фотографического произведения, персонажа (перерисовки его в юмористической манере) произведения создается новый объект авторских прав. И в таком случае говорить о пародии, как представляется, не приходится.

Мем является комментарием (в том числе ироничным, насмешливым) не по отношению к оригинальному произведению, а к явлениям социальной действительности, либо же является смешным сам по себе. Между тем предметом правомерной пародии должны выступать оригинальное произведение, элементы его формы, содержания или хотя бы связанный с ним контекст3. Так, еще Президиумом ВАС РФ было констатировано, что «при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством»4.

Придание чужому произведению шутливой формы как таковое не представляет собой пародию. Оно может быть квалифицировано как переработка произведения и, соответственно, нарушение исключительного права.

Иной подход, при котором установление пародийного характера использования происходило бы в ситуации, когда последующее произведение само по себе носит комический, шутливый характер (не обращенный к оригиналу) и высмеивает некие абстрактные социальные явления, – привел бы к неоправданному расширению сферы свободного использования. Тогда заинтересованным в использовании чужого произведения субъектам было бы достаточно немного творчески преобразовать оригинальное произведение в комическом ключе и вложить в переработанное произведение какой-либо дополнительный смысл, чтобы вывести произведение из сферы господства правообладателя. В таком случае чужие произведения можно было использовать в рекламе, в качестве иллюстраций и т.п. Подобное использование вступило бы в противоречие с обычным использованием произведения и существенным образом нарушило бы интересы правообладателя.

Отсюда следует, что в российском правопорядке в настоящее время не предусмотрено изъятий из исключительных прав для создания и использование интернет– мемов, основанных на чужих объектах авторского права. De lege lata действия пользователей по размещению на своих страничках таких объектов представляют собой нарушения исключительных прав. Данный тезис является справедливым и для других континентально-европейских правопорядков.

Что касается американского права, то некоторые ученые полагают, что практика, связанная с созданием и распространением мемов, может быть оправдана на основании доктрины fair use5. Совокупность обстоятельств, подлежащих анализу в рамках теста fair use, «перевешивает» в таком случае в пользу правообладателя6. По мнению Р. Петела, первый фактор - характер и цель использования — свидетельствует в пользу добросовестности использования. Мемы служат культурному развитию, объяснению явлений, посредством сведения их к простой и понятной шутке. Мемы предоставляют новые возможности для выражения идеи, повышая вероятность того, что сообщение будет передано более эффективным способом. Иными словами, с развитием интернет-мемов у интернет– пользователей расширяется арсенал средств выразительности. Увеличивается потенциальная аудитория, на которую можно повлиять, возрастает способность обсуждать культуру и участвовать в ней7.

Оценивая мемы с позиции четвертого фактора, автор подчеркивает, что использование должно быть разрешено, если оно служит социально значимой функции, между тем оно не будет осуществляться на рынке, помимо добросовестного использования. Рост числа мемов носит естественный (спонтанный характер). Для создания таких объектов не требуется существенных ресурсов. Невозможно представить, что бесконечное число пользователей, которые могут придумать на основе оригинального объекта мемы, сможет заключить соглашение с правообладателем. В отсутствие свободного использования мемы не получат какого-либо распространения. При этом, по мнению автора, борьба со свободным использованием мемов не привела бы к получению дополнительной прибыли правообладателем.

Что касается второго и третьего критерия— сущности произведения, величины и существенности используемой части по отношению к всему произведению, - они могут быть как в пользу правообладателя, так и создателя мема. Для создания мема может использоваться лишь один из кадров кинофильма, телевизионной передачи и т.п. В таком случае можно заключить, что используется несущественная часть произведения. Возможна принципиально иная ситуация – в качестве основы для мема используется все произведение полностью: фотография, рисунок. Как бы то ни было, по мнению автора, первый и четвертый факторы, которые говорят в пользу создателей мемов, перевешивают обозначенные обстоятельства в пользу правообладателя.

В целом с позицией автора можно согласиться. Однако следует заметить, что он не коснулся важного вопроса: каким именно образом можно использовать созданные мемы? Возможно ли их коммерческое использование? Можно предположить, что доктрине fair use будет соответствовать их использование в интернет сфере, в рамках так называемого пользовательского контента. Именно подобное использование может быть признано свободным и в континентально-европейских правопорядках. Например, следует признать правомерным размещение мемов в социальных сетях пользователями. До тех пор пока действия с мемами носят некоммерческий характер, интересы правообладателя не страдают. Скорее наоборот. Например, использование фотографии в меме делает ее саму и запечатленных на ней персонажей известной. Фотографией могут заинтересовать СМИ, частные компании с целью использования ее рекламе и т.п. Кроме того, подобный подход соответствует сложившейся практике, – правообладатели фотографий, как правило, не пытаются пресечь некоммерческое использование их объектов пользователями социальных сетей. Даже если бы они захотели это сделать, это потребовало бы от них колоссальных затрат. Невозможно представить ситуацию, что правообладатель популярного мема установил всех пользователей, разместивших мем на своих страницах, и предъявил к ним иск. Если квалифицировать действия пользователей в качестве нарушений исключительных прав, следует признать, что ответственность будут нести лишь отдельные (меньше 1% из всех пользователей) лица, выбранные, как правило, случайным образом. Большинству же субъектов удастся избежать ответственности. Такие ситуации не являются желательными, так как способствуют росту правового нигилизма.

Намного больше вопросов возникает относительно возможности использования мемов, созданных на основе чужого объекта авторских прав не некоммерческих целях, в частности в рекламе (при продвижении товаров, услуг). Представляется, что в таком случае действия пользователя должны квалифицироваться в качестве нарушения исключительного права.

В данное аспекте весьма показательно дело Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC, et al.8 Истец является правообладателем изображений кошки, известной в интернете как как Grumpy Cat. Кофейная компания Grenade (Ответчик) в 2013 г. заключила лицензионный договор на $150 тыс. с Grumpy Cat Limited. Договор предусматривал, что ответчик вправе использовать изображение кошки в оформлении холодного кофейного напитка Grumppuccino. Истцы утверждали, что ответчик превысил свои правомочия и продавал другие продукты (обжаренный кофе, футболки) с изображением кошки без разрешения правообладателя. Суд встал на сторону правообладателя, хотя изображение хмурой кошки давно стало популярным мемом и активно используется в сети Интернет. Подобное решение следует поддержать.

Интерес представляет также спор Furie v. Infowars, LLC, связанный с «мемификацией» известного персонажа Лягушонок Пепе9. Данный персонаж был придуман в 2005 г. американским художником Мэттом Фьюри (Matt Furie). В качестве мема его изображение использовалось, начиная с первого выпуска комикса Boy’s Club. Спустя некоторое время лягушонок стал использоваться в блогах на Myspace и стал шуткой «для своих» на разных интернет-форумах. Затем Пепе стали посвящали отдельные блоги, завели аккаунт в Инстаграме и страничку на Фейсбуке. В 2014 г. изображения с Пепе были загружены в социальные сети такими знаменитостями как Кэти Перри и Ники Минаж. В 2015 г. Пепе попал на шестую позицию списка наиболее важных интернет-мемов по версии Daily News and Analysis, а также стал самым «ретвитнутым» мемом в Twitter.

Автора Пепе — Мэтта Фьюри — судьба Пепе поначалу волновала мало. В 2011 г. художник дал интервью, в котором подчеркнул, что ему совершенно все равно, как используют и преображают его персонажа10. Между тем спустя некоторое время ему пришлось изменить свою позицию.

В 2015 – 2016 гг. Пепе приобрел плохую репутацию – он стал использоваться как символ националистов, антисемитов, ультраправых. Антидиффамационная лига, американская организация по борьбе с антисемитизмом, включила образ Пепе в свою базу символов ненависти, подчеркнув при этом, что большинство изображений с Пепе не содержат контекста ненависти.

Фьюри предъявил претензии к нескольким нарушителям его прав на персонаж, требуя прекратить использование лягушонка. Большинство нарушителей выполнило требования правообладателя в добровольном порядке. Исключением стал InfoWars, известный веб-сайт, управляемый крайне правым теоретиком заговора Алексом Джонсом11.

В отзыве на иск InfoWars заявил, что использование персонажа в качестве мема должно быть оправдано на основании доктрины fair use. Суд отклонил ходатайство ответчика о рассмотрении дела в упрощенном порядке. Суд заметил, что использование носило безусловно коммерческий характер. При этом вне зависимости от того, насколько популярным мемом стал персонаж, необходимо учитывать, что правообладатель, по-прежнему имеет право охранять его от несанкционированного использования. В конечном итоге стороны пришли к мировому соглашению. Ответчик обязался не использовать персонаж. Кроме того, он согласился заплатить правообладателю $ 15 тыс. убытков. Фьюри оценил такое соглашение, как свою победу в деле о защите авторских прав. Юристы InfoWar, с другой стороны, указали, что Фьюри «получил жалкие 15 000 долларов» после того, как, вероятно, потратил 1 миллион долларов на гонорары адвокатов. При этом они не учли, что юристы Фьюри работали на общественных началах.

В еще одном интересном деле правообладатели мемов Keyboard Cat («кошка– пианист») и Nyan Cat (рисунок кошки с телом из печенья «Поп-тартс», летящей в космосе и оставляющей за собой шлейф из радуги) предъявили иск к Warner Bros. и 5th Cell Media о нарушении авторских прав и товарных знаков при использовании изображений кошек в их видеоигре Scribblenauts. Спор завершился мировым соглашением, в соответствии с которым правообладатели получили компенсацию за использование их персонажей в видеоигре.

Споры развернулись и вокруг мема «Успешный ребенок». Л. Гринер успешно коммерциализировала сделанную ею фотографию. Она выдала лицензию для рекламы Vitamin Water и Virgin Mobile UK. Мем использовался и в политическом контексте - при продвижении миграционной реформы президента Обамы. Белый дом получил разрешение Гринер на использование мема. Между тем не все компании действовали правомерно. Так, Л. Гринер пришлось предъявить иск о нарушении ее исключительных авторских прав к производителю фейерверков Back Off, которые использовали фотографию Сэма на упаковке своих продуктов. Как отметил представитель Л. Гринер: истец не ставит по сомнение право пользователей Интернета использовать мем «успешный ребенок». Между тем он против того, чтобы компании использовали фотографию Сэма в коммерческих целях, позиционируя правообладателя как фактического продавца продукта. В конечном итоге сторонам удалось прийти к соглашению.

Исходя из вышеизложенного, сделаем несколько выводов относительно практики создания и распространения интернет–мемов.

1.

В качестве основы интернет– мемов выступают чужие объекты авторских прав (рисунки, фотографии и т.п.). Воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения мемов de lege lata относится к сфере контроля правообладателя. А потому в отсутствии его разрешения представляет собой нарушение исключительного права.

2.

De lege ferenda некоммерческое использование мемов пользователями Интернета (в частности, социальных сетей) должно признаваться правомерным использованием (случаем свободного использования). Мем как социально-культурный феномен представляет собой нечто принципиально иное, чем фотография. Пользователи социальных сетей использует его как средство коммуникации, форму высказывания. При этом их особо не интересует эстетическая составляющая (которая обычно и охраняется в случае с фотографическими и художественными произведениями). Собственно, в таком случае речь идет именно об использовании мема (определенной заложенной в него неохраняемой идеи, шутки и т.п.), а не фотографии как таковой. Следует согласиться с авторами, которые отмечают, что оригинальный объект в случае с интернет-мемами служит лишь сырьем для пользователей Интернета. Он «преобразуется для получения новой информации, новой эстетики, новых идей и понимания»12. Объекты авторских прав становятся мемами, когда пользователи Интернета совместно преобразовали оригинальные образы, наполнив их новыми значениями, сообщениями, а также социальным контекстом и пониманием13. В большинстве случаев мем служит принципиально иной цели, чем исходное изображение или фотография, на основе которой создан мем.

Такое использование отвечает не только общественным интересам, но и интересам правообладателя, так как мемификация в конечном итоге определяет возможность эффективной коммерциализации объекта авторских прав. При этом может быть установлено ограничение на использование мемов при оправдании асоциальных, противоправных действий, но при условии, что использование может причинить вред чести, достоинству, деловой репутации автора и (или) правообладателя объекта интеллектуальных прав.

3.

Использование мемов, основанных на чужих объектов авторских прав, в коммерческих целях (прежде всего, при продвижении, рекламе различных продуктов) должно квалифицироваться в качестве нарушений авторских прав на оригинальный объект – фотографию, рисунок. В таком случае действия ответчика вступают в противоречие с нормальным использованием объекта авторских прав его правообладателя. Препятствуют ему эффективно коммерциализовать объект, получить прибыль.

4.

При этом мемы в большинстве случае нельзя признать в качестве самостоятельных объектов авторских прав. Нередко они создаются посредством дополнения изначального объекта авторских прав новым неохраноспособным содержанием. В других случаях – опять же неохраноспособными фразами, что опять же изменяет, главным образом, неохраняемое содержание.

5.

В тех случаях, когда на основе одной фотографии создаются десятки – сотни различных вариаций мемов принципиально сложно (невозможно) разграничить авторские права. При том, соавторами всех пользователей признать невозможно. Их воля не была направлена на создание единого объекта. Следует согласиться c учеными, которые отмечают, что мем не может существовать с единственным создателем по определению в силу склонности к репликации14. В таком случае он ближе к произведениям фольклора (на которые не распространяются авторские права), чем к традиционным объектам авторского права. Следовательно, сами по себе мемы – вариации изначального объекта не могут признаваться отдельными объектами авторских прав.

 

II. Следующей формой интернет-творчества являются различного рода интернет- посты (текстовые и нетекстовые: фотографии, рисунки). Так, юристы нередко выкладывают на Фейсбуке свои краткие, но информативные комментарии к судебным решениям, научным публикациям коллег, законопроектам и т.п. Можно ли считать подобные мини-тексты объектами авторских прав? Представляется, что да. Установленный ст. 1259 ГК РФ перечень объектов авторских прав является открытым. При этом подобные содержательные высказывания, комментарии по определенному вопросу, безусловно, представляют собой результаты творческой деятельности. Очевидно, что отдельная фраза (из нескольких слов) или возглас пользователя («Прекрасный день!», «отличный фильм» и т.п.) не представляют собой результата творческой деятельности и не могут рассматриваться в качестве объекта авторского права.

Возникает следующий вопрос – что представляет собой репост чужого комментария: правомерное использование, либо нарушение? При условии, что пользователь не получил отдельного согласия правообладателя на подобные действия.

Репост однозначно предполагает использование чужого произведения. В данном случае имеет место как воспроизведение объекта, так и доведение до всеобщего сведения. При этом он не подпадает под предусмотренные ГК РФ случаи свободного использования. Его нельзя «оправдать» как личное использование (ст. 1273 ГК РФ), так как он не ограничивается воспроизведением. Нельзя подобные действия квалифицировать и в качестве правомерного цитирования. Как правило, при репосте произведение размещают на чужой странице в полном объеме (в том виде, в котором его разместил правообладатель). В то же время цитирование не предполагает использование произведения в его изначальном виде (в полном объеме, хорошем разрешении (применительно к фотографии) и т.п.). Кроме того, в случае с цитированием произведение выступает предметом рассмотрения (обсуждения, критики) в объекте авторского права пользователя (аналитической статье, телевизионной передаче, видеоблоге, документальном фильме), в которое интегрирован цитируемый фрагмент. Иными словами, исследование, информационная заметка, критический обзор пользователя (хотя бы в части) должны быть посвящены цитируемому фрагменту или произведению в целом. В случае с репостом этого не происходит.

Однако репост пользователями социальных сетей чужого контента следует признать в большинстве случаев правомерным действием. Почему? Возможны две ситуации.

Первая – более простая. Вопросы использования пользовательского контента иными лицами урегулированы на уровне стандартного пользовательского соглашения соответствующей социальной сети, видеохостинга, к которому присоединяются пользователи ресурса. Так, например, условиями использования размещенного на YouTube контента предусмотрено, что пользователь предоставляет неисключительную лицензию на использование Контента во всем мире, во-первых, в YouTube; во-вторых, каждому пользователю Сервиса на использование в пределах, допускаемых функционалом Сервиса (включая право на его воспроизведение, распространение, изменение, показ и демонстрацию)15.

Правилами социальной сети «ВКонтакте»16 предусмотрено, что пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет неисключительное право использовать Контент, во-первых администрации сайта в целях обеспечения Администрацией функционирования сайта в объеме, определяемом функционалом и архитектурой Сайта, и отображения Контента в промоматериалах Администрации Сайта. Во-вторых — другим пользователям Сайта исключительно в рамках предоставляемого Сайтом функционала путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования). В таком случае пользователи YouTube, ВКонтакте могут использовать (с установленными ограничениями) материалы, замещенные иными пользователями в рамках соответствующего Сайте, не обращаясь специально за разрешением к правообладателю. В том числе, - переносить на свои страницы чужие объекты авторских прав. Таким образом, В случае с YouTube и ВКонтакте репост произведений других пользователей является правомерным, так как подобные действия разрешил сам правообладатель, присоединившись к пользовательскому соглашению.

Здесь возникает вопрос правовой природы подобных условий. Можно ли их рассматривать в качестве открытой лицензии? Проблема в том, что на тот момент, когда пользователь подтверждает свое согласие с условиями сайта, у него еще нет соответствующих объектов авторского права. Пленум № 10 от 23апреля 2019 г.17 допустил возможность заключения лицензионных договоров в отношении будущих результатов интеллектуальной деятельности. Как гласит п. 47 «положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем». Между тем результаты интеллектуальной деятельности должны быть должным образом определены. Предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности в отношении прав, на которые договор заключается, на момент отчуждения исключительного права на такой объект или предоставления права использования такого объекта в соответствии с данным договором. Когда пользователь соглашается с Правилами социальной сети, он может не иметь малейшего представления относительно того, какие объекты будут размещены на его странице.

Представляется, что открытая лицензия на контент правообладателя «выдается» в несколько этапов: при согласии правообладателя с пользовательским соглашением и размещении в открытом доступе произведения. На первом этапе правообладатель соглашается предоставить право на использование в отношении любых объектов. На втором – индивидуализируется, уточняется конкретный объект: открытая лицензия предоставляется в отношении конкретного размещенного объекта.

Несколько сложнее обстоит ситуация с теми сайтами, пользовательские соглашения которых не предусматривают предоставление лицензии на размещаемый контент другим пользователям. К таким социальным сетям относится, например, Фейсбук и Твиттер. В соответствии с пользовательским соглашением Фейсбука пользователи при публикации и загрузки контента предоставляют Фейсбуку неисключительную, безвозмездную лицензию с правом передачи и выдачи сублицензий иным лицам. При этом, про лицензирование контента иным пользователям в пользовательском соглашении ничего не говорится. Схожие в целом условия предусмотрены и в пользовательском соглашении Твиттера. Таким образом, пользователи данных социальных сетей не дают как таковое согласие всем остальным пользователям использовать их контент. Почему же и в таком ситуации практика репоста представляется правомерной?

Объяснение следующее. Размещая пост на Фейсбуке для общего доступа и не устанавливая (что возможно) ограничений на его перепост, разумный правообладатель допускает, что иные лица могут использовать его объект в рамках социальной сети Фейсбук, воспользовавшись доступным функционалом. Его согласие подразумевается, с одной стороны, исходя из того что он размещает свое произведение в соответствующей социальной сети, характеризуемой набором конкретных опций, функций и сервисов. С другой – что он не установил технических ограничений на использование объекта. Речь в таком случае идет о подразумеваемой лицензии. Российское право до сих пор не признало данный институт. Между тем без него нельзя объяснить и разрешить некоторые возникающие в праве коллизии.

 

III. Отдельного внимания заслуживает ситуация использования чужих объектов авторских прав посредством гиперссылок. Такие ссылки представляют собой важный инструмент распространения информации, ведения дискуссии в интернет-пространстве. Во многих случаях гиперссылки «ведут» пользователей к объектам авторского права. В связи с чем возникает вопрос, не нарушаются ли авторские права.

Гиперссылки могут быть нескольких видов,

1.

простые гиперссылки - это текст, иконка или другой элемент, при нажатии на который откроется другая веб-страница.

2.

«встроенные ссылки» (embedded links) - гиперссылки, используемые в качестве элемента веб-дизайна, которые позволяют вызвать фрагменты контента с другого информационного ресурса на собственном вебсайте. Такой фрагмент (например, видео или изображение) выглядит для пользователя как часть просматриваемой веб-страницы, хотя в действительности он находится на чужом ресурсе18.

3.

Фреймовые ссылки (framed links) – гиперссылки, представляющие собой специальное (всплывающее) окно («окно в окне»), которое позволяет на информационном ресурсе отображать контент со стороннего веб-сайта. При этом пользователь не осуществляет переход на ресурс, где первоначально были размещены объекты авторского права.

В российском праве отсутствуют значимые (повлиявшие на формирование и развитие судебной практики) прецеденты, связанные с квалификацией действий пользователя Интернета по размещению ссылок на чужие объекты. Поэтому обратимся к зарубежному опыту.

Изначально американские суды подходили к любым видам интернет — ссылок предельно лояльно.

Так, в деле Perfect 10 v. Google Inc19 было сформулировано так называемое «правило сервера», в соответствии с которым размещение «встроенной» или «фреймовой» ссылки на охраняемый авторским правом контент не является доведением до всеобщего сведения и соответственно нарушением исключительных прав. У ответчика в таком случае отсутствует контрафактная копия произведения. Ответчик, который использовал встроенную ссылку, не может нести ответственность за нарушение авторских прав, за исключением тех случаев, когда он также «хранит и обслуживает» защищенный авторским правом материал, на который указывает ссылка». Американские суды руководствовались правилом сервера при рассмотрении нескольких споров в период с 2007 по 201720.

Между тем в 2017 г. суды решительно отказались от него. При рассмотрении спора Leader’s Institute, LLC v. Jackson2122 был сделан вывод, что ни «буква», ни «цель» законодательства об авторском праве не предполагают, что фактическое владение копией изображения – необходимый элемент нарушения исключительного авторского права. Ответственность не должна зависеть от неочевидных для обывателя технических процессов (решения вопроса: где именно на сервере находится спорное изобретение).

В 2021 году при рассмотрении дела Alexis Hunley, et al., v. Instagram, LLC23, окружной суд Калифорнии вновь вернулся к правилу сервера. Несколько фотографов предъявили коллективный иск о нарушении их исключительных авторских прав в связи с тем, что на сторонних веб-сайтах посредством встроенных ссылок были размещены их фотографические произведения из Инстаграма. Суд отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что при применении эмбеддинга используемые произведения не сохраняются. Поэтому нарушение исключительных авторских прав отсутствует.

Между тем в деле Nicklen v. Sinclair Broadcast Group, Inc.24, рассмотренном также в 2021 году, суд пришел к выводу, что размещение фреймовых ссылок образует нарушение исключительного авторского права. В данном деле истец опубликовал на своих страницах в Facebook и Instagram видео голодающего белого медведя. Ответчик встроил видео истца в статьи в Интернете в качестве гиперссылки. Суд констатировал, что «ответчик нарушает исключительное право истца, публично демонстрируя аудиовизуальное произведение». При этом он сформулировал исключение из данного подхода: правило сервера может применяться при условии, что ответчик администрирует поисковую систему. При этом, объекты, охраняемые авторским правом, отображаются только в том случае, если пользователь щелкнул по ссылке.

Американские эксперты25 в большинстве своем поддерживают отказ от «правила сервера». По их мнению, данное правило учитывало лишь интересы развития Интернета. При этом оно негативным образом сказывалось на интересах правообладателей, дестимулируя их к созданию и распространению через Интернет новых произведений. Очевидно, что правообладатели в таком случае недополучали часть прибыли, лицензионных платежей. Владельцам различных интернет – ресурсов было проще разместить у себя чужой объект как встроенную ссылку, чем заключать лицензионный договор с правообладателем.

Директива26 № 2019/790 Европейского парламента и Совета Европейского Союза об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке предусмотрела, что исключительные права издателей печатных изданий охватывают случаи онлайн– использования их публикаций в прессе провайдерами услуг информационного общества. При этом в качестве исключений из данного положения указаны акты создания гиперссылок; случаи использования отдельных слов или очень коротких выдержек из публикаций в прессе (ст. 15). Исходя из того, что в Директиве не было дано специальных пояснений, можно предположить, что речь идет о любых гиперссылках.

Суд ЕС традиционно достаточно лояльно подходит к практике размещения гиперссылок. В деле Nils Svensson v Retriever Sverige AB C-466/12 27 он отметил, что гиперссылки («кликабельные» ссылки) на объекты авторских прав, которые находились в свободном доступе и были правомерно размещены, не обращены к новой публике, а потому их размещение не является актом доведения до всеобщего сведения, так как первоначальное «свободное» размещение было ориентировано на всех интернет–пользователей. Однако в том случае, когда произведение отсутствует в свободном доступе (доступ ограничен техническими средствами), размещение гиперссылок, которые позволяют обходить установленные правообладателями технические ограничения, – нарушают авторские права.

При рассмотрении дела GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker28 суд ЕС предложил перечень критериев, на основе которого суды должны оценивать гиперссылки с позиции того, образуют ли они нарушение исключительных прав или нет:

1)

ограничил ли правообладатель доступ к контенту, к которому ведет гиперссылка;

2)

знал ли / должен быть знать пользователь о том, что произведения правообладателя незаконно размещены в Интернете;

3)

преследовало ли размещение гиперссылки коммерческие цели.

Положительные ответы на данные вопросы указывают на то, что нарушение исключительных прав имело место.

В деле BestWater International GmbH v Michael Mebes and Stefan Potsch 29 Истец разместил свое произведение на YouTube. Ответчик посредством технологии framing «встроил» данное произведение без согласия на то правообладателя на свой интернет – ресурс. Суд признал действия ответчика правомерными. Он исходил из того, что произведение BestWater было доступно широкому кругу лиц на YouTube. Правообладатель, разместив свое произведение, принял во внимание всех пользователей Интернета30.

Не меньший интерес представляет спор VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz 31. Суд ЕС отметил, что пока произведение находится в свободном доступе на сайте, на который указывает гиперссылка, необходимо исходить из того, что правообладатель, разместивший объект интеллектуальной собственности, имел ввиду всех пользователей Интернета как публику, до которой будет доведено соответствующее произведение. В таком случае использование объекта во фреймовой ссылке нельзя признать нарушением исключительного права - произведение не доводится до сведения новой публики. При этом, суд подчеркнул, что «доведение до всеобщего сведения» должно толковаться широко - как все сообщения, рассчитанные на неограниченный круг лиц, сделанные в иных местах, помимо того, где было размещено произведение. Принципиально иным образом обстоит ситуация, если правообладатель наложил технические ограничения либо в принципе закрыл доступ к объекту. Если ссылка позволяет обойти такие ограничения, то ее размещение представляет собой несанкционированное доведение произведения до всеобщего сведения и образует нарушение исключительного права.

Представляется, что размещение простой гиперссылки на материал правообладателя само по себе не должно рассматриваться в качестве использования объекта авторского права. В данном случае субъект лишь «показывает путь» к контенту. Не происходит ни воспроизведения произведения, ни доведения до всеобщего сведения. В конечном итоге пользователь может ознакомиться с объектом только на том ресурсе, на котором объект разместил сам правообладатель. При этом можно предположить, что правообладатель, разместив произведение в свободном доступе, изначально ориентировался на максимально возможное число читателей.

Ситуация усложняется в двух случаях.

Во-первых — когда ссылка ведет в незаконно размещенному (без согласия правообладателя) контенту. В таком случае необходимо исходить из того, что разместившие ссылку лицо «содействует» нарушению («помогает» нарушителю довести произведение до более широкого круга пользователей). Иными словами, оно действует в качестве своеобразного посредника. Представляется, что такое лицо будет нести ответственность за размещение гиперссылки при наличии следующих условий:

—

лицо знало или должно было знать (в том числе, после получения соответствующего уведомления со стороны правообладателя);

—

после получения заявления правообладателя такое лицо не приняло необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Кроме того, судами может учитываться характер деятельности субъекта – носит ли она коммерческий характер; составляет ли предоставление ссылок на чужие объекты интеллектуальной собственности основу такой деятельности.

Во-вторых — когда субъект, разместив гиперссылку, «обходит» установленные правообладателем технические меры защиты. Подобные действия не могут быть признаны правомерными. По общему правилу несанкционированное правообладателем размещение его объекта авторского права в качестве встроенной или фреймовой ссылки представляет собой нарушение исключительных прав.

Представим ситуацию. Правообладатель — фотограф разместил на своем сайте авторскую фотографию с целью продать права на нее издательствам, рекламным агентствам, Интернет– изданиям без согласия на правообладателя использовало фотографию в качестве иллюстрации к своей статье. Другой вариант – фотография «включена» в рекламу интернет–магазина. Очевидно, что в таком случае имело место нарушение исключительного права. Действия интернет–магазина / издательства противоречили нормальному использованию произведения правообладателем. Не позволяли ему извлечь экономическую пользу из объекта. При этом, в качестве противоправных способов использования необходимо назвать и воспроизведение, и доведение до всеобщего сведения. А теперь представим, что Интернет–издательство / магазин разместили фотографию правообладателя в качестве встроенной ссылки. В экономическом смысле разницы между двумя этими ситуациями нет никакой. Правообладатель «недосчитался» части своей прибыли. Интернет–издательство проиллюстрировало свой материал красивой фотографией, привлекло дополнительных читателей, рекламодателей, не заплатив ни копейки правообладателю. Читатели могли в принципе не понять, что фотография представляет собой ссылку. Разница лишь в том, что в техническом смысле во второй ситуации не было копирования; использован иной механизм «размещения» произведения как ссылки. Вместе с тем подобные технические нюансы, которые никак не влияют на баланс интересов стороны, не могут быть положены в основу правовой квалификации действий ответчика, как правомерных или противоправных.

Однако на использование во фреймовых и встроенных ссылках распространяется/ должны распространяться установленные в ГК РФ изъятия из исключительных прав – случаи свободного использования. Прежде всего необходимо вести речь о правомерном цитировании. Представляется, что при определенных условиях такие ссылки (прежде всего, фреймовые) могут рассматриваться в качестве специфических способов оформления цитаты.

 

---

Постановление президиума СИП от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020

Общество обратилось в СИП с исковым требованием к Евразийскому патентному ведомству об отмене продления евразийского патента на территории Российской Федерации, обоснованное тем, что продление осуществлено с расширением правовой охраны.

Суд первой инстанции производство по делу прекратил, полагая, что данный спор не подлежит рассмотрению в суде. Суд исходил из того, что установленный правилом 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации (ЕАПО) на заседании 01 декабря 1995 г. в соответствующей редакции (далее - Патентная инструкция), порядок оспаривания продления срока действия евразийского патента не предусматривает обращения заинтересованных лиц в национальные суды государств – участников Конвенции как с заявлением об оспаривании продления действия патента, так и с заявлениями об оспаривании решений, принятых по результатам рассмотрения возражения и апелляции на них. Основываясь на этих нормах, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии предусмотренного нормами международного договора порядка оспаривания решения Евразийского патентного ведомства, который исключает возможность обращения в национальные суды стран – участников Конвенции, в том числе в СИП в Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Президиум СИП определение суда первой инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение, руководствуясь следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

Отклоняя доводы общества о значении Инструкции, суд первой инстанции сослался на ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем указанная норма применяется только к международным договорам, в то время как Патентная инструкция является актом межправительственной организации, принятым на основании международного договора.

Таким образом, ошибочно определив характер норм Инструкции в системе регулирования спорных отношений, суд первой инстанции необоснованно сослался исключительно на положения п. 4 ст. 15 и не принял во внимание положения ст. 46 и 79 Конституции Российской Федерации.

Из положений Конвенции как международного договора Российской Федерации не следует, что на уровне Инструкции может быть исключена возможность оспаривания действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве. Иной подход создает положение, в соответствии с которым невозможна судебная проверка обоснованности существования в Российской Федерации исключительного права на изобретение, что может нарушать интересы неограниченного круга лиц, в том числе публичные интересы в обеспечении доступа к результатам научного творчества, развитии науки и техники, обеспечении здоровья и безопасности населения.

Продление срока действия спорного патента имело место только на территории Российской Федерации, а заявленные в рамках настоящего спора требования являются требованиями об оспаривании действия патента с учетом его продления исключительно на территории Российской Федерации в качестве страны – участника Конвенции. При этих условиях выводы суда первой инстанции об отсутствии компетенции у национального суда противоречат указанным выше нормам Конституции Российской Федерации и Конвенции.

Предусмотренная Инструкцией административная процедура оспаривания продления срока действия патента на территории конкретного государства не может рассматриваться в данном случае и как обязательная досудебная процедура, препятствующая непосредственному обращению в суд в смысле п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Предусмотренная Инструкцией административная процедура в смысле российского законодательства является альтернативным судебному порядком разрешения спора (который может применяться наравне с судебным). Наличие альтернативного административного порядка разрешения спора является столь же характерным для российского правопорядка, как и наличие обязательного административного порядка. Так, в частности, альтернативный административный порядок установлен для антимонопольных споров (п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»).

С учетом того, что Инструкцией предусмотрен не обязательный, а альтернативный административный порядок разрешения спора, общество не должно реализовывать право, предоставленное ему нормами евразийского патентного права, и обращаться в Евразийское патентное ведомство с возражением против продления срока действия спорного патента на основании подп. «а» п. 7 правила 16 Инструкции. Заявленное обществом требование подлежало рассмотрению судом по существу.

Поскольку Евразийским патентным ведомством обязательная досудебная процедура применительно к положениям п. 1 ст. 13 Конвенции не установлена, подлежит применению предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок рассмотрения споров о признании недействительными патентов в связи с нарушениями правил их продления. Для такого вида споров положения п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363, п. 2 ст. 1398 ГК РФ не устанавливают обязательной административной процедуры, в связи с чем они подлежат рассмотрению в суде по правилам искового производства. В силу п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ данный спор относится к подсудности Суда по интеллектуальным правам.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 18 ноября 2021 г. по делу № СИП-764/2020

Общеизвестным и не требующим доказывания является тот факт, что стоимость оказываемых квалифицированным представителем юридических услуг, в особенности при защите интересов представляемого лица при рассмотрении нетипового спора, не ограничивается некими усредненными расценками и может составлять значительную сумму.

Следовательно, в каждой ситуации суд должен исходить из конкретных обстоятельств дела. Обратное может привести к нарушению прав представляемых лиц, уплачивающих значительные денежные суммы за оказываемые им квалифицированные юридические услуги, которые в любом случае будут уменьшаться судом до неких «усредненных» размеров по мотиву их превышения над средней стоимостью юридических услуг в конкретном регионе.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 18 ноября 2021 г. по делу № СИП-1037/2021

Общество обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным решения УФАС о прекращении производства по делу в части выводов о наличии в действиях общества недобросовестной конкуренции, предусмотренной ч. 1 ст. 144 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения президиумом СИП, требование удовлетворено исходя из следующего.

В части 3.3 ст. 41 Закона о защите конкуренции отмечены требования к содержанию мотивировочной части решения, принимаемого антимонопольным органом, в том числе и к мотивировочной части решения о прекращении рассмотрения дела. В мотивировочной части решения могут содержаться выводы по существу допущенного нарушения. Вместе с тем эти выводы допустимы, только если они сделаны с соблюдением требований Закона о защите конкуренции.

Как указано в ч. 1 ст. 48.1 Закона о защите конкуренции, перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного законодательства комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела.

Согласно ч. 2 ст. 48.1 Закона о защите конкуренции заключение об обстоятельствах дела оформляется в виде отдельного документа, подписывается председателем и членами комиссии и должно содержать указанные в этой норме обстоятельства. Заключение подлежит направлению лицам, участвующим в деле, а само дело подлежит отложению для предоставления таким лицам возможности проанализировать выводы комиссии, представить пояснения и привести комиссии свои доводы (ч. 3 и 4 ст. 48.1 Закона о защите конкуренции).

Таким образом, установлению нарушения должно предшествовать принятие заключения об обстоятельствах дела. Закон о защите конкуренции не устанавливает изъятий из этого правила для каких-либо видов актов антимонопольного органа, например для решения о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (ст. 48 Закона о защите конкуренции). Иное противоречило бы существу правового регулирования: недопустимо давать лицу, в отношении которого высказывается позиция о допущенном нарушении при прекращении рассмотрения дела, меньшие гарантии законности решения антимонопольного органа, нежели для случаев вынесения решения по существу. В данном случае заключение об обстоятельствах дела антимонопольный орган не принимал.

Установив, что предусмотренный ст. 41.1 Закона о защите конкуренции срок истек и рассмотрение дела подлежит прекращению, антимонопольный орган вправе не совершать все предписанные законом действия по рассмотрению дела, которые на момент установления пропуска срока не были совершены. Однако в ситуации, когда выполнены не все действия, необходимые в силу Закона о защите конкуренции для установления факта нарушения, отсутствуют основания для вывода о совершении лицом, в отношении которого рассматривалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, акта недобросовестной конкуренции. В такой ситуации мотивировочная часть решения антимонопольного органа может содержать указание на прекращение рассмотрения дела до окончания его рассмотрения и на невозможность в связи с этим сделать вывод о наличии или отсутствии в действиях предполагаемого нарушителя акта недобросовестной конкуренции, но вывод о наличии состава правонарушения до завершения всех предусмотренных законом процедур сделан быть не может.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 29 октября 2021 г. по делу № СИП-155/2021

В Роспатент подано заявление общества о признании знака обслуживания "" общеизвестным. Решением Роспатента в удовлетворении требования отказано. В связи с этим общество обратилось в СИП за оспариванием данного решения.

Суд первой инстанции проанализировал используемые обществом в своей деятельности товарные знаки и пришел к выводу о том, что все они объединены словесным элементом "", выполняющим основную индивидуализирующую функцию. Суд фактически признал, что при восприятии любого из товарных знаков - "", "", "", "" потребитель в первую очередь воспринимает элемент "", по которому определяет приобретаемые услуги как связанные с обществом "О'КЕЙ". В такой ситуации суд признал, что Роспатент ошибочно не учел документы, представленные в материалы административного дела, касающиеся использования всех перечисленных обозначений, в том числе и упомянутых товарных знаков.

Позиция Роспатента о том, что на восприятие потребителей в значительной степени влияет изображение «тележки для продуктов» либо дополнительных словесных элементов, выполненных мелким шрифтом, не основано на нормах материального права, устанавливающих правила определения сильных элементов товарных знаков, и не учитывает фактическое восприятие этих обозначений.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 23 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при анализе товарных знаков обращает внимание на необходимость учета сильных элементов товарных знаков, а в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 300-ЭС20-12050 - на то, что по сильному элементу образуется серия.

Именно сильный элемент запоминается потребителем ярче всего, и именно по воспоминаниям об этом сильном элементе потребитель при обращении к новым обозначениям строит свою ассоциативную связь с ранее увиденным обозначением.

В данном случае очевидно, что элемент "" является именно тем элементом, который запоминается потребителем во всех выше перечисленных знаках. Поэтому в отношении этого элемента заявлено о признании его общеизвестным.

Суд первой инстанции признал решение Роспатента незаконным и обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление. Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с выбранным способом восстановления прав, отметив следующее.

Обязав Роспатент в четвертый раз рассмотреть заявление общества "О'КЕЙ", суд первой инстанции фактически обязал административный орган исследовать те обстоятельства, которые уже были исследованы судом и получили надлежащую правовую оценку, а также такие доказательства, в исследовании которых не было необходимости: доказательства, получившие оценку суда, достаточны для вывода о признании спорного обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком. Юридически значимые обстоятельства судом первой инстанции установлены, им дана надлежащая правовая оценка.

Кроме того, при выборе восстановительной меры суду первой инстанции следовало учесть, что заявление общества "О'КЕЙ" о признании спорного обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком уже рассматривалось Роспатентом трижды.

Несмотря на указания судов в рамках дел № СИП-354/2017 и № СИП-370/2019 и на установленные судами обстоятельства, при каждом новом рассмотрении Роспатент выдвигал новые основания, в связи с наличием которых заявленное обозначение не может быть признано общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком.

Такое поведение административного органа не может быть признано допустимым. Оно не соотносится с гарантированной ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации государственной защитой прав.

Наличие отдельных процедурных нарушений Роспатента в данной ситуации не должно повлечь направление заявления на очередное рассмотрение в Роспатент, поскольку установленных судом обстоятельств достаточно для признания товарного знака общеизвестным.

Требование к Роспатенту исследовать самому рассмотренные и оцененные судом обстоятельства и наконец вынести законное и обоснованное решение при его юридической корректности, по существу, нарушает законные ожидания общества "О'КЕЙ" на своевременное надлежащее рассмотрение государством его заявления и принятие по нему решения.

На основании изложенного с учетом того, что оспариваемое решение Роспатента обоснованно признано судом первой инстанции не отвечающим требованиям п. 1 ст. 1508 ГК РФ, президиум СИП посчитал необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение в части восстановления нарушенных прав общества "О'КЕЙ". С учетом конкретных обстоятельств и установления судом первой инстанции всех необходимых юридически значимых обстоятельств по делу знак обслуживания подлежит признанию общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 29 октября 2021 г. по делу № СИП-181/2021

В кассационных жалобах оспаривалось решение СИП, в результате которого было отменено решение Роспатента о прекращении правовой охраны словесного товарного знака «SAINT-VINCENT» в отношении ряда товаров и услуг 16-го, 33-го, 35-го, 29-го и 42-го классов МКТУ.

Роспатент пришел к выводам о том, что регистрация спорного обозначения оскорбляет религиозные чувства, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Имени святого, признаваемого религиозной конфессией, зарегистрированной в установленном порядке, или его изображению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака; религиозная символика регистрации в качестве товарного знака не подлежит; религиозные организации могут беспрепятственно использовать религиозные символы того вероисповедания, к которому они принадлежат.

Суд первой инстанции отменил решение Роспатента, сославшись на то, что вывод о смысловом значении спорного товарного знака сделан при неполном исследовании имеющихся в материалах дела доказательств, а также без учета объективно существовавших на момент рассмотрения возражения обстоятельств, которые исключают вывод об однозначных ассоциациях обозначения «SAINT-VINCENT» с каким-либо христианским святым и, как следствие, вывод о религиозном подтексте его смыслового значения. Суд также не усмотрел признаков оскорбления чувств верующих.

Постановлением президиума СИП кассационные жалобы удовлетворены, решение СИП отменено. Не передавая дело на новое рассмотрение, президиум СИП принял новый судебный акт, в котором товарный знак был признан недействительным на основании п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках.

Согласно положению п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках (в настоящее время подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таковым относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п. В основе данной нормы лежит необходимость поддержания правопорядка, защита исторических и культурных ценностей общества, защита нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров. Эта норма призвана защищать исторические и культурные ценности общества, в котором религия является необходимым составным элементов общественной жизни, в том числе духовной культуры.

С учетом этого президиум СИП пришел к выводу, что Роспатент правомерно усмотрел в самой регистрации имени святого в качестве товарного знака противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Для признания, что спорное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для не связанных с осуществлением религиозной деятельности товаров и услуг, достаточно того обстоятельства, что обозначение «SAINT VINCENT» воспроизводит имя нескольких известных религиозных святых. При этом важно не то, с каким именно святым Винсентом (Викентием) это обозначение будет отождествляться потребителем, а сама известность в религиозной культуре факта существования святых с этим именем.

Для правильного рассмотрения спора не имеет значения разрешение вопроса о возможности использования спорного обозначения и о последствиях такого использования, в том числе для маркировки винной продукции, а оценка правомерности предоставления одному лицу, являющемуся коммерческой организацией, исключительного права на соответствующее обозначение в качестве средства индивидуализации его товаров. Вопрос о том, затрагивает ли чувства верующих продажа какого-либо товара, не имеет отношения к применению положений п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 28 октября 2021 г. по делу № СИП-405/2021

В Роспатент поступило возражение против выдачи патента на полезную модель ввиду того, что она не соответствует условию патентоспособности «новизна», а документы заявки не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Доводы возражения сводились к тому, что в ближайшем аналоге отсутствует тот недостаток, на решение которого направлено техническое решение по спорной полезной модели; следовательно, не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком и заявленным техническим результатом, не раскрыто его влияние на технический результат.

Решением Роспатента, оставленным в силе судом первой инстанции, в удовлетворении возражения отказано.

Президиум СИП указанные решения отменил, обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, исходя из следующего.

В письменных пояснениях к кассационной жалобе Роспатент выразил следующую позицию: «Заявитель не учитывает того, что при проверке соответствия требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели проверяются документы заявки, в частности описание (п. 38 Требований ПМ1), а не ближайший аналог (патентный документ)».

Президиум СИП не согласился с этой позицией, отметив, что Роспатент не учитывает, что Требования ПМ регулируют отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения. Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значительные отличия от процедуры экспертизы заявленной полезной модели: охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов.

Действительно, на стадии экспертизы анализируются материалы заявки и по ним, в числе прочего, определяется раскрытие причинно-следственной связи конкретных признаков и заявленного технического результата. При этом не проверяется то, на самом ли деле ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на решение которого, как декларируется, направлена спорная полезная модель. Вместе с тем на стадии рассмотрения возражения могут быть как представлены новые (ранее неизвестные Роспатенту) источники информации, так и заявлены доводы, основанные на тех же источниках информации, что были обозначены самим заявителем по спорному патенту. В последнем случае при наличии соответствующих доводов возражения административный орган обязан, в частности, проверить, действительно ли ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на «решение которого» направлена спорная полезная модель.

В противном случае институт полезных моделей (ст. 1351 ГК РФ) будет юридически разрушен - для целей признания тех или иных признаков существенными (а только по существенным признакам определяется новизна полезной модели – п. 2 ст. 1351 ГК РФ) заявителю достаточно будет придумать недостаток ближайшего аналога и формально отразить в описании, как этот придуманный недостаток снимается.

Это, в свою очередь, приведет к возвращению той ситуации, на решение которой был направлен Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», скорректировавший институт полезных моделей и обязавший Роспатент при государственной регистрации полезных моделей проводить экспертизу по существу, - правовая охрана снова будет предоставляться в том числе техническим решениям, которые не развивают науку.

Более того, при предложенном административным органом подходе такие «технические решения», направленные на решение несуществующей, придуманной проблемы, невозможно будет и опорочить путем подачи возражения.

Безусловно, при рассмотрении возражения, поданного в связи с противопоставлением того ближайшего аналога, который раскрыт самим заявителем в описании спорной полезной модели, не проверяется охраноспособность этого ближайшего аналога. Вместе с тем с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели; по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение; имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 28 октября 2021 г. по делу № СИП-889/2021

Одновременно с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Московский провансаль» вследствие его неиспользования, истцом подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления вынесения Роспатентом решения по предоставлению государственной услуги по признанию словесного обозначения «Московский провансаль» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Суд первой инстанции указанное ходатайство удовлетворил.

Роспатент и правообладатель спорного товарного знака обратились в президиум СИП с кассационной жалобой на определение о принятии обеспечительных мер. Президиум СИП отменил определение суда первой инстанции, ссылаясь на ряд нарушений процессуального и материального права, выраженных в несоблюдении соответствующих норм АПК и позиций, принятых в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

Так, президиум СИП указал на грубое процессуальное нарушение по двум аспектам. Во-первых, вопреки нормам процессуального права и разъяснениям высших судов, суд рассмотрел заявление истца и принял испрашиваемые им обеспечительные меры вне какой-либо стадии арбитражного процесса, поскольку на момент вынесения обжалуемого определения вопрос о принятии искового заявления не был разрешен, производство по делу не было возбуждено. Во-вторых, заявление истца о принятии обеспечительных мер содержалось в тексте самого искового заявления, в связи с чем его нельзя было квалифицировать как заявление о принятии предварительных обеспечительных мер по смыслу ст. 99 АПК РФ. Следует, однако, отметить, что президиум СИП не согласился с позицией Роспатента о процессуальном нарушении, которое заключалось в принятии таких обеспечительных мер до привлечения административного органа к участию в деле. Само по себе принятие обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту осуществлять определенные действия без (до) привлечения этого административного органа к участию в деле не свидетельствует о принятии решения о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Далее, президиум СИП согласился с кассационными жалобами в том, что суд принял обеспечительные меры, очевидно не связанные с предметом спора. Так, представленные с заявлением о принятии обеспечительных мер материалы не позволяют идентифицировать предмет заявления о признании обозначения или товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и соответственно соотнести предмет поданного истцом искового заявления и предмет заявления правообладателя о признании общеизвестным обозначения (товарного знака). Принимая меры обеспечения в отношении объекта, который не является предметом настоящего спора, суд первой инстанции нарушил баланс интересов сторон и не учел, что истребуемая истцом конкретная обеспечительная мера не имеет правовой связи с предметом заявленного иска (по меньшей мере такая связь не подтверждена) и, следовательно, не обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями ч. 2 ст. 90 АПК РФ.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 25 октября 2021 г. по делу № СИП-12/2021

спорное обозначение

Роспатент отказал в регистрации обозначения, состоящего из выражения на русском языке («свадьбы вне сезона»), латинской буквы W, французского слова «bureau», цифры 12, в определенном сочетании цветов и графическом оформлении в отношении ряда услуг 41-го класса МКТУ. Заявитель обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, подтверждающего отказ в регистрации, с требованием обязать административный орган зарегистрировать обозначение с признанием неохраняемыми всех входящих в его состав элементов. Решением СИП, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее требованиям п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции не согласился с выводом административного органа о том, что спорное обозначение не образует оригинальной композиции, и, ссылаясь на положения п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ и принимая во внимание использование различных шрифтов, кеглей и цветов, наложение отдельных элементов друг на друга, согласование словесных элементов по ширине, счел, что это обозначение имеет оригинальную графическую проработку, заключающуюся также в необычном исполнении цифр «1» и «2» с росчерками (парафами), не являющимися серифами (засечками) стандартного шрифта. Тем самым спорное обозначение состоит из неохраняемых элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Президиум СИП также напомнил, что не следует допускать смешения двух разных норм, предусмотренных п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ и устанавливающих различные основания для неприменения положений п. 1 этой статьи: 1) приобретение обозначением различительной способности в результате его использования; 2) обладание обозначением, состоящим из комбинации элементов, изначальной различительной способности. В последнем случае отсутствует необходимость установления приобретенной различительной способности у спорного обозначения для целей применения нормы п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного президиум СИП отклонил довод Роспатента о необходимости представления и исследования доказательств, подтверждающих наличие приобретенной различительной способности у спорного обозначения в качестве средства индивидуализации услуг, оказываемых заявителем.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 25 ноября 2021 г. по делу № СИП-224/2020

Заявитель обратился в суд, оспаривая решение о признании недействительной регистрации товарного знака «Magyarica» для ряда напитков и продуктов питания на основании подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции. Иностранная компания и аффилированное с ней лицо, подавшие возражение, по итогам которого обозначение было лишено правовой охраны, ссылались на более раннюю регистрацию сходного товарного знака в Венгрии на имя названного лица, и на то, что лицо, зарегистрировавшее спорное обозначение в России, закупало у компании продукцию, маркированную таким обозначением, для продажи в России.

Согласно положениям подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции, возражение против регистрации товарного знака на агента может быть подано лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на свое имя спорный товарный знак.

Президиум СИП считает, что суд первой инстанции обоснованно признал «владельцем знака в одной из стран Союза» по смыслу п. 1 ст. 6.septies Парижской конвенции группу аффилированных лиц, одно из которых является правообладателем товарного знака в стране происхождения товара, а второе – производителем товара, индивидуализируемого таким товарным знаком.

Далее суд согласился со сторонами в том, что возникшие отношения при закупке у иностранной компании и реализации продукции со спорным обозначением на территории России соответствуют определению агентских и представительских отношений по смыслу ст. 6.septies Парижской конвенции.

Поскольку совокупность требуемых обстоятельств была установлена, президиум СИП подтвердил выводы Роспатента и суда первой инстанции о признании недействительной регистрации спорного обозначения на имя агента в Российской Федерации.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

 

---

Постановление президиума СИП от 18.10.2021 по делу № СИП-461/2020

В настоящее время согласно абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу действующей редакции абз. 5 п. 2 ст. 1363 ГК РФ при продлении срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, основанием для рассмотрения вопроса о выдаче дополнительного патента является заявление патентообладателя, а условиями его выдачи (т.е. продления правовой охраны в отношении конкретного продукта) являются:

 

наличие такого продукта, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, охраняемого патентом на изобретение (далее – основной патент);

 

наличие разрешения на применение этого продукта;

 

отсутствие ранее выданных разрешений на применение этого продукта;

 

истечение к моменту получения такого разрешения пяти лет с даты подачи заявки на выдачу основного патента.

В силу действующей редакции п. 5 ст. 1363 ГК РФ дополнительный патент может быть признан недействительным по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 ГК РФ.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Общие условия патентоспособности изобретения, которые относятся как к изобретению по основному патенту, так и к продукту по дополнительному патенту, установлены в ст. 1350 ГК РФ. Вместе с тем в абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ приведены условия выдачи дополнительного патента, также определяющие возможность существования правовой охраны продукта по дополнительному патенту. При этом законодатель не соотнес положения подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ с п. 5 ст. 1363 ГК РФ. Подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ не учитывает возможности оспаривания дополнительных патентов, а также то, что в отношении таких патентов абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ установлены специальные условия их выдачи.

Действующий п. 5 ст. 1363 ГК РФ указывает, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 1398 ГК РФ, но такие основания в статье 1398 ГК РФ не названы. Подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ применяется к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но, в нарушение п. 5 ст. 1363 ГК РФ, никакие основания оспаривания именно дополнительного патента не устанавливает. Данное обстоятельство свидетельствует о пробеле в законодательном регулировании (ст. 6 ГК РФ) в части оснований оспаривания дополнительных патентов.

Выдача дополнительного патента порождает последствия в отношении третьих лиц, имеющих частный интерес в использовании технического решения по истечении нормативно установленного срока действия основного патента, и в отношении неопределенного круга лиц, препятствуя развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием перешедших в общественное достояние технических решений. Такие же последствия порождает выдача основного патента.

Публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений, сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления. В этом смысле возможность оспаривания неправомерно выданного дополнительного патента имеет то же значение, что и возможность оспаривания основного патента, поскольку дополнительный патент продлевает срок действия основного патента в отношении продукта, охватываемого изобретением по основному патенту.

Как отмечено выше, правовое значение общих условий охраноспособности изобретений (ст. 1350 ГК РФ) и специальных условий охраноспособности именно продукта по дополнительному патенту (абз. 5 п. 2 ст. 1363 ГК РФ) одинаково – и те, и другие определяют условия существования патента и сохранения его действия. Таким образом, правовые отношения, возникающие в связи с этими нормами права, являются сходными.

Возможность оспаривания дополнительных патентов не только не противоречит существу отношений, но и прямо предусмотрена действующим законом (п. 5 ст. 1363 ГК РФ). Соответственно, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что дополнительный патент, выданный в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорен; по аналогии закона подлежат применению пункт 1 статьи 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Возможность проверки соответствия дополнительного патента специальным условиям его выдачи (абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ) гарантирована статьей 46 Конституции Российской Федерации и не может быть ограничена только потому, что закон не указывает специальных оснований такой проверки.

Из такого же подхода исходит евразийское патентное законодательство (в целом гармонизированное с внутренним законодательством Российской Федерации), в котором предусмотрена именно процедура оспаривания продления действия патента, а не оспаривания действий Евразийского патентного ведомства о продлении действия патента.

Так, согласно подп. «а» п. 7 правила 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (утверждена 01.12.1995) после даты публикации сведений о продлении срока действия евразийского патента до даты истечения этого срока любое лицо может подать в Евразийское ведомство возражение против продления срока действия евразийского патента в случае неправомерного продления срока действия евразийского патента вследствие несоблюдения условий для продления срока действия патента, предусмотренных законодательством Договаривающегося государства, в отношении которого осуществлено продление срока действия евразийского патента. Подп. «б» п. 7 правила 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции установлено, что в результате рассмотрения возражения может быть вынесено решение об аннулировании продления срока действия евразийского патента либо об отклонении этого возражения. В отличие от оснований оспаривания дополнительных патентов, где имеется пробел в законодательном регулировании, в отношении процедуры такого оспаривания пробел отсутствует.

Согласно п. 1 ст. 11, п. 1 и 2 ст. 1248 ГК РФ, если законом не установлен административный порядок рассмотрения конкретного спора в отношении объекта интеллектуальных прав, применяется судебный порядок. Таким образом, при отсутствии прямой нормы закона об административном порядке защиты гражданских прав применяется судебный порядок их защиты.

С учетом абз. 5 п. 2 ч. 2 ст. 43.4 ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ компетентным судом для рассмотрения таких споров является Суд по интеллектуальным правам. Соответствующий спор может быть рассмотрен по заявлению заинтересованного лица (ст. 4 АПК РФ).

Президиум СИП отметил, что спорный патент был продлен в период действия предшествующей редакции ст. 1363 ГК РФ, в рамках которой не выдавался дополнительный патент, а продлевался срок действия основного патента в отношении конкретного продукта. Вместе с тем существо отношений не было иным, и пробел в законодательном регулировании оспаривания неправомерно продленной правовой охраны в отношении конкретного продукта, охватываемого патентом, также существовал. Условия продления срока действия патента в п. 2 ст. 1363 ГК РФ были такими же, и таким же образом допускалось оспаривание действия исключительного права (в том числе продленного) в п. 5 той же статьи Кодекса. Так же подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ не учитывал, что в отношении продукта, правовая охрана которого была продлена, установлены дополнительные условия существования его правовой охраны.

С учетом этого и применительно к предыдущей редакции ГК РФ президиум СИП пришел к выводу, что правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорена; по аналогии закона также подлежат применению п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 15.10.2021 по делу № СИП-139/2021

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг, в отношении остальных товаров и услуг в регистрации было отказано. Заявитель подал возражение против этого решения в части отказа в регистрации, но Роспатент отказал в принятии возражения к рассмотрению. По мнению Роспатента, из совокупного толкования ст. 1500, 1512 и 1513 ГК РФ, п. 1 ст. 1500 ГК РФ регулирует только порядок оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака, на основании которого еще не осуществлена его государственная регистрация, а в данном случае на момент подачи возражения государственная регистрация товарного знака была уже произведена.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, действия Роспатента были признаны незаконными, суд обязал административный орган рассмотреть возражение заявителя.

Президиум СИП отметил, что фактически решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака лишь в отношении части заявленных товаров и услуг содержит два решения: решение о регистрации товарного знака в отношении ряда товаров и решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении остальных товаров и услуг. Первое решение, предоставляющее заявителю исключительное право, может быть оспорено иным лицом в порядке ст. 1512 и 1513 ГК РФ. Второе решение, по итогам которого исключительного права не возникает, может быть оспорено заявителем в порядке ст. 1500 ГК РФ.

При несогласии заявителя с частичным отказом в регистрации товарного знака применение ст. 1512 ГК РФ и 1513 ГК РФ является ошибочным по ряду причин: в указанных статьях отсутствуют основания для оспаривания решения именно правообладателем, они не предполагают расширение объема правовой охраны, а лишь ее аннулирование либо сокращение, в целом, использование нормы ст. 1512 ГК РФ не может привести к восстановлению прав, которые правообладатель считает нарушенными.

По смыслу ст. 1500 ГК РФ право на оспаривание решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака путем подачи возражения в административный орган ограничено лишь сроком подачи такого возражения (четыре месяца с момента вынесения такого решения). Иное ограничение права своевременного оспаривания не является обоснованным. Так, ссылка Роспатента на п. 13 Правил № 644/261 для отказа в принятии возражения из-за наличия государственной регистрации товарного знака не оправдана. По мнению президиума, данный пункт подразумевает наличие государственной регистрации именно в отношении конкретных товаров и услуг, а не регистрацию как таковую и не предполагает его применение в отношении «отказной» части решения о государственной регистрации товарного знака. Президиум также отметил, что уплата государственной пошлины за регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению возражения на отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении иных товаров и услуг на основании п. 1 ст. 1500 ГК РФ. Уплата государственной пошлины не свидетельствует о согласии с решением административного органа в части отказа в регистрации товарного знака и не лишает права на обжалование такого решения.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020

Роспатент отказал в регистрации в качестве словесного товарного знака обозначения с элементами ONE, PRICE, COFFEE на том основании, что обозначение не обладают различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Роспатент пришел к выводу, что данное обозначение может восприниматься как указание на сферу деятельности заявителя, связанную с определенными товарами и услугами (кофе, продукты на основе кофе и с ароматом кофе, услуги по продвижению и продажам кофе по единой цене, обеспечение кофе с единой ценой), характеристикой товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначено обозначение.

Вместе с тем аналогичное комбинированное обозначение было ранее зарегистрировано Роспатентом в качестве знака обслуживания, в том числе для тех же услуг, которые заявлены применительно к спорному обозначению, соответственно его различительная способность была признана.

В связи с этим президиум СИП отметил, что административный орган при регистрации других товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Другой подход не соответствовал бы положениям ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации.

Кроме того, президиум отметил, что оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака. Поэтому президиум признал ошибочным учет судом первой инстанции мнения лиц, обладающих специальными знаниями в области дизайна и искусствоведения, при оценке восприятия заявленного обозначения. С учетом этого дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.

Постановление президиума СИП от 04.10.2021 г. по делу № СИП-4/2020

Истец обратился в суд с требованием признать актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права действия аффилированного лица, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак в отношении тождественных товаров.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума СИП, в удовлетворении требований отказано. Кассационная жалоба подлежит отклонению в связи с отсутствием у истца самостоятельной заинтересованности по данной категории дел или права на косвенный иск в защиту интересов юридического лица, участником которого он является.

В отношении дел о недобросовестном приобретении и использовании товарного знака действующее законодательство не предусматривает право на косвенный иск для участника юридического лица. В отношении заинтересованности самого лица президиум Суда подчеркнул различие между существом правоотношений, складывающихся в связи с недобросовестной конкуренцией при регистрации товарного знака в рамках антимонопольного законодательства и в связи с желанием досрочно прекратить правовую охрану неиспользуемого товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). В последнем не учитывается цель правообладателя при регистрации спорного товарного знака, а интерес истца направлен исключительно в будущее. Эти отличия накладывают отпечаток на особенности производства по каждой из категорий споров, правовые позиции в отношении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не могут быть прямо или по аналогии применены к спорам, касающимся недобросовестности поведения ответчика при приобретении и использовании товарного знака. Так, в отношении последней категории дел не имеет отношения к предмету спора довод о направленности интереса лица в последующем использовании спорного товарного знака, а в предмет доказывания входит нарушение прав истца на момент приобретения ответчиком исключительного права. Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума СИП от 17.10.2016 по делу № СИП-189/2016, от 16.07.2018 по делу № СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу № СИП-795/2017, от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018 и других.

В отношении существа спора президиум СИП отметил, что истец основывал недобросовестность ответчика в частности на том, что спорный товарный знак был зарегистрирован на имя одного из аффилированных между собой юридических лиц с целью запретить использование соответствующего обозначения другому аффилированному лицу. Суд пояснил, что регистрация товарного знака на одно из аффилированных (и/или входящих в группу) лиц и определение порядка осуществления исключительного права на него этими лицами между собой является обычной хозяйственной практикой. Доказательств недобросовестного поведения, наличия цели запретить использование соответствующего обозначения другому аффилированному лицу, например, фактических действий по недопущению использования спорного товарного знака аффилированным лицом, представлено не было.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD

Постановление президиума СИП от 20.09.2021 по делу № СИП-937/2020

Обществом «ООО АМАЙА» было подано возражение против регистрации на имя третьего лица комбинированного товарного знака со словесным элементом «AmaiA» для ряда товаров 25 класса МКТУ (одежда). Общество ссылалось на нарушения подп. 1 п. 3 и п. 8 ст. 1483 ГК РФ, так как регистрация общества с указанным фирменным наименованием произошла ранее даты приоритета товарного знака, и это наименование получило достаточную известность на рынке одежды. Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав следующее: податель возражения не производит товар класса 25 МКТУ, а осуществляет деятельность по продаже товара, что соответствует услугам класса 35 МКТУ; в его магазинах продается одежда иностранного бренда AMAIA, связь между обществом и производителем одежды из материалов дела не усматривается.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменений постановлением президиума СИП, ненормативный правовой акт отменен на основании следующих двух выводов.

Во-первых, Суд по интеллектуальным правам выявил, что для правильного разрешения спора не имеет правового значения, кто является производителем одежды, которую реализовывало общество под своим фирменным наименованием. Президиум СИП напомнил устоявшийся на практике круг обстоятельств, которые необходимо определить для разрешения вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования. Суд отметил, что в их число не входит вопрос о том, чья продукция реализована под противопоставленным фирменным наименованием. Имеет значение сам факт введения обществом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров 25 класса, или однородных им товаров.

Во-вторых, Суд по интеллектуальным правам определил, что Роспатент уклонился от исследования вопроса однородности реализуемой обществом одежды товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Обзор подготовлен Капыриной Н.И., PhD