Гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2023. Т. 1 - 622 с. Т. 2 – 606 с.

 

Изучение гражданского права является неотъемлемым и крайне важным элементом базового юридического образования любого уровня. Очевидно, что без понимания основных цивилистических категорий невозможно в полной мере освоить ни одну юридическую дисциплину, стать специалистом ни в одной из областей юриспруденции. Так, для понимания трудового права необходимо разобраться с отграничением трудовых отношений от гражданских; для освоения уголовного права нужно понимать, какие именно регулятивные отношения охраняет данная отрасль. Традиционные юридические школы для изучения гражданского права издают и регулярно обновляют учебники, содержащие базовую, самую необходимую для освоения дисциплины студентом информацию. Работа по подготовке и переработке таких учебников чрезвычайна важна. Наличие качественного и актуального по содержанию учебника позволяет студентам наилучшим образом изучить предмет, а преподавателям облегчает задачу по изложению материала, позволяет больше времени уделять сложным категориям, которые затруднительно освоить самостоятельно по учебнику, а также новеллам закона и судебной практики, поскольку при любом подходе к актуализации учебника развитию правопорядка соответствовать невозможно. Перечисленным требованиям к базовому учебнику по гражданскому праву в полной мере отвечает пятое издание учебника под редакцией профессора, доктора юридических наук Б.М. Гонгало, вышедшее в свет в 2023 г. (далее – Учебник). Первое издание опубликовано в 2016 г., что свидетельствует о постоянной работе авторского коллектива над актуализацией Учебника и о востребованности данной работы (пять изданий за семь лет ).

Учебник включает два тома. Первый том охватывает основные положения гражданского права, вещное право, право интеллектуальной собственности, наследственное право. Во втором томе сосредоточены вопросы обязательственного права. Структура Учебника определена удачно и логично. Представляется, что нет резона при подготовке юридической литературы во всём следовать структуре Гражданского кодекса РФ (при необходимости её учитывать), поскольку структура ГК во многом была определена готовностью законодателя с точки зрения политики права кодифицировать тот или иной раздел гражданского права, а не концептуальными соображениями юридической доктрины и целями подготовки юристов.

С точки зрения содержания прежде всего нужно подчеркнуть относительную лаконичность изложения и нацеленность на студенческую аудиторию. Как справедливо отмечено в обращении редактора учебника Б.М. Гонгало «К читателю», «речь идёт именно об учебнике – не о многотомном курсе гражданского права…». Вместе с тем Учебник даёт достаточно полное представление о современном состоянии основных институтов гражданского права, основывается на современной судебной практике и доктрине. Отдельно следует отметить внимание авторов к достижениям уральской школы цивилистики. Так, читатель найдёт в Учебнике материал о гражданско-правовом методе регулирования общественных отношений, подготовленный Вениамином Федоровичем Яковлевым и основанный на его учении о правонаделительной сущности данного метода (следует отдельно отметить, что В.Ф. Яковлев является автором всей первой главы учебника, посвящённой общим положениям гражданского права, которая в полной мере сохраняет свою актуальность). Несомненно, в Учебнике отражены и научные достижения О.А. Красавчикова в области учения об организационных отношениях и теории юридических фактов гражданского права, М.Я. Кирилловой по вопросам об исковой давности, П.В. Крашенинникова в области жилищного права, Л.О. Красавчиковой в области учения о личных неимущественных правах, Б.М. Гонгало в области учения об обеспечении обязательств и многие другие положения цивилистической доктрины, детально разработанные именно Уральской школой. При этом в учебнике учитываются достижения и других научных школ. Впрочем, как редактор учебника предупреждает в разделе «К читателю», целью Учебника не является изложение всех существующих точек зрения и дискуссий в доктрине гражданского права. К достоинствам Учебника следует отнести и относительное (всё же Учебник подготовлен большим авторским коллективом) единство стиля изложения. Авторам и редактору удалось добиться подготовки действительно единого произведения со своей внутренней логикой, а не сборника эссе по различным вопросам гражданского права.

Естественным продолжением отмеченной лаконичности Учебника является и то, что, например, специалистам в праве интеллектуальной собственности изложение соответствующих разделов может показаться излишне кратким. При этом изучение практически любого раздела гражданского права может быть развёрнуто в отдельный курс, по которому может быть подготовлен учебник серьёзного объёма. Кроме того, к каждой главе Учебника даётся список дополнительной литературы для углублённого изучения тех или иных проблем.

Таким образом, рецензируемый Учебник в полной мере отмечает требованиям, предъявляемым к современной учебной литературе, и может быть рекомендован для использования высшими учебными заведениями при подготовке юристов. Аспирантам, преподавателям и научным работникам также может быть интересно ознакомление с отдельными позициями авторов Учебника, в том числе по дискуссионным вопросам гражданского права.

 

---

Обзор подготовлен Кольздорф М.А., LL.M.; Капыриной Н.И., PhD

 

1. Срок направления досудебного предложения при подаче иска о досрочном прекращении охраны товарного знака

Постановление президиума СИП от 15.07.2022 по делу № СИП-645/2021

В силу положений статьи 1486 ГК РФ и пункта 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС, процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может быть инициирован заинтересованным лицом посредством направления соответствующего предложения правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Направление досудебного предложения правообладателю до истечения трехлетнего срока лишает заинтересованное лицо права на иск.

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Истец признан заинтересованным лицом, требования общества удовлетворены в отношении части товаров, по остальным товарам производство по делу прекращено. Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что у истца не возникло право на иск, поскольку он направил правообладателю предложение ранее установленного срока.

Президиум СИП, в частности, отметил следующее.

Согласно подпункту 1 пункта «C» статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в Марракеше 15.04.1994), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, и международными соглашениями, и российским законодательством установлена возможность прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака только по истечении определенного периода с момента предоставления такому знаку правовой охраны, в течение которого этот знак не использовался.

Российским законодательством предусмотрено, что названный период не может быть менее трех лет.

В данном споре иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака также был предъявлен в суд до истечения трехлетнего периода с даты регистрации спорного товарного знака.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для применения правового подхода, изложенного в абзаце третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», для квалификации несоблюденным обязательного досудебного порядка урегулирования спора и, как следствие, для оставления без рассмотрения искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Более того, ошибка суда первой инстанции заключалась в том, что даже если бы не было заявления ответчика о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора, при направлении предложения заинтересованного лица ранее, чем через три года с момента государственной регистрации спорного товарного знака, исковые требования в любом случае не могли бы быть удовлетворены.

С учетом вышеизложенных положений статьи 1486 ГК РФ и пункта 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС требование о невозможности направления предложения заинтересованного лица ранее трех лет имеет два правовых значения:

 

как часть обязательного досудебного порядка урегулирования спора;

 

как часть обстоятельств, имеющих значение для определения наличия у истца права на иск.

В силу приведенных правовых норм процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может быть инициирован заинтересованным лицом посредством направления соответствующего предложения правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Н.К.

 

2. Случайное совпадение обозначений

Постановление президиума СИП от 14.07.2022 по делу № СИП-1228/2021

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое всегда с определенной целью - получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица (потерпевших лиц), всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания правообладателем спорного товарного знака об использовании иными лицами спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания «баланс вероятностей» - насколько вероятно, что будущий правообладатель не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об используемом в гражданском обороте и об известном обозначении.

Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

М.К.

 

3. Признание элемента товарного знака неохраняемым

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-763/2021

Положение абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ о включении в товарный знак неохраняемых элементов может быть применен исключительно в ситуации, когда спорное обозначение имеет в своем составе более одного элемента.

При оценке словесного обозначения, состоящего из одного (словесного) элемента, невозможна квалификация этого элемента как неохраняемого.

М.К.

 

4. Доказывание приобретенной различительной способности

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021

Постановление президиума СИП от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021

Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ установлены, в первую очередь, в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Данные установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров (услуг) конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать товары (услуги) конкретного лица (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом.

Обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально.

Для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), т.е. не способных индивидуализировать конкретный товар среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей. Этого достаточно для отпадения публичного интереса в отказе в регистрации товарного знака.

Для обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), чтобы снять публичный интерес в сохранении возможности называния товара своим именем должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности конкретное обозначение стало ассоциироваться адресной группой потребителей только с товарами конкретного лица (аффилированных лиц).

Равным образом, для обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), применительно к конкретным товарам адресная группа потребителей должна начать связывать названные символ или термин только с одним лицом (аффилированными лицами).

Если речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими товары (услуги) (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их, то для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных производителей (а связывает его только с одним лицом (аффилированными лицами)), и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими производителями для характеристики собственных товаров.

М.К.

 

5. Защита исключительного права на товарный знак до момента регистрации перехода права в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 30.06.2022 по делу № СИП-979/2021

В период с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на знак обслуживания и до регистрации перехода исключительного права на него к новому правообладателю первоначальный правообладатель может быть признан лицом, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку иного лица по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент полагал, что в период с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный знак обслуживания и до регистрации перехода исключительного права на него к новому правообладателю ни первоначальный правообладатель, ни новый правообладатель не могут быть признаны лицами, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку иного лица по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум СИП с указанной позицией не согласился, отметив, что такой подход административного органа лишает указанных лиц права на защиту средства индивидуализации в административном порядке и, как следствие, существенным образом нарушает права правообладателя «старшего» товарного знака.

Право правообладателя «старшего» товарного знака на подачу возражения против государственной регистрации «младшего» товарного знака (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ) является одним из способов защиты «старшего» товарного знака, в том числе от его размытия - от посягательства на основную функцию товарного знака (индивидуализирующую).

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ни ГК РФ, ни каким-либо иным федеральным законом не предусмотрено, что с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак до момента государственной регистрации перехода права по этому договору (статьи 1232 ГК РФ) право на защиту товарного знака ограничивается каким-либо образом, в том числе в части противопоставления товарного знака «младшим» товарным знакам.

В этом смысле позиция Роспатента и суда первой инстанции о периоде «беззащитности» товарного знака противоречит положениям части 1 статьи 44, части 1 статьи 45 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.

Если довести позицию Роспатента до логического конца, то, видимо, и иные способы защиты исключительного права на товарный знак в этот период исключаются (потому что, по мнению указанных субъектов, текущему правообладателю защита уже не нужна, а приобретатель еще не получил право на защиту).

Вместе с тем государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом (постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П). В этом смысле государственная регистрация перехода исключительного права по договору об отчуждении не может использоваться Роспатентом в противоречии со своей целью - для снижения уровня защиты.

В период регистрации перехода исключительного права по договору об отчуждении у товарного знака есть правообладатель, прямо определенный законом (лицо, указанное в Государственном реестре в качестве такового, - т.е. отчуждатель по договору).

Как отмечено в пункте 37 Постановления Пленума ВС РФ № 10, если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. До государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак переход считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

М.К.

 

6. Ложные ассоциации о месте происхождения товаров

Постановление президиума СИП от 21.04.2022 по делу № СИП-1197/2021

Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «Таманская усадьба, заявленного в отношении товаров 33-го класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда кассационной инстанции, в удовлетворении требований о недействительности решения Роспатента отказано.

Президиум СИП, в частности, отметил следующее.

Вне зависимости от того, какое из двух слов в спорном словесном элементе является более сильным, доминирующим – «Таманская» или «усадьба», весь словесный элемент целиком имеет определенную географическую коннотацию – речь идет не о какой-либо любой усадьбе, а об усадьбе, находящейся в Тамани.

Поскольку спорное обозначение признано судом первой инстанции в качестве имеющего правдоподобную географическую коннотацию, то предоставление столь широкой правовой охраны (в отношении любых вин) правомерно признано охватываемым нормой подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ: для вин, не связанных с Таманским полуостровом, спорное обозначение будет правдоподобно ложным.

Н.К.

 

 

7. Новизна группы полезных моделей

Постановление президиума СИП от 05.07.2022 по делу № СИП-606/2021

Сравнение спорной полезной модели с противопоставленным техническим решением для целей оценки новизны полезной модели может идти двумя путями:

1)

сопоставление всех признаков полезной модели с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех признаков - вывод об отсутствии новизны (при известности всех признаков существенность может не определяться);

2)

выявление существенных признаков спорной полезной модели и их сопоставление с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех существенных признаков - вывод об отсутствии новизны.

Общество 1 является обладателем исключительного права на группу полезных моделей «Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов (варианты)» по спорному патенту. Общество 2 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием документов заявки, по которой был выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также тем, что группа полезных моделей по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, но суд первой инстанции признал данное решение недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение. Рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, президиум СИП оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Вопрос соответствия требованию полноты раскрытия сущности полезной модели не был поднят при обжаловании в судебном порядке, поэтому суд проверил выводы Роспатента только в отношении соответствия требованию новизны по смыслу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ.

Предметом спора явилось соотношение группы полезных моделей по спорному патенту с техническим решением, известным из одного из противопоставленных патентных документов и имеющим то же назначение.

Президиум суда напомнил, что проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» предполагает необходимость установления назначения спорного и противопоставленного технических решений и оценки их взаимного соотношения, а также необходимость выявления существенных (т.е. влияющих на достижение технического результата) признаков полезной модели по спорному патенту и их сопоставления с признаками, известными из противопоставленного источника информации.

Методологически такое сравнение для целей оценки новизны полезной модели может идти двумя путями:

1)

сопоставление всех признаков полезной модели с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех признаков - вывод об отсутствии новизны (при известности всех признаков существенность может не определяться);

2)

выявление существенных признаков спорной полезной модели и их сопоставление с признаками технического решения, известного из уровня техники, и в случае выявления известности всех существенных признаков - вывод об отсутствии новизны.

В рассматриваемом случае Роспатент сначала сопоставлял все признаки и, выявив отсутствие совпадения, анализировал существенность несовпадающих признаков.

При этом, как указал суд первой инстанции, Роспатент не проанализировал одно из технических решений, известных из противопоставленного документа.

Н.К.

 

8. Установление заимствования при оспаривании патента в части авторства

Постановление президиума СИП от 29.06.2022 по делу № СИП-250/2017

В делах об оспаривании патента в части авторства не применяется стандарт доказывания «вне разумных сомнений», характерный для уголовного права, а применяется соответствующий исковому порядку стандарт доказывания «баланс вероятностей».

Баланс вероятностей предполагает анализ с точки зрения фактических обстоятельств того, насколько вероятно, что техническое решение создано ответчиками самостоятельно, а не заимствовано у истцов.

Заимствование может быть установлено разными способами: исходя из прямых доказательств знания ответчиками о результате интеллектуальной деятельности истцов, исходя из данных об авторском стиле или на основе косвенных доказательств.

Вероятность самостоятельного создания такого же результата существует (даже вероятность случайного совпадения, как в теореме о бесконечных обезьянах), но степень этой вероятности зависит в том числе от объема совпадения. Чем больше объем дословно совпадающего текста, тем менее вероятно параллельное творчество и более вероятно знание лица, позднее пишущего текст, о ранее существовавшем тексте.

М.К.

 

9. Автор полезной модели и конвенционный приоритет

Постановление президиума СИП от 06.06.2022 по делу № СИП-960/2020

Конвенционный приоритет не имеет значения при рассмотрении в исковом порядке спора об авторстве полезной модели. Правильное установление даты приоритета заявки на патентную модель необходимо для проверки охраноспособности спорной полезной модели, поскольку имеет отношение к установлению уровня техники.

Истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к двум ответчикам о признании недействительным патента на полезную модель на основании подпункта 5 пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 1398 ГК РФ (неверное указание автора или патентообладателя в заявке).

Заявка на спорный патент была подана с конвенционным приоритетом, установленным по дате подачи заявки в Китае. В российской заявке имена ответчиков были указаны в качестве автора и правообладателя, тогда как в китайской заявке в качестве авторов значились три иных лица, а в качестве правообладателя – иная компания.

Учитывая несовпадение между авторами и правообладателями в спорной и приоритетной заявках, и несмотря на доказательства о соавторстве и об отсутствии спора в отношении авторства между указанными лицами, суд первой инстанции удовлетворил требование истца о признании спорного патента недействительным полностью. Суд также счел, что для применения пункта «А» статьи 4 Парижской Конвенции и статьи 1382 ГК РФ, заявителем по заявке на получение патента с испрашиванием конвенционного приоритета может быть только то лицо, которое является заявителем по приоритетной заявке, либо его правопреемник.

Президиум СИП не согласился с выводами суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В отношении ссылки суда первой инстанции на несовпадение заявителей по спорной и по приоритетной заявкам президиум СИП отметил следующее.

Статья 1382 ГК РФ не устанавливает, кто уполномочен обращаться с заявкой на получение патента. Круг таких лиц определен статьей 1357 ГК РФ и проверяется, как указано выше, исходя из того, кто является действительным автором конкретного патентуемого в Российской Федерации технического решения, и с учетом того, перешло ли от этого действительного автора право на получение патента другому лицу.

Пункт 1382 ГК РФ определяет правила установления конвенционного приоритета и в случае их несоблюдения влечет невозможность применения к конкретному техническому решению такого приоритета. Это, в свою очередь, означает необходимость определения приоритета конкретного технического решения по общим правилам - на основании статьи 1381 ГК РФ.

Правильность установления даты приоритета спорного патента влияет на объем информации, подлежащий включению в уровень техники для проверки охраноспособности спорной полезной модели. Невозможность установления приоритета по дате более ранней заявки означает, что в определенных случаях такая заявка может быть противопоставлена российскому техническому решению. Вместе с тем это не входит в предмет рассмотрения настоящего спора.

Н.К.

 

10. Имманентно присущие признаки полезной модели

Постановление президиума СИП от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021

Постановление президиума СИП от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатент, в результате которого был аннулирован патент на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» из-за несоответствия критерию новизны.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, заявление общества удовлетворено, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против выдачи патента.

Суд первой инстанции согласился с той позицией Роспатента, что в независимом пункте формулы спорной полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников.

Проанализировав противопоставленные источники суд установил, что какое-либо ограничительное условие, представляющее собой математическое соотношение, которому должны удовлетворять выбранные из диапазонов количественные значения элементов стали, из противопоставленных источников не известно. Из этого следует, что спорная модель соответствует условию патентоспособности «новизна».

В кассационной жалобе Роспатент ссылался, в частности, на то, что суд неправильно применил формальный подход к новизне модели, установленный в подпункте 3 пункта 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 83. Согласно этому подходу, охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции президиум СИП отметил следующее.

Суд первой инстанции вышел за пределы формального подхода к оценке новизны спорной полезной модели, указав на возможность проведения дополнительного исследования, заключающегося в определении того, является ли формально отличительный признак спорной полезной модели имманентно присущим противопоставленным сталям.

В связи с этим суд первой инстанции счел возможным применение методологического подхода, предусмотренного пунктом 1.5.4.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.03.2004 № 43 в отношении проверки новизны изобретений.

Президиум СИП посчитал применение такого методологического подхода оправданным, поскольку аналогичный методологический подход к проверке новизны полезных моделей не разработан.

Известный методологический подход может быть применен с учетом особенностей исследуемых правоотношений (при исследовании новизны изобретения анализируются все признаки, содержащиеся в формуле изобретения, в то время как при исследовании новизны полезной модели - только существенные).

Суд отметил, что отрицание Роспатентом возможности применения такого методологического подхода приводит к необходимости формального анализа новизны полезной модели: если существенный признак ее формулы не известен из противопоставленного источника, полезная модель должна признаваться новой.

Однако применение такой методики приведет к признанию новизны полезных моделей в ситуации, когда исследуемый признак формально не указан в противопоставленном источнике, но имманентно присущ противопоставленному устройству.

Н.К.

 

 

11. Оспаривание действий Роспатента лицами, не участвующими в административном производстве

Постановление президиума СИП от 14.07.2022 по делу № СИП-39/2022

Вмешательство третьих лиц в процедуру предоставления правовой охраны товарному знаку может быть допущено только в случаях, прямо предусмотренных законом (как, например, в абзаце третьем пункта 1 статьи 1493 ГК РФ).

Отсутствие ограничений для третьих лиц на вмешательство в предоставление правовой охраны товарным знакам позволило бы блокировать саму процедуру такого предоставления и проверку обозначения на соответствие условиям охраноспособности.

Невозможность обжалования конкретного бездействия Роспатента неучастниками административного производства сама по себе не нарушает права таких лиц.

М.К.

 

12. Компетенция СИП в качестве суда первой инстанции

Постановление президиума СИП от 23.05.2022 по делу № СИП-989/2021

Приобретение исключительного права на товарный знак может быть как первоначальным (на основании поданной заявки), так и производным (в частности, на основании договора об отчуждении исключительного права).

Оба варианта приобретения исключительного права могут оказаться недобросовестными и быть признанными таковыми в том числе в судебном порядке.

Спор о признании недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак не является спором о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) в смысле пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ.

Таким образом, подобный спор не подлежит рассмотрению в СИП в качестве суда первой инстанции.

М.К.

 

13. Компетенция территориального антимонопольного органа

Постановление президиума СИП от 20.05.2022 по делу № СИП-1046/2019

В случае осуществления лицом, в отношении которого возбуждено дело о недобросовестной конкуренции, деятельности на территории нескольких субъектов Российской Федерации, дело подлежит рассмотрению в ФАС России, а не в территориальном органе.

ФАС России вправе наделить территориальный орган правом рассматривать дело о нарушении антимонопольного законодательства, совершенного на территории нескольких субъектов, однако такое наделение должно осуществляться до окончания рассмотрения дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения УФАС по городу Москвы суд первой инстанции установил, что лицо, в отношении которого возбуждено дело, осуществляло деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации, однако значительное количество сделок совершено именно в городе Москве. В связи с этим суд первой инстанции согласился с выводом антимонопольного органа о том, что географическими границами товарного рынка является город Москва и, как следствие, УФАС по городу Москве обладало полномочиями на рассмотрение антимонопольного дела.

Президиум СИП с этим выводом не согласился и направил дело для рассмотрения по существу в ФАС России с учетом следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. ФАС вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.

Пунктом 3.12 Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС от 25.05.2012 № 339, предусмотрено, что заявление, материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, подаются:

 

в соответствующий территориальный орган по месту совершения нарушения либо по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подаются заявление, материалы;

 

в ФАС России независимо от места совершения нарушения либо места нахождения (жительства) лица, в отношении которого подаются заявление, материалы.

Согласно пункту 3.13 Административного регламента № 339 заявление, материалы, указывающие на то, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории двух и более субъектов Российской Федерации, направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов с уведомлением об этом заявителя.

На основании пункта 3.118 Административного регламента № 339 комиссия вправе передать дело для рассмотрения в другой антимонопольный орган, если рассмотрение дела входит в его компетенцию, в ФАС России по требованию ФАС России о принятии дела к своему рассмотрению, либо в случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов, - в порядке, установленном Правилами передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденными приказом ФАС от 01.08.2007 № 244.

В силу пункта 1.4.3 Правил № 244 передача антимонопольным органом заявлений, материалов, дел осуществляется, если в ходе рассмотрения заявления, материалов или в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов. В этом случае заявление, материалы, дело направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, дела.

Таким образом, подзаконными нормативными правовыми актами установлена обязанность территориального антимонопольного органа передать заявление либо дело на рассмотрение федерального антимонопольного органа в том случае, если предполагаемое нарушение допущено на территории двух и более субъектов Российской Федерации.

В данном случае УФАС по городу Москве самостоятельно рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на спорные средства индивидуализации, несмотря на то, что предполагаемое нарушение совершено на территории как минимум двух субъектов Российской Федерации.

Следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт принят неуполномоченным органом.

Аналогичного подхода придерживается и ФАС России, указывая в пункте 25 Обзора практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утвержденного протоколом президиума ФАС России, что «отсутствие у территориального органа полномочий на рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, совершенного на территории нескольких субъектов Российской Федерации, является основанием для отмены вынесенных по делу актов».

Президиум СИП отклонил аргументы антимонопольного органа о том, что представленным в ходе нового рассмотрения дела письмом заместителя ФАС России подтверждена возможность рассмотрения антимонопольного дела территориальным органом - УФАС по городу Москве, поскольку письмо подписано после вынесения оспариваемого ненормативного правового акта, тогда как вопрос о наделении территориального органа полномочиями (получения согласия от ФАС России) на рассмотрение антимонопольного дела, содержащего материалы осуществления хозяйственной деятельности в разных субъектах Российской Федерации, должен быть разрешен до вынесения соответствующих правоприменительных актов.

М.К.

 

14. Пределы повторного рассмотрения возражения в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 31.03.2022 по делу № СИП-669/2021

Роспатент не вправе заново рассматривать те заявленные в возражении требования, результат рассмотрения которых в суд не обжаловался, а следовательно, являлся действующим на момент повторного рассмотрения возражения.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент не вправе пересматривать по собственной инициативе не оспоренный результат рассмотрения требований.

Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесным элементом «Истоки Байкала» на основании несоответствия заявленного обозначения требованиями пунктов 1, 4 и 6 статьи 1483 ГК РФ, затем отказал заявителю в удовлетворении возражения, сократив при этом основания отказа до несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель оспорил решение Роспатента и в результате рассмотрения дела № СИП-677/2018 в первой, кассационной и повторно в первой инстанциях, это решение было отменено, суд обязал административный орган повторно рассмотреть поданное обществом возражение. В результате рассмотрения возражения Роспатент снял препятствие, основанное на норме пункта 4 статьи 1483 ГК РФ, но принял новое решение об отказе в удовлетворении возражения на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент усмотрел сходство спорного обозначения с семью разными товарными знаками, зарегистрированными ранее на имена иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель вновь обратился в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая правомерность применения Роспатентом при повторном рассмотрении возражения основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Это основание было снято административным органом при первоначальном рассмотрении возражения учетом предоставления писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков и сужения перечня товаров.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум СИП отклонил довод кассационной жалобы Роспатента о том, что, поскольку предыдущим решением суда (№ СИП-677/2018) решение Роспатента было признано недействительным полностью, последний был вправе рассмотреть возражение в полном объеме, в том числе и в отношении несогласия заявителя с позицией экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд напомнил, что изначально экспертиза выявила три самостоятельных основания отказа в регистрации товарного знака. Каждое из трех оснований легло в основу отдельного требования в возражении заявителя. Из этих требования Роспатент удовлетворил два, сняв два основания для отказа в регистрации (пункты 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ), и отказал в удовлетворении одного (пункт 4 статьи 1483 ГК РФ). В судебном порядке заявитель оспорил решение Роспатента в отношении единственного неудовлетворенного требования. Суд проверил решение Роспатента только в этой части и удовлетворил требование заявителя в полном объеме.

С учетом этого на новое рассмотрение в Роспатент направлено возражение в отношении того требования, которое было предметом судебной проверки. Роспатент не вправе был пересматривать по собственной инициативе результат рассмотрения тех требований возражения, которые не были предметом судебной проверки в деле № СИП 677/2018.

Президиум СИП согласился с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель мог иметь законные ожидания и рассчитывать на то, что по результатам повторного рассмотрения его возражения не будет принято иное решение применительно к положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что должен соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость придания обратной силы нормативным установлениям, ухудшающим правовое положение граждан, а также безусловность надлежащего гарантирования прав и законных интересов субъектов длящихся правоотношений в случае изменения нормативных параметров их реализации (постановления КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, от 29.01.2004 № 2-П, от 20.04.2010 № 9-П, от 20.07.2011 № 20-П и др.).

Суд, в частности, отметил, что положение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не менялось и не могло измениться (см. пункт 27 Постановления Пленума ВС РФ № 10), а довод кассационной жалобы о том, что к моменту повторного рассмотрения возражения заявителя было принято Постановление Пленума ВС РФ № 10, пункт 162 которого и послужил основанием для изменения позиции административного органа, не обоснован. Разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10, действительно раскрывают некоторые критерии, применимые при анализе сходства сравниваемых обозначений, однако они принципиально не меняют существовавшие на момент подачи заявки общества положения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также Правила № 482, не противоречат им и не могут явиться основанием для принятия административным органом решения, кардинально отличающегося от ранее принятого им по результатам первоначального рассмотрения того же возражения.

М.К.

 

15. Процедурные нарушения в Роспатенте

Постановление президиума СИП от 28.03.2022 по делу № СИП-571/2021

Если эксперт указал неправильный срок ответа на запрос, это не дает основание для вывода о том, что срок не пропущен, однако должно служить причиной восстановления пропущенного срока. В этом случае заявитель не обязан оплачивать пошлину за восстановление срока.

Гражданин обратился в Роспатент с заявкой на выдачу патента на изобретение. В ходе экспертизы заявки по существу административный орган 13.06.2019 вновь направил заявителю запрос экспертизы по существу, которым предложил устранить допущенные в скорректированных материалах нарушения.

Заявитель получил запрос 25.06.2019.

Ответ на запрос (скорректированные формула и описание изобретения) направлен в адрес Роспатента 25.09.2019 и получен последним 04.10.2019.

В ответ на это Роспатент направил заявителю письмо, в котором указал, что согласно пункту 6 статьи 1386 ГК РФ срок ответа на запрос истек 13.09.2019. В письме также сообщалось, что срок предоставления дополнительных материалов может быть восстановлен, для чего необходимо представить ходатайство о восстановлении пропущенного срока и оплатить патентную пошлину.

С учетом этого Роспатент принял решение о признании заявки отозванной по причине непредставления запрошенных экспертизой документов в установленный срок.

Заявитель обратился в административный орган с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на предоставление запрашиваемых документов и с возражением на решение о признании его заявки отозванной.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока мотивировано заявителем тем, что запрашиваемые документы были направлены им в срок, названный в запросе экспертизы (в трехмесячный срок со дня получения запроса). Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что установленный законом 12-месячный срок, в течение которого могло быть подано ходатайство о восстановлении срока ответа на запрос экспертизы, на момент принятия решения о признании заявки отозванной не истек, в связи с чем решение о признании заявки отозванной является неправомерным.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе решение о признании заявки отозванной.

Заявитель обратился в СИП за оспариванием решения Роспатента.

Суд первой инстанции оставил решение Роспатента в силе. Президиум СИП отменил решение Роспатента и суда первой инстанции, обязал Роспатент возобновить экспертизу. При этом президиум СИП отметил следующее.

Пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ предусмотрено, что в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Суд первой инстанции установил: в запросе экспертизы ошибочно упомянуто, что ответ на запрос должен быть представлен в трехмесячный срок с момента получения запроса. Ответ на запрос направлен в Роспатент в трехмесячный срок с даты получения им запроса.

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что ошибочная ссылка эксперта на продолжительности срока ответа на направленный им запрос не является основанием для того, чтобы считать такой срок не пропущенным, однако должно служить причиной восстановления пропущенного срока.

Аналогичная правовая позиция применительно к пропущенным процессуальным срокам, применяющимся при рассмотрении дела в суде, содержится в определениях ВС РФ от 07.10.2016 № 310-ЭС16-8163 и от 27.06.2017 № 307-АД16-20892.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении КС РФ от 24.05.2001 № 8-П, должен соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Таким образом, даже при ошибочном указании в судебном акте срока его обжалования, при условии, что лица, участвующие в деле, могли воспринимать его реально, а жалоба была подана в пределах названного в судебном акте срока, пропущенный подателем жалобы срок должен быть восстановлен.

Президиум СИП обратил внимание: Конституционный Суд РФ недвусмысленно подчеркнул, что в приведенной ситуации срок не может быть, а должен быть восстановлен.

Аналогичный подход к вопросу о восстановлении пропущенного по вине государственного органа срока подлежит применению и к спорным отношениям, однако данный подход должен учитывать различие процессуального законодательства и процедуры рассмотрения заявки Роспатентом.

Одним из отличий процедуры восстановления пропущенного срока ответа на запрос экспертизы является необходимость уплаты дополнительной пошлины за восстановление такого срока (пункт 1.16.1 Положения о патентных и иных пошлинах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941).

Вместе с тем президиум СИП признал, что ошибочное указание эксперта административного органа в направленном в запросе о продолжительности предоставленного для ответа срока в ситуации, когда ответ на запрос был направлен в пределах названного экспертом срока, не может нести для заявителя по заявке на изобретение негативные последствия в виде уплаты пошлины за восстановление такого срока. Пропущенный срок для ответа на запрос экспертизы подлежал восстановлению Роспатентом в инициативном порядке.

Иная позиция в ситуации, когда заявитель по заявке воспринимал срок реально и подал документы в отмеченный экспертом срок, подрывает доверие граждан к закону и действиям государства.

М.К.

Развитие рынка электронной коммерции привело к резкому росту оборота нелицензионных (контрафактных) товаров на онлайн-платформах.

По своему правовому статусу онлайн-платформы (маркетплейсы) являются агрегаторами информации о товарах (услугах).

Владелец агрегатора — это организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов1. Так, товарный агрегатор, или маркетплейс, - информационный посредник между покупателями и продавцами, электронная торговая площадка, на которой продавцы выставляют информацию о продаваемом товаре, а покупатели, выбрав подходящий товар, заключают с продавцами договор купли-продажи (в электронной форме) и т.д.

Статус товарного агрегатора (владельца агрегатора информации о товарах) предполагает наличие трех неотъемлемых признаков в совокупности:

1)

владение приложением, сайтом (страницей сайта);

2)

предоставление потребителю возможности ознакомиться на сайте или в мобильном приложении с предложением продавца о заключении договора купли-продажи, а также заключить такой договор дистанционным способом;

3)

предоставление возможности произвести предварительную оплату товаров наличным или безналичным способом2.

В настоящее время в Российской Федерации нет отдельного нормативно-правового акта, который регулировал бы отношения по защите интеллектуальной собственности в онлайн-среде.

Согласно статье 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)3.

Основные положения об ответственности информационных посредников, статусом которых часто на практике наделяются товарные агрегаторы, за нарушение интеллектуальных прав содержатся в ст. 1253.1 ГК РФ («Особенности ответственности информационного посредника»).

Информационным посредником признается лицо:

1)

осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в т. ч. в Интернете;

2)

предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для их получения с использованием информационно- телекоммуникационной сети;

3)

предоставляющее возможность доступа к материалам в этой сети.

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:

1)

он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2)

он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3)

он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, является неправомерным.

Информационный посредник не несет ответственность за размещение нарушающих интеллектуальную собственность материалов, если он не знал и не должен был знать о том, что размещение таких материалов было неправомерным, и в случае получения уведомления от правообладателя, посредник принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

Информационный посредник не несет ответственность за размещение нарушающих интеллектуальную собственность материалов, если он не знал и не должен был знать о том, что размещение таких материалов было неправомерным, и в случае получения уведомления от правообладателя, посредник принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

В деле № А40-296316/2019 (ИП К.А. Богданов и ООО «ТВОЕ») истцу принадлежали исключительные права на произведения изобразительного искусства – рисунки. ООО «ТВОЕ» производило и реализовывало футболки, на которых были напечатаны соответствующие изображения. Футболки продавались на платформах Wildberries и Ozon. Суд признал ООО «ТВОЕ» виновным в нарушении исключительных прав и обязал ответчика выплатить истцу компенсацию в размере 100 000 руб. Таким образом, ответственность за нарушение интеллектуальных прав на платформах электронной коммерции несут именно продавцы, а не информационные посредники, которыми в данном деле и были признаны торговые онлайн-площадки4.

В решении Арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2021 г. по делу № А41-58140/2020 указано, что ООО «Вайлдберриз» не является лицом, продающим товар, а равно делающим покупателям предложения о заключении договора купли-продажи на сайте www.wildberries.ru. Указанное подтверждается Правилами пользования торговой площадкой Wildberries, размещенными в открытом доступе в сети Интернет. Таким образом, лицо, которое не осуществляет напрямую взаимодействие товарами, содержащими результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не может считаться лицом, использующим соответствующий объект, а значит не может быть признано нарушителем интеллектуальных прав5.

Однако в последнее время суды стали все чаще отходить от изложенной позиции относительно статуса маркетплейсов при нарушении интеллектуальных прав.

В 2020 г. ООО «Комфортплюс» обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Guosai» к ООО «Строй Материалы Холдинг» и ООО «Вайлдбериз». В обоснование требований истец ссылается на то, что ответчиками на сайте www.wildberries.ru без его согласия размещены предложения о продаже товаров, индивидуализированных обозначениями, сходными с названным товарным знаком.

Суд по интеллектуальным правам, поддержав позицию судов первой и апелляционной инстанции, пришел к выводу, что торговая онлайн-площадка не является информационным посредником и должна нести ответственность наравне с продавцом, поскольку, согласно Правилам реализации товаров на сайте www.wildberries.ru, принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать от имени продавца и за счет продавца сделки по реализации товаров, принадлежащих продавцу на праве собственности, организует доставку товаров до покупателя, от имени продавца рекламирует их посредством размещения изображений товаров на сайте, принимает возвращенные покупателем товары и оплату за товары от покупателей, передает вырученные от реализации товара денежные средства продавцу и утилизирует товар продавца, возвращенные покупателем в связи с наличием в товаре недостатков. Кроме того, согласно п. 1 Правил использования Портала «Право Вайлдберриз на использование интеллектуальной собственности Продавца», продавец предоставляет обществу «Вайлдбериз» согласие на использование товарного знака, какой нанесен на передаваемые (поставляемые) товары в целях использования их на сайте для продажи товара, а также для использования в рекламе6.

Так, можно прийти к выводу, что Wildberries вправе определять содержание предложения о продаже, в том числе цену; использовать товарные знаки в рекламе, что исключает его неосведомленность об опубликованных на сайте сведениях, включая предложения о продажах и их содержании.

Необходимо упомянуть и о том, что в ноябре 2022 г. на ООО «Вайлдбериз» было заведено дело об административном правонарушении за продажу поддельных кроссовок Adidas, так как у продавца отсутствовали необходимые для реализации товаров документы. Тогда маркетплейс выплатил ему относительно небольшую сумму и реализовывал товар от собственного имени, что никак не запрещено Правилами реализации товаров данного сервиса7.

В этих условиях представляется два варианта решения поставленной проблемы: императивное установление правил реализации товаров для торговых онлайн-площадок, что в условиях рыночной экономики и децентрализованного регулирования оборота товаров не представляется возможным, или же привлечение владельцев таких площадок к ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

Так, 29 июля 2022 г. Правительством РФ было принято Постановление, согласно которому с 1 марта 2023 г. маркетплейсы будут нести ответственность за распространение контрафактной продукции, а также немаркированного товара. Как следует из документа, онлайн-площадки будут отвечать именно за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки8.

Единым оператором национальной системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В соответствии с требованиями ЦРПТ, на каждую единицу продукции (на упаковку) наносится уникальный двумерный штрих-код (DataMatrix), который хранит в себе различную информацию о товаре. Данная информация позволяет прослеживать движение товара от производителя (импортера) продукции до момента продажи товара в розничной точке (интернет-магазине) потребителю.

В настоящее время обязательной маркировке подлежат следующие товарные группы: табачные изделия, меховые изделия, обувь, фармацевтические препараты, парфюмерия, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, отдельные товары легкой промышленности.

Цифровая система прослеживаемости товаров должна обеспечить защиту от попадания на рынок контрафактных товаров. Однако эксперты отмечают, что обязательная цифровая маркировка в отдельных случаях может быть существенным барьером для развития рынка электронной коммерции. В первую очередь потому, что требует от участников дополнительных финансовых затрат на закупку соответствующего оборудования. Зачастую компании вынуждены снимать с продажи такие категории товаров, в т. ч. по технологическим причинам.

Также отметим, что помимо законодательных мер борьба с контрафактом должна происходить и на уровне самих платформ электронной коммерции.

Один из инструментов – службы контроля качества. Правообладатель звонит на горячую линию или пишет письмо на электронную почту с просьбой удалить товар, нарушающий его интеллектуальные права.

Кроме того, с недавнего времени на маркетплейсах появились специальные онлайн-формы или даже отдельные сервисы для обращения правообладателей. Так, например, AliExpress Russia использует Intellectual Property Platform для ручной подачи и рассмотрения жалоб в случае нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Платформа рассматривает жалобы, и при достаточном количестве доказательств контрафактные товары удаляются с маркетплейса.

Помимо этого, интернет-платформы вводят свои системы защиты от контрафакта. Например, в 2021 г. Ozon совместно с Росаккредитацией в тестовом порядке добавлял в карточки товаров раздела «Красота и здоровье» на своей площадке данные о безопасности товаров. Целью проекта было повышение доступности информации о безопасности товаров, предупреждения и противодействия обороту контрафактной продукции. Также на Ozon действует процедура по обработке негативных отзывов. Когда у покупателей возникают подозрения, что товар поддельный, платформа просит продавца в течение 3 дней представить документы на товар. Если по истечении этого срока продавец не может подтвердить подлинность товара, то его блокируют. Однако агрегаторы не берут на себя ответственность по проверке информации о товаре и судят о подлинности по предоставленным документам.

В случае, если при размещении товаров на Ozon продавец предоставил все документы, подтверждающие оригинальность продукции и права на его реализацию, в карточке товара размещается указание на то, что товар является оригинальным.

В августе 2022 г. в сети Интернет также появились новости о том, что крупнейшие российские онлайн-площадки Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы для борьбы с контрафактной продукцией. В систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение9.

Маркетплейс, который выявляет контрафакт, самостоятельно, после обращения правообладателя, потребителя или госорганов блокирует такие предложения на своем ресурсе. Информация об этом выгружается в информационную систему для проверки наличия таких предложений и таких продавцов на остальных площадках, чтобы они могли при совпадении данных запросить у продавца документы, а при их отсутствии или недостоверности - заблокировать предложение. Компании совместно с Федеральной антимонопольной службой также планируют разработать механизм приостановки деятельности поставщиков, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта, и порядок возобновления их работы. Предполагается, что если наличие подделок подтвердится, деятельность продавца на площадке будет приостановлена на три месяца, при повторном нарушении этому поставщику может быть отказано в размещении товаров на всех площадках страны, подключенных к новой информационной системе.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли, такие механизмы позволят предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократят их распространение в российском интернет-сегменте.

Однако приведенный перечень способов защиты интеллектуальных прав на маркетплейсах не является исчерпывающим и достаточным.

Однако приведенный перечень способов защиты интеллектуальных прав на маркетплейсах не является исчерпывающим и достаточным.

29 декабря 2022 г. в США был подписан the Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces for Consumers Act (далее - «the INFORM Consumers Act» или «Закон»), обязывающий онлайн-платформы (маркетплейсы) собирать, проверять и раскрывать потребителям актуальную информацию о крупных сторонних продавцах, осуществляющих свою деятельность на данных платформах10. Одной из целей принятия Закона, по словам члена Палаты представителей США Г. Билиракиса, стало «обеспечение усиленной защиты потребителей от украденных и контрафактных товаров без чрезмерного ущерба для малого бизнеса».

В соответствии с Законом, маркетплейс – это управляемая физическим или юридическим лицом электронная платформа, предоставляющая или облегчающая возможность сторонним продавцам продавать, покупать, оплачивать, хранить и доставлять потребительские товары. Сторонний продавец – независимое от маркетплейса лицо, которое продает, предлагает к продаже, заключает контракты по продаже потребительских товаров через данную электронную платформу. При этом сторонний продавец считается крупным, если он в любой непрерывный 12-месячный период в течение предыдущих 24 месяцев заключил 200 или более сделок по продаже потребительских товаров, что привело к получению совокупной выручки в размере 5 000 долл. США или более.

В течение 2 рабочих дней с момента получения сторонним продавцом статуса крупного, такой продавец обязан предоставить маркетплейсу официальные документы, содержащие номер банковского счета (личного или иного, если на него поступает выручка от совершаемых продавцом сделок), идентификационный номер налогоплательщика, контактную информацию, включающую в себя актуальные рабочую электронную почту и номер телефона, а также:

-

в отношении физических лиц – имя и адрес регистрации;

-

в отношении юридических лиц – имя и адрес регистрации физического лица – представителя организации или наименование и адрес самой организации.

Примечательно, что Закон предусматривает необходимость указания именно «рабочего номера телефона» и «рабочего адреса электронной почты». Это говорит о том, что торговые площадки могут самостоятельно проверить функциональность и актуальность этой информации.

Продавцы обязаны ежегодно уведомлять операторов онлайн-платформ о любых изменениях указанных данных, а также об отсутствии изменений. В ином случае работа продавца, не прошедшего ежегодную сертификацию, на маркетплейсе приостанавливается до момента предоставления необходимых данных. Такая система имеет и существенный недостаток – частые блокировки и повторные активации учетных записей продавцов могут привести к существенным сбоям в работе маркетплейса. Кроме того, возникает вопрос о возможности предъявления правообладателями требований к заблокированным продавцам в случае реализации ими контрафактных товаров, а также доступа к карточкам с такими товарами, ведь продавец может уже не восстановить свой профиль, что, однако, не должно освобождать его от ответственности за предшествующую блокировке реализацию нелицензионного товара. Тогда приостановка деятельности должна включать исключительно лишение возможности размещать новые товары для продажи, а также совершать сделки с уже размещенными товарами и удалять их полностью системы, сохранив за правообладателями возможность выявить контрафактные товары на страницах торговой площадки, получить все необходимые сведения об их продавце. Именно так можно обеспечить максимальный баланс интересов участников онлайн-рынка.

Особо важным представляется положение Закона, в соответствии с которым маркетплейс по требованию пользователей обязан предоставлять следующую информацию о продавце: полное имя, адрес, род деятельности (производство, продажа, перепродажа, импорт и т.д.), контактные данные, включающие актуальные номер телефона, адрес электронной почты или иные данные для связи с продавцом.

Исключением являются случаи, когда продавец предоставляет информацию исключительно о личном адресе. Очевидно, имеются в виду случаи, когда физическое лицо не имеет иного адреса, кроме адреса постоянного проживания, в частности, у него отсутствует производство, склад, находящиеся по адресу, отличному от адреса постоянного проживания. Тогда Закон указывает на необходимость частичного раскрытия информации – предоставления пользователям сведений лишь о стране проживания продавца, а также информирования пользователей о возможности связи с продавцом по номеру телефона или с помощью иных электронных средств связи.

То же касается и личного номера телефона: если у продавца отсутствует рабочий номер, маркетплейс информирует пользователей о возможности направления им запросов посредством электронной почты.

В случае обнаружения подлога данных, обосновывающих частичное раскрытие информации в отношении определенных продавцов, деятельность таких продавцов на маркетплейсе приостанавливается до тех пор, пока они не дадут согласие на полное раскрытие информации.

Недостатком Закона является отсутствие указания на сроки, в течение которых пользователям должна быть предоставлена контактная информация о продавцах.

Важно, что маркетплейсы будут нести ответственность в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей по собиранию, проверке и предоставлению пользователям необходимой информации. Любой генеральный прокурор штата сможет подать гражданский иск в суд против торговой онлайн-площадки в случае нарушений требований Закона, если такое нарушение затрагивает интересы одного или нескольких жителей штата, обязав площадку выплатить компенсацию или возместить причиненный ущерб. Федеральная торговая комиссия США сможет инициировать правительственные проверки деятельности маркетплейсов в случае подозрений их в совершении «вводящих в заблуждение» действий. Очевидно, потребители и правообладатели также смогут обратиться в суд в случае непредоставления им информации о продавцах.

Согласно положению (3) Закона, пользователи торговых площадок смогут направлять операторам уведомления о продавцах, деятельность которых вызывает подозрения в части ее законности и добросовестности. Вероятно, подразумеваются случаи указания продавцами недостоверной информации о себе или реализуемых товарах, их качестве, производителе и т.д. Очевидно, под это правило подпадают и случаи выявления на онлайн-платформе контрафактных товаров.

Профили таких продавцов должны включать четкий автоматический (не регулируемый самим маркетплейсом) механизм отчетности, который предусматривает электронные отчеты об определенной деятельности на рынке. Предполагаем, что из отчета можно будет узнать о качестве реализуемого продавцом товара, количестве направленных ему уведомлений, запросов и претензий, в том числе потребителями и правообладателями и т.д.

Так, хотя на многих онлайн-платформах уже действуют механизмы сбора и проверки информации о продавцах, вероятно, их необходимо будет изменить или дополнить в соответствии с требованиями нового закона.

Отметим, что правила реализации товаров, размещенные на веб-сайтах российских маркетплейсов, также предписывают продавцам при регистрации указать персональные данные и достоверные данные о товарах. Так, продавцы торговой площадки Ozon указывают ФИО (в отношении ИП и самозанятых) или полное наименование компании, адрес (при этом страну и город указывать не обязательно), а также реквизиты банковского счета. В случае выявления некорректной информации доступ продавца к маркетплейсу приостанавливается без предварительного уведомления до предоставления корректных данных.

В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей», владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и продавце (исполнителе) (фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес), режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилию, имя, отчество (если имеется), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), а также об имеющихся изменениях в указанной информации.

Однако ни действующие нормы отечественного законодательства, ни внутренние правила маркетплейсов не уполномочивают потребителей истребовать необходимую информацию, в частности – контактные данные, о продавце для предъявления ему претензии по факту нарушения исключительных прав или по иным основаниям, не обязывают платформы электронной коммерции эти данные предоставить. В итоге – в целях содействия защите интеллектуальных прав маркетплейсы могут лишь удалить карточку с товаром. В случае, если правообладатель преследует цель взыскания компенсации, ему необходимо самостоятельно искать способы получения информации о нарушителе.

Таким образом, the INFORM Consumers Act, в первую очередь, все же направлен на защиту прав потребителей при дистанционной купле-продаже товаров. Однако, положения закона также создают условия для оперативного получения правообладателями всей необходимой информации о продавцах, благодаря чему предъявление им требований и защита исключительных прав становятся в значительной степени доступнее и быстрее: наличие контактной информации позволит оперативно связаться с нарушителем, возможно, урегулировать спор в досудебном порядке, предъявить иск по месту жительства, не тратя время на обращение госорганы для получения соответствующей информации. В перспективе все это позволит снизить количество контрафакта на онлайн-рынке.

На основании изложенного мы можем прийти к следующим выводам.

1.

Маркетплейсы на текущий момент являются основными каналами распространения контрафактной продукции, что требует активных контрмер как со стороны государства, так и со стороны самих платформ электронной коммерции, обладающих ресурсами для повышения контроля над продавцами и предлагаемыми к продаже товарами.

2.

Правовой статус маркетплейсов не является столь однозначным. Требуется закрепление на законодательном уровне четких критериев, при которых они будут нести солидарную с продавцом ответственность за нарушение исключительных прав. Иными словами, необходимо определить, какие именно форматы участия онлайн-платформ в размещении контента и его модерации должен рассматриваться как выход за пределы статуса информационного посредника.

3.

Платформы электронной коммерции должны развивать сотрудничество в рамках защиты интеллектуальных прав, следить за эффективностью созданной единой цифровой информационной системы для борьбы с контрафактной продукцией. В частности, это решит проблему с теми, кто в случае блокировки профилей на одной платформе переходят на другую и продолжают вести там незаконную деятельность.

4.

Необходимо упростить процесс направления правообладателями уведомлений и жалоб по факту нарушения интеллектуальных прав. Кроме того, возможно приобщение к западному опыту в части предоставления правообладателям и иным заинтересованным лицам информации о продавцах, реализующих нелицензированные товары, что также способствует повышению эффективности защиты интеллектуальных прав в сфере электронной коммерции.

Данные тезисы должны стать ориентирами в борьбе с распространением нелицензированной продукции на маркетплейсах, повышении эффективности защиты интеллектуальных прав в онлайн-пространстве.

 

---

Статьи 1259, 1260 1270 действующего Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») дают нечёткое определение сущности производного произведения.

Согласно подпункту 1) ч. 2 ст. 1259 ГК РФ производное произведение есть переработка (результат процесса переработки) «другого» (исходного, первоначального, оригинального) произведения.

Согласно части 1 ст. 1260 и п. 9) ч. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием исходного произведения (реализацией исключительного права как правомочия в составе авторского права на такое произведение) считается, в частности, «…переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного)», т. е. процесс создания производного произведения, примеры (виды) результатов которого перечислены в скобках в виде открытого перечня.

Таким образом, исходя из первой указанной нормы, сущность понятия «производное произведение» (как результат процесса) можно раскрыть посредством метонимичного понятия «переработка» (название результата по названию процесса), которое, в свою очередь, согласно второй и третьей из указанных норм, раскрывается в рамках дефиниции понятия «использование произведения» через понятие процесса «создания производного произведения», т.е. имеет место типичное definitо per idem - определение через то же самое (лат.), по замкнутому кругу: «Производное произведение есть [результат процесса переработки (переработка) исходного произведения, который есть] результат процесса создания производного произведения».

Тем не менее, указанные выше нормативные определения понятия «производное произведение» (в промышленном дизайне) дают возможность выделить признаки такого произведения, в том числе с привлечением судебного толкования этих норм и аналогии закона.

Во-первых, производные произведения являются «произведениями» (ч. 1-2 ст. 1259 ГК РФ), т.е. объектами авторских прав и как таковые должны являться результатом творческого труда и должны быть выраженными в объективной форме (ст. 1257 и ч. 3 ст. 1259 ГК РФ). При этом если второй из указанных признаков ясен сам по себе, то первый требует корректной практической дефиниции критерия достаточности творческого вклада.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (абз. 2 п. 80) проблема критерия достаточности творческого вклада решается посредством толкования, согласно которому при отнесении результата интеллектуальной деятельности (далее – «РИД») к объектам авторского права (произведениям) «следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом» (презумпция творческого вклада в РИД). При этом «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права» (там же, абз. 3 п. 80). И ещё: «результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются» (см. там же, абз. 5 п. 80).

Таким образом, творческий характер РИД, относимого к объектам авторского права, в том числе производного произведения (в частности, объекта промышленного дизайна) законом презюмируется с той лишь оговоркой, что этот РИД должен быть создан именно человеком – пусть с применением технических средств и в отсутствии «новизны, уникальности и (или) оригинальности» внешней формы этого РИД (по отношению к форме исходного произведения), но «в присутствии» интеллекта человека, работающего «в режиме творчества». Определение с точки зрения логики не рабочее и некорректное, поскольку противоречивое («произведение есть с необходимостью результат творческого интеллектуального труда, который допускается, что не обладает свойством новизны»), ибо «творчество» как процесс интеллектуальной деятельности предполагает создание новых (а, значит «уникальных», и, возможно, и «оригинальных»1) по замыслу духовных или материальных ценностей2.

Во-вторых, производное произведение – это переработка первоначального произведения (далее – «исходное произведение») (подп. 1) ч. 2 ст. 1259 ГК РФ), т.е. перекомпоновка формы3 исходного произведения (далее также – «перекомпоновка исходной формы»), охраняемой авторским правом (части 3 и 5 ст. 1259 ГК РФ), в некоторых пределах, определение которых на практике составляет основную проблему практической дефиниции производного произведения (определение степени использования исходного произведения в производном произведении).

При этом следует учитывать, что в случае промышленного дизайна речь идет только о перекомпоновке исходной формы произведения одного вещно-предметного вида и подвида в производную форму произведения того же вида и подвида (например, исходный дизайн обуви «кроссовки» в производный дизайн также обуви – и также кроссовок) - с сохранением идейного (стилевого) содержания формы исходного произведения (дизайна изделия) и его потребительского назначения. Последнее существенно, поскольку трудно согласиться с утверждением, согласно которому возможна переработка исходного дизайна одного вещно-предметного вида в производный дизайн другого вида (например, переработка исходного дизайна обуви в производный дизайн перчаток, головных уборов, верхней одежды, сумок, кошельков, ремней, тростей и т. п.) – одного сохранения стиля (идеи исходной формы4) здесь будет мало (в отличие, например, от переработки образа персонажа литературного произведения в его иллюстрацию, скульптуру или муляж персонажа киносценария). Необходимо и сохранение потребительского назначения исходной формы дизайна (произведения). В противном случае пришлось бы признать, что производным произведением, например, культовых чёрных лаковых (или иного цвета и фактуры верха) туфель «лабутены» (стилевой признак – ярко-красная подошва) могут быть, например, широкополые чёрные (серые, бежевые или иного цвета) шляпы с ярко-красной окраской нижней части полей шляпы, таких же цветов шёлковые женские платья и плащи классического стиля с ярко-красным исподом (видимым в разрезах одежды или при её распахивании) или, например, кожаные дамские сумочки соответствующих цветов с ярко-красными внутренними деталями. Самого по себе нормативного ограничения на такую «трансформацию» дизайна нет, если не считать нормы ч. 2 ст. 1266 ГК РФ, согласно которой изготовление, распространение путём продажи, равно как и публичный показ на подиумах моделей указанных предметов одежды и аксессуаров под брендом «Louboutin» может быть расценено как «извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию» французского модельера обуви Кристиана Любутена.

Другим примером «извращения, искажения» исходной формы при её «переработке», которое, как представляется, не может быть признано производным произведением, является механическое смешение стилей в производном произведении (эклектика). Например, дизайн туфель, в котором присутствуют признаки стиля «броги» (узорное перфорирование верха – см. ниже) и стиля «лабутин» (ярко-красные подошвы).

Таким образом, переработка исходного произведения промышленного дизайна (как процесс и как результат этого процесса) – это всегда перекомпоновка исходной формы (в смысле, указанном в сноске 3) в рамках её вещно-предметного назначения5 и стиля6.

К этому признаку следует добавить (в связи с примерами, приведёнными выше), что статус переработанного произведения («извращение, искажение» исходной формы или «производное произведение» в вышеуказанном смысле) с очевидностью проявляются в соединении производной формы с брендом исходного произведения (образом широко известной торговой марки), включенным в композицию производной формы. Бренд в этом случае играет роль объективного (очевидного) признака уникального (оригинального) стиля или стилевого направления исходной формы7.

В-третьих, производное произведение – это переработка «другого (оригинального) произведения», она указывает на то, что производное произведение основывается на исходном произведении, созданном не обязательно другим автором (подп. 1) ч. 2 ст. 1259 ГК РФ). Обоснованность выделения этого признака подтверждается судебным толкованием, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (абз. 4 п. 87).

Указанный третий признак производного произведения можно пояснить на следующем примере. Известна обувь «брóги» с узорной перфорацией её верха, составляющей стиль этой обуви (рис. 2). Перфорированная обувь вообще появилась в Европе в XVII веке: фермеры, работавшие среди болот, нуждались в ботинках, которые быстро бы сохли и проветривались. Образцы этой обуви были вещью, а не объектом авторских прав (произведениями). Поэтому эту вещь первые авторы брóгов по собственному почину могли доработать до товарного вида, создав технику узорного перфорирования обуви (брогѝрования) в форме исходного (самостоятельного) произведения. Сегодня брогѝрование – устойчивое стилевое направление промышленного дизайна, носящее творческий характер, а воспроизведение этого стиля во всё новых многочисленных образцах, имеющих видовые различия (различают, например, полные броги, полу-броги, четвертные броги) порождает производный дизайн этого стиля обуви.

Следовательно, отсутствие исходного произведения среди наличных произведений идентичного вещно-предметного назначения и стиля (отсутствие аналогового ряда) говорит о возможности идентификации объекта экспертизы (в данном случае – дизайна изделия) лишь как самостоятельного произведения. Но открытым при этом остается вопрос: что есть в данном случае аналог - исходная форма для производного произведения?

В-четвертых, в п. 87 (абз. 1) Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 проводится также разграничение между правом на переработку исходного произведения, являющуюся одним из способов использования этого произведения (правомочием в составе исключительного права - подп. 1) ч. 2 ст. 1259 ГК РФ), и личным неимущественным правом на неприкосновенность исходного произведения (статья 1266 ГК РФ). В связи с таким разграничением Пленум ВС РФ указывает (см. там же, абз. 2), что право на неприкосновенность произведения (абз. 1 п. 1 ст. 1266 ГК РФ) касается таких изменений (исходного) произведения, которые не связаны с созданием нового произведения (производного произведения) на основе имеющегося (исходного произведения), что, на первый взгляд, существенно для дефиниции указанных пределов переработки исходного произведения в производном произведении. Однако, конкретики в таком разграничении, полезной для практической дефиниции производного произведения, всё же нет. Ясно из этого толкования только одно: первое правомочие защищает исходное произведение от искажения - внесения без согласия автора существенных «изменений, сокращений и дополнений» (ч. 1 ст. 1266 ГК РФ) в форму (цветографическую композицию, далее – «форма») исходного произведения до степени искажения стиля (до нарушения «целостности восприятия», под которым очевидно, что следует понимать общее чувственное впечатление от восприятия этой формы), а второе - от использования исходного произведения без согласия его автора путём введения в форму этого произведения таких «изменений, сокращений и дополнений», которые, сохраняя идею, замысел и т. п. (в промышленном дизайне – стиль) и потребительское назначение этой формы, создают новый («оригинальный» в смысле, указанном в сноске 2) вариант формы в рамках этого стиля (аналог). Но опять-таки возникает вопрос: что есть существенность признаков исходной формы (например, дизайна обуви), и в каких пределах «изменение, сокращение или дополнение» этих признаков в их совокупности порождает производное произведение? Для ответа на этот вопрос обратимся к аналогии закона (ч. 1 ст. 6 ГК РФ), поскольку в части производных произведений отношения по определению степени использования исходного произведения в производном произведении для идентификации последнего как такового прямо не урегулированы законодательством.

В определении существенных признаков промышленного образца (см. абз. 3 ч. 1 ст. 1352 ГК РФ) как наиболее близкого к производному произведению дизайна (и только дизайна) по юридической природе объекта охраны фигурируют (посредством открытого перечня) органолептические признаки внешней формы изделия, т.е. свойства этой формы, выявляемые с помощью преимущественно двух органов чувств человека (цветового зрения и тактильных ощущений): «форма, конфигурация8, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия» и другое. При этом существенной характеристикой таких свойств (их ощущения) является также их модальность (модальные характеристики чувственного восприятия): для цветовых зрительных ощущений таковыми могут быть цветовой тон, светлота, насыщенность и др., для тактильных ощущений – мягкость, твердость, шероховатость, колкость, гладкость и т. п. Но такая характеристика определяет лишь физическую природу существенных признаков, а не их эстетическую характеристику («эстетические особенности внешнего вида изделия» - см. там же). Элементы формы промобразца, согласно указанному определению, определяются как существенные в процессе эстетической оценки их физических свойств.

Основой эстетической оценки является эстетическое восприятие — элементарный процесс, протекающий в человеке (субъекте) или социуме, являющийся фундаментальным (связанный напрямую с фундаментальной способностью сознания человека) и направленный на объект, имеющий для воспринимающего эстетическую ценность (по Канту - при отсутствии предвзятого интереса («вожделения») к этому объекту, поскольку только в последнем случае мы имеем дело с эстетическим чувством: ведь бывает пристрастие, например, к безобразному или к эклектичному).

Эстетическое восприятие может происходить только в конкретных социально-культурных рамках. Такое восприятие уже в той или иной мере детерминировано окружающей общественной и культурно-исторической действительностью, а также индивидуальными вкусами и предпочтениями.

Существует также представление, согласно которому критерием прекрасного (эстетичного) в природной форме является её практическая целесообразность, модель которой заложена в подсознании человека9 эволюцией и детерминирована факторами, указанными в предыдущем абзаце. «Модель» в данном случае есть абстрактное представление реальности в ментальной форме (чувственные данные, образы и т. п. содержание, наличествующее в уме), предназначенное для сравнительной оценки образца целесообразной формы и формы реального предмета (или существа) в целом или в части. В промышленном же дизайне под целесообразностью формы здесь понимается отражение в ней положительных «потребительских» характеристик: не только ощущение удобства (комфорта) от использования изделия-вещи (практическая целесообразность), но и соответствия его формы предпочтениям потребителя в моде, его индивидуальному эстетическому вкусу (эстетическая целесообразность), поскольку восприятие цветографических и тактильных свойств формы самой по себе также влечёт переживание комфорта или дискомфорта. С указанной точки зрения форма, например, когтей орла (Рис. 3А) и сходная с ней форма шипов цветка розы (Рис. 3В), или форма языков пламени (Рис. 3С) являются в сознании человека признаками целесообразного (средств для выживания) в природных условиях (практическая целесообразность), но при этом первая вызывает специфически у человека ощущение «хищности» (как правило, но не обязательно отрицательной эмоции) и предпочтительна не для всякого менталитета, вторая – «защищённой красоты» (положительной эмоции), ибо роза, в частности, красная роза по общим (социально-культурным) представлениям является одним из эталонов красоты (эстетичного), а третья - ощущение «жгучести» (тепла на максимуме, за пределом терпения).

Человек в своём творчестве (художник, дизайнер) использует при создании формы вещей природные «образцы» целесообразной формы с учётом социально-культурных представлений и индивидуальных предпочтений отдельных групп потребителей, в результате чего создаются формы вещей и их элементов, существенные признаки (свойства) которых детерминированы не только практической, но и - в отдельных случаях - исключительно эстетической целесообразностью. Так при создании туфель на шпильке для женщин стиля «лабутены» (далеко не целесообразных с точки зрения практической целесообразности их формы (конструкции) - удобства носки и пользы для здоровья ног) французский дизайнер Кристиан Любутен использовал вышеуказанные природные формы, создав «праздничные» (но не классические, строгие) варианты формы (стилевые варианты) со значением «хищной оригинальности» (Рис. 4А), «защищённой красоты» (Рис. 4В) и «жгучей чувственности» (Рис. 4С), имеющие своих почитательниц.

При этом фигурный кант верха туфель, являющийся носителем признака стиля, в вариантах 4А, 4В и 4С никакой практической целесообразности также не имеет, а целесообразность элементов некоторых оригинальных форм, например, стеклянных («ледяных», «колючих») шипов на заднике и союзке (передней части верха) «лабутенов» (Рис. 4D) и с практической, и с эстетической точки зрения вызывает сомнение.

Указанная оценка существенности признаков формы является подсознательной для рядового потребителя, что не мешает, однако, перевести её в область рациональной оценки целесообразности (существенности) элементов формы специалистом (дизайнером, экспертом) или «информированным потребителем» (см. ниже). Применительно к дизайну одежды (в широком смысле - в том числе обуви, головных уборов, перчаток и т. п.) и аксессуаров критерием существенности является целесообразность формы внешних (видимых) элементов конструкции изделия, ибо одежда и аксессуары, хотя и имеют внутренние (скрытые от зрительного и тактильного восприятия) элементы конструкции (например, подкладка рукавов пальто), но в части совокупности внешних элементов их конструкции эти изделия почти всегда идентичны их форме10. При этом отнесение элементов конструкции одежды и аксессуаров к внешним следует понимать широко – как возможность их чувственного моментального или ситуативного восприятия (например, признаки формы подошвы, видимой при известном положении ног стоящего человека11, или внутренних деталей открытой барсетки, или подкладки снятой с головы шляпы)12. Следует, однако, учитывать один нюанс в этом определении существенности признаков формы.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. по делу N А40-186797/2018 этот нюанс предельно ясно раскрывается следующим образом: «Согласно абзацу четвертому13 статьи 1352 ГК РФ не являются охраняемыми признаками промышленного образца те признаки, которые обусловлены не просто технической функцией изделия, а исключительно его технической функцией. Эта правовая норма означает, что так называемая "эстетичная функциональность" (когда при своей функциональности внешний вид конкретного элемента изделия творчески проработан) не исключает признак из числа существенных.

Наоборот, промышленный дизайн ориентирован на придание определенного внешнего вида тем элементам промышленных изделий и их совокупности, которые почти всегда выполняют ту или иную техническую функцию (например, корпус монитора, кузов автомобиля, кнопки на панели управления и так далее). И то, что этот элемент необходим для работы того или иного изделия (устройства) и участвует в реализации той или иной его технической функции, вовсе не означает, что внешний вид такого элемента, предложенный автором, не является существенным признаком промышленного образца.

Когда же законодатель ссылается на обусловленность элемента (признака) исключительно технической функцией изделия, то он имеет в виду ситуацию отсутствия у автора творческого выбора14 в определении внешнего вида элемента по причине его предопределенности этой самой функцией. То есть речь идет о случаях, когда внешний вид элемента не мог быть никаким другим, потому что иначе изделие не могло бы работать»[5].

Выявление существенных элементов формы аналогов объекта экспертизы путем изучения существующих образцов по профессиональной литературе составляет уникальную часть предмета экспертизы, обращающую эксперта в «информированного реципиента» (см. ниже).

Так, например, углублённое изучение экспертом конструкций наличных в мире образцов сандалий позволяет установить, что основными существенными элементами формы и конструкции этой обуви являются подошва (часто – многослойная) и ремешки для закрепления ноги на подошве (Рис. 5А-F). Кроме того, существенными признаками формы сандалий является фактура и текстура материала верха сандалий (ремешков), форма и цвет протектора подошвы (Рис. 5С-D), фактура материала стельки, а также рисунок цветной прострочки, например, ранта подошвы ремешков (Рис. 5Е). Сегодня подошвы сандалий производятся чаще всего из эластичного синтетического материала или резины, а также из пробки, что обеспечивает легкий вес и высокое качество, такие сандалии не изменяют внешний вид после контакта с влагой. Верхняя часть этих изделий (ремешки) изготавливается из текстиля, резины, а также из натуральной кожи, экокожи, замши или кожзаменителя. Классические модели сандалий имеют пряжки (Рис. 5В), а спортивные – текстильные застёжки VELCRO («липучки» - Рис. 5С) или полуавтоматический фастекс из алюминия или пластика (полуавтоматическую застёжку, состоящую из двух частей: «трезубца» и гнездовой части, крепящихся к концам ремешков – Рис. 5D). Существенными элементами формы сандалий могут быть также форма, материал и цвет обувной фурнитуры: металлических кнопок, заклёпок («хольнитенов» - Рис. 5В и 5Е), а также колец, полуколец, рамок прямоугольной или треугольной формы для соединения ремешков между собой (Рис. 5F). Встречаются сандалии, у которых полностью закрыта пятка (Рис. 5Е), что также составляет особенность (существенный признак стилевого направления) формы этих изделий. И так далее.

Таким образом, идентификация существенности признаков произведения напрямую зависит от возможности акта чувственного восприятия совокупности внешних элементов формы (дизайна изделия) неким субъектом-потребителем («реципиентом»), который в определении одного из условий патентоспособности (субъективного условия идентификации заявленной на регистрацию формы в качестве промышленного образца - «оригинальности») именуется «информированным потребителем» (ч. 3 ст. 1352 ГК РФ), а также от характера видов его менталитета: этнического, профессионального (шахтёрский, дизайнерский), классового, возрастного, этнографического, определяющих в совокупности прагматический и эстетический аспекты этого менталитета.

Существует легальное определение указанного абстрактного понятия «информированный потребитель» и условий указанного акта с его участием (подп. 1) п. 75 Правил регистрации ПО): «Под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения (об аналоговом ряде), и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера)» [4]. Представляется, что эксперт, глубоко изучивший особенности формы объекта экспертизы (произведения дизайна, включая эстетические предпочтения потребителей в отношении этого объекта) в процессе подготовки экспертизы, по своему менталитету идентичен указанному «информированному потребителю» (далее для различения сфер правовой охраны – «информированный реципиент»).

Таким образом, производное произведение промышленного дизайна идентифицируется как таковое в процессе экспертизы в объективной форме его выражения по принципу аналогии (сходства) общего зрительного и тактильного впечатления от восприятия экспертом («информированным реципиентом») исходной формы и формы объекта экспертизы. Эта аналогия является признаком связи этих форм, при соблюдении следующих условий:

-

во-первых, имеется в наличии исходная форма, заданная для целей экспертизы или выявленная в ходе экспертизы (производное произведение основывается на исходном произведении, т. е. идентифицируется как таковое в отношении последнего). Отсутствие исходной формы идентичного вещно-предметного назначения и стиля (отсутствие аналогового ряда, который может состоять и из одной исходной формы) однозначно влечёт вывод о возможности идентификации объекта экспертизы (дизайна изделия) лишь как самостоятельного произведения;

-

во-вторых, учёта того, что ни творческий характер труда по переработке исходной формы, ни объективная форма результата такой переработки не являются признаками именно производного произведения: это общие признаки любого произведения – в соответствии с законом (ч. ч. 3 и 7 ст. 1259 ГК РФ). Однако с учётом того, что доказательство творческого вклада в РИД как объекта экспертизы необходимо для доказательства идентификации последнего как произведения вообще, доказательство творческого вклада в РИД необходимо в ходе экспертизы. При этом, с учётом того, творческий характер формы РИД (объекта экспертизы) презюмируется (при наличии в исходных документах экспертизы указания его автора и года его создания, например, посредством знака охраны ©), доказательству в качестве «иного» (не творческого характера РИД) подлежит лишь факт создания РИД исключительно машиной (например, компьютером под управлением специальной программы), поскольку доказательство отсутствия у внешней формы РИД новизны (оригинальности, уникальности – см. сноску 1 выше) как единственно объективного признака, необходимого и достаточного для идентификации этого РИД как не произведения, не приводит (в совокупности с другими наличными необходимыми признаками идентификации РИД как произведения) - с учётом указанной оговорки в толковании Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 - к выводу об отсутствии у этого РИД свойства произведения (свойства объекта авторского права);

-

в-третьих, под исходной формой понимается как форма целого изделия, которое не может быть демонтировано без нарушения его целостности, так и форма самостоятельной части изделия, например: форма компонента составного изделия, предназначенного для сборки последнего, который может быть демонтирован без нарушения его целостности и повторно использован для сборки составного изделия; форма изделий, видимая в процессе их «обычной эксплуатации», которые составляют набор (комплект), т. е. представляют группу изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур). При этом под «обычной эксплуатацией» изделия понимается эксплуатация, которая осуществляется конечным пользователем15;

-

в-четвёртых, исходная форма и форма объекта экспертизы имеют идентичное потребительское назначение и стиль (например, форма туфли может быть формой обуви или формой статуэтки-пепельницы, а вещно-предметное назначение формы обуви «лабутены», с одной стороны, не идентично вещно-предметному назначению формы обуви «кроссовки» или аксессуара «барсетка», с другой стороны, – несмотря на наличие в форме тех и других идентичных стилевых признаков);

-

в-пятых, существенными элементами исходной форма и формы объекта экспертизы (за исключением логотипа) являются органолептические свойства внешних (видимых моментально или ситуативно) элементов конструкции изделия, создающие при их чувственном (зрительном и тактильном) восприятии впечатление их целесообразности в прагматическом и/или эстетическом отношении. Выпадают из этого списка лишь элементы конструкции изделия, признаки формы которых обусловлена их «исключительно технической функцией» (абз. 4 ч. 1 и п. 1) ч. 5 ст. 1352 ГК РФ), например, форма сверла и его элементов или форма шнека мясорубки, которые являются объектом патентов на изобретения, а не объектом авторского права;

-

в-шестых, (помимо логотипа, являющегося в форме изделия объективным (очевидным) визуальным и/или вербальным идентификатором стиля дизайна изделия и только элементом формы) источником информации о стиле исходного произведения как о пределах переработки, в результате которой возникает производное произведение, является исходная форма и форма её аналогов (элементов аналогового ряда), которые как таковые определяются как более ранние, т.е. облечённые в объективную форму ранее объекта экспертизы, и связаны между собой также по принципу чувственной аналогии (сходства);

-

и, в-седьмых, сравнительный рациональный анализ по принципу тождества формы совокупности существенных признаков исходной формы и формы объекта экспертизы «информированным реципиентом» (экспертом) выявил по меньшей мере одно их отличие в существенных признаках (принцип максимальной аналогии исходного и производного произведений – в противном случае аналогия формы переходит в тождество формы). Максимум (количество) существенных отличий в нормах о производных произведениях и в судебном толковании не установлен, из чего следует, что этот максимум (количественно) должен быть таким, чтобы общее чувственное (зрительное и тактильное) восприятие формы объекта экспертизы не создавало впечатления отсутствия связи его формы с исходной формой или «извращения, искажения» последней. То же самое (в части максимума существенных отличий) можно сказать о свойствах формы элементов аналогового ряда, включая исходное произведение16.

 

---