"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 2 (32), июнь 2021 г., с. 128-132

Охраняется ли контент группы в социальных сетях как объект интеллектуальной собственности, в частности как база данных? Этот вопрос стал ключевым для разрешения спора о правах на сообщество «Тихвинская сорока» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно материалам дела Шиленкова С.А. (далее – «Истец») в 2014 году создала сообщество в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Тихвинская сорока» (далее – «Сообщество») в целях развития одноименного средства массовой информации, учредителем которого также являлась Истец. Для продвижения Сообщества Истец привлекла Новочаеву Е.А. (далее – «Ответчик») в качестве администратора. Однако в последующем Ответчик ограничила доступ Истца к управлению Сообществом, а также изменила его содержание.

Истец, полагая, что таким образом были нарушены ее личные неимущественные права как автора результатов интеллектуальной деятельности, обратилась в суд с требованиями признать ее исключительное право на Сообщество как базу данных, охраняемую авторским и смежным правом, обязать Ответчика возвратить права администрирования Сообщества, а также удалить все элементы контента, созданные на страницах Сообщества за время незаконного использования, и пресечь действия Ответчика по неправомерному использованию Сообщества.

Основные доводы судов заключались в следующем. Суд первой инстанции1, с одной стороны, отметил, что требования о признании исключительных на базу данных и о пресечении нарушения не подлежат удовлетворению, поскольку Истец не конкретизировала, на какой именно контент она просит признать свое исключительное право автора, что вкладывает в понятие базы данных. Суд также указал, что признание прав на контент Сообщества за Истцом может привести к нарушению прав Ответчика и владельцев «ВКонтакте», так как в указанном контенте могут находиться объекты иных авторских прав, охраняемые законодательством. Таким образом, суд пришёл к выводу, что исковые требования, касающиеся защиты авторских прав в том виде, в котором они заявлены, не подлежат удовлетворению. С другой стороны, суд согласился с аргументацией Истца, что разрешение на доступ к управлению сообществом не наделяет Ответчика правом полностью распоряжаться фактически самим СМИ, ограничивать право Истца, как его учредителя, на доступ к Сообществу, в связи с чем требования Истца были удовлетворены в части, а именно: суд обязал Ответчика передать права администрирования Сообщества Истцу.

Суд апелляционной инстанции2 отменил решение суда первой инстанции и в удовлетворении требований Истца отказал. При этом суд отметил, что нормы ч. 4 ГК РФ к возникшим правоотношениям сторон судом первой инстанции применены ошибочно. Суд указал, что список объектов интеллектуальной собственности является исчерпывающим, а создание группы в социальной сети таковым объектом не является. В то же время суд отметил, что защита прав Истца может осуществляться на основании общих положений ГК РФ. Но в данном случае суд не нашел оснований для признания обоснованными требований Истца, поскольку права администрирования были переданы Истцом добровольно и в установленном пользовательским соглашением «ВКонтакте» порядке.

Суд кассационной инстанции3 не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отметив, что выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, приняты без учёта абз. 2 ч. 1 ст. 1334 ГК РФ, согласно которой несанкционированное администрирование лицом в своих интересах группы в социальной сети, содержащей базу данных, созданную другим лицом, является использованием базы данных и нарушением исключительных прав правообладателя базы данных. Суд пояснил, что суды обеих инстанций не исследовали представленную в объективной форме совокупность материалов, размещенных на странице Сообщества (контент), а также с учётом этого обстоятельства не установили существенность финансовых, материальных, организационных или иных затрат, необходимых для создания такого материала и его систематизации. Судами также не был исследован вопрос о количестве самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание контента, и материалов, созданных на странице Сообщества за время его использования Ответчиком. Таким образом, суд кассационной инстанции отменил решение апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение, признав потенциальную возможность охраноспособности контента в группе в социальной сети как базы данных.

Рассматривая вновь данное дело, суд апелляционной инстанции4 исследовал доказательства, подтверждающие понесенные Истцом организационные, материальные и иные затраты для создания Сообщества и его продвижения. Суд также отметил, что основные разделы Сообщества были сформированы Истцом. Таким образом, суд признал наличие как объекта смежного права – базы данных Сообщества, а также исключительное право Истца на указанный объект, нарушенное действиями Ответчика.

Учитывая изложенное, данное дело иллюстрирует неопределенность в вопросе правового режима групп и сообществ в социальных сетях, а также способах защиты прав на контент таких групп и сообществ. Отсутствие единого подхода в разрешении данного вопроса подтверждается также другими примерами из судебной практики.

Некоторые споры, возникающие по поводу прав на группы в социальных сетях, например: споры в отношении групп ВДНХ5, Лентач6 и др., не доходят до судов и разрешаются путем взаимодействия с администрацией социальной сети, либо созданием новых сообществ.

Что касается судебных дел, одним из известных споров о правах на группу в социальной сети стало дело по поводу прав на волонтерскую группу «Мир тесен»7. Касательно рассматриваемого вопроса Суд по интеллектуальным правам8 по данному делу отметил, что по смыслу нормы абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ несанкционированное администрирование лицом в своих интересах группы в социальной сети, содержащей базу данных, созданную другим лицом, является использованием базы данных и нарушением исключительных прав правообладателя базы данных.

Однако по существу дело было рассмотрено Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который в своем решении не признал группу «ВКонтакте» объектом смежных прав. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда9 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Таким образом, нижестоящие суды фактически нивелировали позицию Суда по интеллектуальным правам, указав, что спорная группа не является базой данных в понимании ст. 1260 ГК РФ. Однако важно отметить, что судом первой инстанции был проанализирован вопрос о количестве материалов в рассматриваемой в споре группе. Кроме того, суд установил, что истец не предоставил доказательств того, что им были понесены существенные затраты при создании базы данных.

На основании изложенного можно обозначить несколько позиций относительно вопроса защиты прав на контент группы в социальных сетях как на объект интеллектуальной собственности.

Первая позиция сводится к тому, что группа в социальной сети может являться объектом прав изготовителя базы данных. Данная позиция находит поддержку и в научной литературе. В частности, А.И. Савельев, указывая, что квалификация веб-сайта в качестве базы данных позволяет обеспечить его дополнительной правовой защитой, также приводит в пример рассматриваемое дело № А56-58781/2012 и отмечает, что суд квалифицировал в качестве базы данных совокупность информации, размещаемой в социальной сети в течение продолжительного периода времени10. Е.С. Гринь, рассматривая базы данных как объекты смежных прав, также приводит в пример данное дело, указывая, что в случае несанкционированного администрирования лицом в своих интересах группы в социальной сети, содержащей базу данных, созданную другим лицом, происходит нарушение абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ11.

Вторая позиция сводится к тому, что при разрешении вопроса защиты прав на контент группы в социальных сетях как на базу данных необходимо учитывать фактические обстоятельства, в том числе возможности администратора группы по ее наполнению. Данная позиция была выдвинута Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Тринадцатым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении дела № А56-58781/2012. Однако учитывая, что все популярные социальные сети предоставляют возможность расположения материалов по заданному шаблону, то есть расположение материалов в сообществе/группе заранее предопределено, и пользователь не имеет технической возможности изменить установленный сайтом порядок, то использование данного критерия ведет к тому, что признать смежное право на группу в социальной сети будет невозможно.

Существует и третья позиция, в соответствии с которой сообщество в социальной сети следует классифицировать в качестве так называемых «вторичных» произведений: сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ) или составных произведений (подп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ)12. Если рассматривать группу в социальной сети как составное произведение, в таком случае необходимо доказать, что она представляет собой совокупность отдельных составных элементов (которые необязательно должны быть самостоятельными произведениями), подбор и/или расположение которых представляют результат творческого труда. Согласно пункту 2 ст. 1260 ГК РФ автору составного произведения принадлежат авторские права на составительство. При квалификации сообщества в социальной сети как сложного объекта не требуется доказывания творческого характера подбора и расположения элементов, но необходимо обосновать, что страница включает несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Так, страница сообщества в социальной сети может объединять в себе поддоменное имя как средство индивидуализации, объекты авторских прав, в том числе тексты, изображения, аудиовизуальные произведения, и базу данных пользователей13.

Несмотря на многообразие подходов к рассматриваемому вопросу, самое важное - определить применимые нормы и степень защиты прав администратора группы социальной сети. Данный вопрос является непростым даже с политико-правовой точки зрения, поскольку признание группы в социальной сети объектом смежного права порождает иной важный вопрос: соотношение исключительных прав изготовителей баз данных (групп, профилей в социальных сетях) и прав администраторов социальных сетей14.

 

---

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 10-14

Мною получен Судебный запрос по делу СИП-1061/2019 с просьбой высказать свое мотивированное профессиональное мнение по вопросу толкования абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ и п. 16 Порядка № 3161 в части объема материалов заявки, имеющей более раннюю дату приоритета проверяемого изобретения, но опубликованной позднее даты приоритета проверяемого изобретения, подлежащих включению в объем исследования при проверке охраноспособности такого изобретения.

Как отмечено в Судебном запросе, основная проблема перед президиумом Суда по интеллектуальным правам заключается в определении объема с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна», которому могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения.

При разрешении вопроса о том, какие материалы противопоставленной заявки могут быть включены в объем проверки патентоспособности спорного изобретения, в Судебном запросе приводятся как минимум три возможных подхода:

-

первый подход определяется тем, что ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники с целью проверки патентоспособности изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а следовательно, в силу закона в уровень техники включаются в том числе и чертежи.

-

второй подход, примененный Роспатентом, исходит из того, что для избежания двойного патентования в уровень техники следует включать только такие материалы противопоставленной заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения: саму по себе формулу и описание технического решения (поскольку на стадии экспертизы возможно внесение признаков, содержащихся в описании, в формулу технического решения). В такой ситуации п. 16 Порядка № 316 следует считать нормой, конкретизирующей положения п. 2 ст. 1350 ГК РФ и соответствующей ее духу.

-

третий подход, в соответствии с которым абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует применять не только с учетом его цели (избежание двойного патентования), но и во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 Кодекса, в соответствии с которым для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

При таком подходе в объем исследования для проверки патентоспособности изобретения следует включать только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, однако охарактеризованные в этих материалах признаки технического решения следует толковать в том числе и с применением чертежей.

 

По изучении Судебного запроса, а также соответствующей нормативно-правовой базы целесообразно изложить пояснения, относящиеся к мотивации моего мнения по рассматриваемому вопросу.

 

Согласно норме абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, указанные в данной норме заявки, поданные в Российской Федерации другими лицами и пользующиеся более ранним приоритетом, включаются в уровень техники только при установлении новизны изобретения и только, если с их документами вправе ознакомиться любое лицо согласно п. 2 ст. 1385 ГК РФ (любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней).

 

Порядок2 ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, предусматривает в п. 1 ограничение в ознакомлении любого лица с документами заявки на выдачу патента, согласно которому порядок ознакомления и выдачи копий документов заявки не применяется к заявкам на секретное изобретение, а также к сведениям, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, содержащимся в документах заявки.

Чертежи изобретения, на которые имеется ссылка в описании изобретения, и раскрывающие таким образом сущность изобретения, не относятся к документам заявки, доступ к которым ограничен для третьих лиц.

Новизна изобретения устанавливается при исследовании патентоспобности, а в случае, рассматриваемом в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, закон рассматривает в уровне техники не отдельные документы заявки, в которых раскрывается изобретение (описание, формула и чертежи), а саму заявку в целом.

Тем самым, в рассматриваемом случае, включение именно заявки в уровень техники позволяет оценивать только новизну изобретения при анализе любого из документов заявки, как в отдельности, так и в их совокупности, исходя из условия, что к документам заявки относятся согласно ст. 1375 ГК РФ заявление, описание, формула, чертежи и реферат.

Отсутствие новизны изобретения в рассматриваемом случае означает, что оно по всем своим признакам, приведенным в формуле изобретения, с которой предполагается выдача патента, уже раскрыто в ранней заявке, вне зависимости от того, в каких ее документах осуществлено такое раскрытие. Как правило, в формуле более ранней противопоставленной заявки приводится нетождественная совокупность признаков, но в описании и чертежах может быть представлено и то исполнение признаков, которое порочит именно новизну более позднего патентуемого изобретения.

 

В этом случае любой из документов ранней заявки должен быть противопоставлен только по новизне, так как оценка изобретательского уровня не предусмотрена нормой абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Оценка новизны изобретения не связана напрямую с установлением фактора «двойного патентования», так как формулы по сравниваемым заявкам могут не совпадать в такой мере, чтобы можно было говорить о том, что в обоих случаях имеет место одно и тоже изобретение по объему прав. Но если исследование вероятности «двойного патентования» связано только с сопоставлением объемов прав по независимым пунктам двух сравниваемых формул, то исследование новизны изобретения должно осуществляться по любому из документов ранее поданной заявки, отвечающей условиям абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

В последнем случае производится сравнение не одной формулы с другой формулой, а должно производиться сравнение формулы патентуемого изобретения со всей информацией, раскрытой в отношении данного изобретения в любых документах ранней заявки, входящей в уровень техники.

На предотвращение «двойного патентования» в первую очередь направлено второе условие из рассматриваемой статьи закона (последние строки четвертого абзаца), согласно которому при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются «и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Как правило, это относится к тем изобретениям, которые имеют более ранний приоритет, уже запатентованы, но публикация об этом еще не осуществлена или осуществлена позже даты подачи второй заявки, по которой проводится оценка патентоспособности. В этом случае по первому патенту уже определен объем прав в формуле изобретения и Роспатент может сравнить данную формулу с формулой по более поздней заявке и, вынося суждение о возникновении «двойного патентования», может его на данном этапе предотвратить, не выдавая патент по второй заявке с тождественным объемом прав в формуле второго изобретения.

Предотвращение «двойного патентования» связано с толкованием объемов прав по формулам сравниваемых объектов (изобретений и полезных моделей), и как таковое не может являться причиной для исключения чертежей, входящих в число документов ранней заявки, из объема исследований при проверке новизны изобретения.

Пункт 16 Порядка № 316 предписывает проведение информационного поиска в объеме поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения и предусматривает включение в объем поиска при определенных условиях ранее поданных заявок.

Указанное в этом пункте правило: «Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.», формально не содержащее прямое указание на использование чертежей, должно применяться на этапе сравнения вербальных формул по объемам прав, когда во время оценки патентоспособности изобретения возникает ситуация с вероятностью «двойного патентования». В других случаях чертежи, если на них дается ссылка в описании, сами являются частью описания изобретения и не могут не учитываться в уровне техники при оценке патентоспособности изобретения.

Пункт 2 статьи 1354 ГК РФ устанавливает, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Данная норма позволяет толковать объем уже предоставленных интеллектуальных прав в патенте, когда какие-то признаки, приведенные в патентной формуле, вербально (словесно) не воспринимаются однозначно, и тогда необходимо использовать информацию о конкретном выполнении этих признаков, раскрываемому в описании и изображениях на чертежах.

Это может иметь место, когда в формуле изобретения признаки указываются, например, в функциональном виде, и только из примеров выполнения изобретения в описании можно оценить корректность формулировки признака, указанного в формуле, и тот объем прав, который определяется приведенным в формуле функциональным признаком.

Устройства как изобретения, представляющие собой достаточно сложные конструкции, без чертежей невозможно понять только по словесным описаниям, особенно, когда речь идет о новых изобретениях, которые, к тому же, должны отличаться изобретательским уровнем, что предполагает неочевидность данного изобретения.

Роспатент считает возможным использовать при оценке патентоспособности заявленного изобретения противопоставленную раннюю заявку только в объеме ее формулы и описания, однако неиспользование в этом случае также и чертежей, раскрывающих и поясняющих графически устройство, логически ничем не обосновано.

Чертежи изобретения, даже тогда, когда они формально приводятся и именуются в нормах закона отдельным документом, тем не менее являются графической частью описания того же изобретения, и только совместно с его вербальным текстом позволяют однозначно понять сущность технического решения и провести оценку патентоспособности. Вербальное описание изобретения и его графическое отображение представляют собой единое описание патентуемого объекта, которое лишь условно разделено на две части (вербальную и графическую).

В Судебном запросе предложены как минимум три разных подхода, рассматриваемых как возможных для разрешения поставленного вопроса.

Первый и второй подходы, каждый в отдельности, очевидно, недостаточно аргументированы нормами права, так как кроме утверждения, что этого требует непосредственно ст. 1350 ГК РФ или п. 16 Порядка № 316, не содержат какого-либо нормативного обоснования того, что чертежи изобретения определяют один из важнейших аспектов при выдаче патента, а именно - установление приоритета изобретения по дате подачи заявки Наряду с формулой и описанием чертежи, если они необходимы для понимания сущности изобретения, также обязательны для установления приоритета изобретения по дате подаче заявки.

По этим же причинам обоснование в третьем подходе применять абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, во взаимосвязи только с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, представляется недостаточным.

Норму абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется целесообразным применять как во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, так и во взаимосвязи с п. 3 ст. 13753 ГК РФ:

«3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов».

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ, по дате подачи заявки в Роспатент устанавливается приоритет изобретения, а предоставление данных чертежей изобретения после подачи его описания уже является достаточным основанием для переноса даты подачи заявки на более поздний срок, и тогда приоритет изобретения также переносится на более поздний срок.

Этот факт подтверждает высокую правоустанавливающую значимость чертежей изобретения, если на них имеется ссылка в описании, в общем комплекте документов заявки (заявление, описание, чертежи), достаточных для установления даты подачи заявки.

Тем самым, если чертежи имеются в заявке и на них дается ссылка в описании, они безусловно являются одним из документов, при наличии которых устанавливается дата подачи заявки и приоритет, но при соблюдении определенных требований к чертежам, и заявка согласно п. 2 (4) ст. 13754 ГК РФ, должна содержать:

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

 

Статья 1350 ГК РФ (п. 2, абз. 4)5 не содержит выборочного перечня документов из противопоставленной заявки6, подлежащих включению в исследование уровня техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения.

В этой связи при оценке патентоспособности возможно системное7 совместное применение нормы абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, нормы п. 2 ст. 1354 ГК РФ и нормы п. 3 ст. 1375 ГК РФ.

Поэтому на вопрос, в каком объеме с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, логичен следующий ответ:

в объем исследования на предмет соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», следует включать не только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, но и чертежи, на которые дается ссылка в описании противопоставленной заявки.

 

---

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 15-22

Уважаемые члены президиума Суда по интеллектуальным правам!

Благодарю вас за судебный запрос по применению норм права, регулирующих условия включения в предшествующий уровень техники заявки на выдачу патента на полезную модель при определении новизны изобретения в особых случаях, когда заявка на полезную модель опубликована позже приоритета изобретения.

Действительно, ГК РФ и подзаконные нормативные правовые акты наряду с общими положениями в части отнесения сведений к уровню техники, в сравнении с которым определяется новизна изобретения или полезной модели, содержат положения, применяемые в особых случаях. К ним относятся положения, регулирующие недопущение и пресечение выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения и(или) полезные модели (двойное патентование), а также – недопущение выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной, новизна которых проверяется. (Здесь и далее нормативно установленные термины «приоритет изобретения» и «приоритет полезной модели» могут приводиться в более удобной для прочтения форме: «заявка, имеющая приоритет», или «приоритет заявки»).

Вначале отметим фактические обстоятельства дела в этой части.

При определении новизны спорного изобретения по патенту № 2 678 179 (в рамках рассмотрения возражения против выдачи этого патента) был противопоставлен патент № 181 748 на полезную модель. Приоритет полезной модели является более ранним, чем приоритет спорного изобретения, но сведения о полезной модели были опубликованы Роспатентом после приоритета спорного изобретения.

При этом указанный патент был противопоставлен с двух точек зрения: как запатентованная полезная модель (в объеме формулы полезной модели) и как заявка, по которой выдан этот патент (в объеме сведений из описания полезной модели и ее формулы).

При этом в решении Роспатента сделаны выводы: в сравнении с объемом формулы полезной модели, а также - с объемом ее формулы и описания спорное изобретение является новым.

Спорным же стал вопрос законности учета чертежей как одного из видов документов противопоставленной заявки, с учетом которых спорное изобретение, по мнению лица, подавшего возражение, является не новым. Однако в решении Роспатента приведена ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым чертежи противопоставляемой заявки с более ранним приоритетом не учитываются (учитываются только описание и формула). В результате в решении Роспатента сделан вывод о том, что ни запатентованная полезная модель в объеме ее формулы, ни заявка, по которой выдан патент на эту полезную модель, в объеме ее формулы и описания (без учета чертежей), не порочат новизну спорного изобретения.

Учитывая также, что сведения о противопоставленной заявке на полезную модель, по которой выдан указанный патент, стали общедоступными после приоритета спорного изобретения, эти сведения по общему правилу (п. 2 ст. 1350 ГК РФ) не включаются в уровень техники, в сравнении с которым определяется ни только новизна спорного изобретения, но и изобретательский уровень.

Далее рассмотри нормы права, регулирующие включение в уровень техники сведений в особых случаях.

Во-первых, действительно, выданный патент на изобретение или полезную модель может быть противопоставлен исследуемому изобретению (при проверке его новизны) либо в качестве заявки, по которой выдан противопоставленный патент, либо в качестве запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели. Это предусмотрено абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Все особые случаи такого рода возникают в ситуациях, когда:

-

заявки на изобретение или полезную модель имеют один и тот же приоритет и при этом поданы одними и теми же либо разными лицами;

-

эти заявки имеют разные приоритеты и поданы одними и теми же либо разными лицами.

В отношении первых из указанных случаев предусмотрены положения ст. 1383 ГК РФ, которыми не допускается и пресекается выдача двух патентов и более на идентичные изобретения и полезные модели. При этом имеющие один и тот же приоритет заявки не могут противопоставляться (включаться в уровень техники) друг другу при определении новизны изобретения или полезной модели. Однако положениями данной статьи эта проблема урегулирована. Но к этим ситуациям наш случай не относится, и детально рассматривать указанные положения не нужно.

В отношении вторых случаев предусмотрены положения абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ (в части изобретений) и абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ (в части полезных моделей), которыми также не допускается и пресекается выдача двух патентов и более на идентичные изобретения и полезные модели.

При этом указанные абзацы ГК РФ содержат не только положения, относящиеся к недопущению двойного патентования, но и к недопущению выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется.

Далее приведем положения, относящиеся к недопущению двойного патентования.

В отношении изобретений:

«При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета … запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В отношении полезных моделей:

«В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) … запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Это значит, что в случае если сведения о запатентованном изобретении или полезной модели с более ранним приоритетом опубликованы позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, то эти сведения по общему правилу не включаются в уровень техники, но указанные запатентованные изобретение и полезная модель противопоставляются только по новизне изобретению или полезной модели, новизна которых проверяется, и только в объеме формулы изобретения или полезной модели, с которой выдан патент.

При этом запатентованные изобретение или полезная модель могут быть противопоставлены заявкам тех же либо других лиц (заявки же одних и тех же лиц не противопоставляются).

В нашем случае применены другие положения абз. 4 п. 2 ст. 1350 (аналогичные положения применительно к полезной модели предусмотрены абз. 2 п. 2 ст. 1351), которые также могут служить основанием для недопущения двойного патентования, но их главное и особое предназначение направлено на недопущение выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется (принцип первого заявителя). При этом не имеет значения, будет выдан патент по противопоставленной заявке или нет. Достаточными для ее противопоставления являются условия: заявка с более ранним приоритетом не должна быть отозванной, а сведения о ней в дальнейшем (после приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется) должны стать общедоступными.

Противопоставляемая заявка с более ранним приоритетом, но опубликованная позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, считается таким же источником информации, как и любые традиционные (например, статьи в публикуемых изданиях, монографии, учебники, справочники), включаемые по общему правилу в предшествующий уровень техники, с которым проверяется новизна и изобретательский уровень, но применяемым только для проверки новизны изобретения или полезной модели.

В нашем случае, как уже отмечалось, противопоставлена в том числе и заявка, по которой выдан патент № 181 748 на полезную модель. На этом основании и применены цитируемые ниже положения ГК РФ.

В части изобретений: «При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, …».

Аналогично сформулированы положения относительно полезных моделей: «В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса…».

Смысл этих положений выражается в реализации принципа первенства заявленного изобретения или заявленной полезной модели, лежащего в основе патентного права и заключающегося в том, что патент на эти объекты патентного права может быть выдан только при соблюдении первенства этих объектов в сравнении с уровнем техники, предшествующим приоритету этих объектов (определяемому соответствующей датой подачи заявки на выдачу патента в уполномоченное патентное ведомство), а также - всеми заявками других лиц, поданными в то же патентное ведомство (принцип первого заявителя).

Исходя из этого указанные положения ГК РФ относят к уровню техники заявку с более ранним приоритетом, но опубликованную позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, не исключая из противопоставленной заявки какие-либо виды ее документов, закрытый перечень которых установлен п. 2 ст. 1375 ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ. Этот перечень включает также и чертежи.

При этом предусмотренные п. 2 ст. 1385 и п. 2 ст. 1394 ГК РФ положения, в соответствии с которыми любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение или о выдаче патента на изобретение или полезную модель вправе ознакомиться со всеми документами соответствующей заявки, создает условия общедоступности этих сведений, что обеспечивает возможность их учета заявителями при подаче ими в Роспатент заявок на изобретение и полезную модель, а также – возможность заявителям, по заявкам которых Роспатент в своих запросах или решениях сделал вывод о несоответствии изобретения или полезной модели условию патентоспособности «новизна» в сравнении со сведениями, раскрытыми в этих документах противопоставленной заявки, предметно оценить обоснованность этих выводов.

Положения же абз. 4 п. 2 ст. 1350 и абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ, предусматривающие исключение отозванных заявок из круга тех, которые могут быть противопоставлены по новизне изобретению или полезной модели, основаны на том, что отозванная заявка не порождает никаких юридических последствий, в том числе возможность включения ее в уровень техники, в сравнении с которым проверяется новизна изобретения или полезной модели.

Примененное в решении Роспатента положение п. 16 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Порядок), предусматривающее не учет чертежей противопоставляемой заявки на изобретение или полезную модель, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения по рассматриваемой заявке, не только противоречит смыслу указанных положений ГК РФ, но и ограничивает их содержание.

Эти фактические обстоятельства являются основанием для вывода о незаконности этого положения Порядка, в связи с чем оно не подлежит применению.

Далее рассмотрим причины, по которым Порядком предопределено ограничение содержания указанных положений ГК РФ.

Это ограничение, очевидно, исходит из понимания, что предусмотренная абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ возможность включения в уровень техники заявки с более ранним приоритетом, чем приоритет изобретения, новизна которого проверяется, но опубликованной позже приоритета этого изобретения; основана на том, что по заявке с более ранним приоритетом может быть выдан патент на то изобретение или на ту полезную модель, формула которых будет отличаться от первоначальной и содержать признаки не только из зависимых пунктов формулы, но и из описания изобретения или полезной модели. А на идентичное изобретение или идентичную полезную модель с более поздним приоритетом может быть выдан патент по заявке другого лица. В результате будет нарушено требование о недопущении двойного патентования. Если же по заявке с более ранним приоритетом невозможно получить патент с формулой изобретения или полезной модели, отличающейся от первоначальной и включающей признаки, раскрытые в документах заявки по причине незаконности включения таких признаков в формулу, то двойного патентования не произойдет, если по заявке другого лица с более поздним приоритетом будет выдан патент с указанной формулой.

При этом в решении Роспатента презумируется, что признаки, раскрытые в чертежах (один из видов документов заявки), не могут быть использованы для включения в формулу изобретения или полезной модели на общих основаниях, в связи с чем по противопоставленной заявке не может быть выдан патент с формулой, включающей эти признаки. По заявке с более поздним приоритетом может быть выдан патент с этой формулой, что не приведет к двойному патентованию.

Однако, как показано выше, такое понимание данной возможности противоречит как смыслу, так и содержанию положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, ограничивая их содержание. Это понимание означает попытку создания легитимной возможности выдачи патента на изобретение или полезную модель, сведения о которых раскрыты в заявке с более ранним приоритетом другого лица (вопреки принципу первого заявителя). И если даже не произойдет двойное патентование в случае, когда заявитель заявки с более ранним приоритетом не получит патент на изобретение или полезную модель, которые раскрыты в документах его заявки, а другое лицо получит патент на это изобретение или эту полезную модель по своей заявке с более поздним приоритетом, то это будет означать нарушение указанного основополагающего принципа патентного права: принципа первенства заявленного изобретения или заявленной полезной модели на основе нарушения принципа первого заявителя.

При этом то, что сведения из чертежей заявки не могут быть использованы для включения в первоначальную формулу изобретения или полезной модели, противоречит нормативно установленной возможности использования этих сведений.

Так, пунктом 96 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 (далее – Правила № 316), установлено:

«Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках».

Таким же образом урегулирован этот вопрос в отношении полезной модели. Так пунктом 80 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Правила № 701), установлено:

«Включение в формулу полезной модели признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках».

Эти обстоятельства подтверждают: подход, примененный в решении Роспатента и исходящий из того, что для избежания двойного патентования в уровень техники следует включать только такие документы противопоставленной заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого изобретения (или будущей охраняемой полезной модели); в частности - только описание и формулу (без чертежей), противоречит положениям п. 96 и 80 подзаконных нормативных правовых актов, которыми чертежи также отнесены к документам заявки. Признаки, раскрытые в них, могут быть включены в формулу изобретения или полезной модели.

Кроме того, «отрывать» чертежи от описания изобретения или полезной модели, как это следует из понимания, примененного в решении Роспатента, противоречит предназначению чертежей, что установлено п. 2 ст. 1354 ГК РФ: толковать формулу изобретения и формулу полезной модели совместно с описанием, в котором приведены ссылки на фигуры и части объекта, изображенные на чертежах.

 

В судебном запросе сформулированы три возможных подхода к определению вопроса правомерности учета чертежей противопоставленной заявки, по которой выдан патент на полезную модель.

Первый из этих подходов основан на том, что ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники для проверки новизны изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а, следовательно, в силу закона в уровень техники включаются в том числе и чертежи.

Отсюда следует, что единственно верным и адекватным нормам права является первый из перечисленных подходов.

В основе второго подхода, примененного в решении Роспатента, лежат:

противоречие смыслу норм права, которыми предусмотрено противопоставление заявки на изобретение или полезную модель, имеющей более ранний приоритет, заявке другого лица, имеющей более поздний приоритет, который заключается в предотвращении и пресечении выдачи патента по заявке, имеющей более поздний приоритет, на то изобретение или на ту полезную модель, которые раскрыты в заявке, имеющей более ранний приоритет;

факт ограничения содержания нормы материального права, установленной законом (абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ), в части учета всех документов противопоставляемой заявки положением п. 16 Порядка, примененного в решении Роспатента;

факт ошибочного мнения о недопустимости использования признаков, раскрытых в чертежах, для изменения формулы изобретения или полезной модели, вопреки положениям Правил № 316 и № 701, предусматривающих обратное.

Третий подход, приведенный в судебном запросе, также противоречит смыслу положений закона, предусматривающих противопоставление заявки, имеющей более ранний приоритет, заявке другого лица, имеющей более поздний приоритет, поскольку этот подход, как и подход, примененный в решении Роспатента, исходит из понимания, что смысл указанных положений закона заключается только в недопущении двойного патентования.

Однако предусмотренная этим подходом ссылка на п. 2 ст. 1354 ГК РФ, в соответствии с которым для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, должна быть использована в качестве одного из аргументов недопустимости не учета чертежей для целей понимания смысла положений закона, предусматривающих противопоставление заявок.

 

Необходимо также учитывать следующие обстоятельства, специфические именно для ситуаций, когда противопоставляется не запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель, а заявка, по которой выдан патент.

По этой заявке в соответствии с общим правилом невозможно выдать еще один патент и более с формулой, отличающейся от формулы, с которой уже выдан патент, в том числе на основе выделения заявки из первоначальной (право выделять заявки ограничено датой регистрации изобретения или полезной модели).

Остается только одна нормативно предусмотренная возможность изменить формулу запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели: на основе спора о действительности патента.

Но процедура рассмотрения этих споров предусматривает ряд ограничений к изменению формулы, с которой выдан спорный патент.

Эти ограничения установлены подзаконным нормативным правовым актом. В период возникновения данного спора действовали Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56).

В соответствии с п. 4.9 Правил № 56 изменять формулу изобретения (или полезной модели) можно так, как это предусмотрено правилами, регулирующими эти изменения на этапе экспертизы соответствующей заявки: «Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки».

В период возникновения данного спора уже действовала редакция ст. 1378 ГК РФ, в соответствии с которой недопустимо на этапе проведения экспертизы заявок изменять первоначальную формулу таким образом, что это приведет к нарушению требования единства изобретения или полезной модели. Это означает, что по противопоставленной заявке, по которой выдан патент, недопустимо изменять формулу, с которой выдан патент, указанным образом. Следовательно, в описании противопоставленной заявки могут оказаться многочисленные признаки, которые недопустимо включать в формулу, с которой выдан патент, и тем самым по этой заявке недопустимо получить патент с такой измененной формулой, а третьи лица могут получить патент с этой формулой по своей заявке с более поздним приоритетом. При этом будет грубо нарушен принцип первенства заявленного изобретения и принцип первого заявителя (по заявке, имеющей более поздний приоритет, не может быть выдан патент на изобретение или на полезную модель, которые раскрыты в заявке другого лица, имеющей более ранний приоритет).

Более того, в правоприменительной практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам повсеместно применяется правовая позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, не допускающая использование вообще никаких признаков, раскрытых в описании изобретения или полезной модели, для включения их в измененную формулу изобретения или полезной модели в рамках спора о действительности патента. Эта правовая позиция, если ее учитывать для целей противопоставления заявки, имеющей более ранний приоритет, заявке, имеющей более поздний приоритет, исходя из упомянутого выше понимания, реализованного в решении Роспатента, исключает ни только учет для этих целей признаков, раскрытых в чертежах, но и во всем описании. Учет этой правовой позиции в подходе, примененном в решении Роспатента, вообще исключает возможность противопоставления заявки, имеющей более ранний приоритет, по которой выдан патент, но опубликованной после приоритета изобретения, новизна которого проверяется. А это - уже исключение самого положения закона (абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ), предусматривающего возможность противопоставления заявки, по которой выдан патент. В результате остается только второе положение этой нормы права: противопоставить запатентованное изобретение или запатентованную полезную модель в объеме формулы.

Эти обстоятельства дополнительно и контрастно подтверждают неадекватность примененного в решении Роспатента подхода указанным нормам права, установленным законом.

 

Далее поговорим о правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам.

Первая группа. Измененная таким образом формула будет характеризовать новый объект, которого нет в формуле спорного патента, а его патентоспособность не проверялась в процессе экспертизы заявки, по которой выдан этот патент.

Вторая группа. Измененная формула может расширить объем правовой охраны, в результате патент с такой формулой будет действовать в отношении лиц, которые в период действия спорного патента вводили в гражданский оборот объекты, не нарушая этот патент, а после выдачи нового патента с измененной формулой эти действия могут быть признаны нарушением этого патента.

Во-первых, очевидно, что указанные рассуждения мотивированы целесообразностью ограничения действующих норм права, предусматривающих возможность использовать признаки описания для включения их в формулу в процессе оспаривания действительности патента, а не тем, что эти нормы права не соответствуют закону и по этой причине должны применяться с указанными ограничениями.

При этом положенное в основу первой группы рассуждений утверждение о недопустимости выдачи нового патента без проверки патентоспособности нового объекта, полученного в результате такого изменения формулы, нормативно реализовано Правилами № 56, которые предусматривают необходимость проведения этой проверки в случаях, когда коллегия Палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению ходатайство патентообладателя об изменении форму по оспариваемому патенту (абз. 5 п. 5.1 Правил № 56). На практике коллегия делает свой вывод о возможности выдачи нового патента с измененной формулой всегда и только по результатам проверки патентоспособности изобретения или полезной модели, охарактеризованных в измененной формуле.

По перечисленным причинам эта группа рассуждений в действительности не может подтвердить необходимость ограничить нормы права, предусматривающие использование признаков описания для включения их в формулу спорного патента.

Вторая группа рассуждений, действительно, подтверждает целесообразность ограничения изменения формулы спорного патента только в сторону сужения объема правовой охраны. Однако это сужение объема в одинаковой мере может быть обеспечено включением в формулу спорного патента признаков как зависимых пунктов формулы, так и раскрытых в описании. Это следует из законов логики, в частности - из соотношения объема содержания понятия и количеством признаков, характеризующих это понятие, а также степенью их обобщения (чем меньше признаков и чем они более обобщены, тем больше объем содержания понятия, и наоборот).

6 сентября 2020 г. вступили в силу Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила № 644/261), которыми установлено, что измененная формула спорного патента может только сужать объем правовой охраны (абз. 1 и 2 п. 40). При этом установлено, что изменения формулы спорного патента должны соответствовать условиям, предусмотренным ст. 1378 ГК РФ. Это - закрытый перечень ограничений для включения признаков в формулу изобретения или полезной модели, он не включает невозможность использования признаков, раскрытых в описании, для включения их в формулу.

Представляется, что вступившие в силу Правила № 644/261 еще в большей мере подтверждают не легитимность правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, поскольку эта позиция ограничивает указанные нормативно установленные положения.

При этом надо учитывать, что принятое Правилами № 644/261 ограничение, предусматривающее сужение объема правовой охраны, решило проблему возможного распространения действия нового патента с измененной формулой на добросовестных лиц, законно вводящих в гражданский оборот объекты в период действия спорного патента. И к этой проблеме не имеет отношения вопрос об использовании признаков описания в измененной формуле спорного патента. Тем не менее это ограничение имеет смысл из других соображений: зависимые пункты формулы исторически стали применяться в мировой практике (в первую очередь, в отношении германской модели формулы, в которой зависимые пункты не определяют объем правовой охраны) именно для того, чтобы использовать их признаки для включения в независимые пункты в ситуации, когда изобретение или полезная модель по спорному патенту в объеме его формулы признаются непатентоспособными и действительность спорного патента может быть частично сохранена только на основе изменения его формулы.

Однако несмотря на то, что отечественная нормативно-правовая база и практика ее применения предусматривают германскую модель формулы, исторически они пошли по иному пути, основанному на использовании признаков, раскрытых не только в зависимых пунктах формулы, но и в описании, для включения их в независимый пункт формулы спорного патента. Этим, в частности, объясняется отечественная традиция подавать заявки на изобретение и полезную модель только с независимыми пунктами или с небольшим количество зависимых пунктов (в последнее время наблюдается тенденция к увеличению случаев многозвенных формул с большим количеством зависимых пунктов). Заявки иностранных лиц в подавляющем большинстве подаются с многочисленным количеством зависимых пунктов.

Представляется целесообразным нормативно принять это ограничение, допускающее использовать только признаки зависимых пунктов формулы для включения их в изменяемую формулу спорного патента, но со следующим исключением. Оно должно применяться только в случаях, когда в процессе спора о действительности патента устанавливается, что формула спорного патента не содержит признаков (или признака), без которых изобретение или полезная модель не обеспечивает достижение технического результата, и это является основанием для признания спорного патента недействительным, но эти признаки раскрыты в описании (или чертежах).

Также необходимо отметить исключение из требования изменять формулу спорного патента только в сторону сужения объема правовой охраны в случаях, когда в формулу спорного патента включены признаки (или признак), не раскрытые в первоначальных материалах заявки. В этих случаях действительность спорного патента может быть частично сохранена, если эти признаки исключить из формулы (подп. 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), но их исключение приведет к расширению объема правовой охраны. Невозможность же такого исключения признаков приведет к лишению права патентообладателей изменить таким образом формулу патента и сохранить его действительность частично.

 

---

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (31), март 2021 г., с. 7-9

В производстве президиума Суда по интеллектуальным правам находятся кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и общества с ограниченной ответственностью «Л АГРО» (далее – общество «Л АГРО») на решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-1061/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЛВ-Сервис» (далее – общество «ЛВ-Сервис) о признании недействительным решения Роспатента от 24 сентября 2019 г. об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2678179 на изобретение.

В соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиумом Суда по интеллектуальным правам был направлен в адрес А.А. Федотова судебный запрос от 18 сентября 2020 г., на который необходимо направить ответ в Суд по интеллектуальным правам не позднее 19 октября 2020 г.

 

В ответ на судебный запрос от 18 сентября 2020 г. по делу №СИП-1061/2019 настоящим сообщаю следующее.

 

Согласно пункту 2 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

«Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Положения пункта 2 ст. 1350 ГК РФ определяют объем сведений входящий в уровень техники.

По общему правилу это «любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Однако для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно включаются «при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Как справедливо отмечено судом, данное исключение из общего правила сделано с целью исключения двойного патентования.

Для целей корректного толкования положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется важным сосредоточится на термине «патентование» и понять, что означает «запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Согласно положениям статьи 1354 ГК РФ:

«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Таким образом, запатентованные в Российской Федерации изобретения и/или полезные модели, по сути, определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для целей установления новизны изобретения в уровень техники дополнительно должны включаться, запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели, только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели. При этом для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

 

Относительно дополнительного включения в уровень техники с целью установления новизны изобретения всех поданных в Российской Федерации другими лицами заявок (при условии их более раннего приоритета) на выдачу патентов на изобретения, полезные модели необходимо отметить следующее.

Как было указано ранее, норма раскрытая в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, направлена на избежание двойного патентования. При этом запатентованное изобретение или полезная модель определяются формулой, содержащейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для избежания двойного патентования в уровень техники надлежит включать только такие материалы заявки, которые могут содержать признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения.

Пункты 1 и 2 ст. 1378 ГК РФ гласят:

«1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

2. Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

 

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

 

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

 

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах».

Пункта 2 ст. 1375 гласит:

«2. Заявка на изобретение должна содержать:

1)

заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2)

описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3)

формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4)

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5)

реферат».

Пункт 2 ст. 1376 гласит:

«2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1)

заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2)

описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3)

формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4)

чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5)

реферат».

 

Таким образом, с учетом положений п. 1 и 2 ст. 1378, подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 и подп.1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения, могут содержаться в описании, формуле и чертежах (и иных материалах для заявок на изобретения), если таковые были представлены на дату подачи заявки. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

При этом чрезвычайно важно отметить, что использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки однозначно на чертежах идентифицируются.

 

Учитывая все сказанное, с учетом положений ГК РФ в редакции, действующей на 28 мая 2018 г. (дата подачи заявки на изобретение №2018119512), представляется, что с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности «новизна» могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, в объеме описание, формула и чертежи.

При этом использование признаков из чертежей возможно только в том случае, если эти признаки однозначно на чертежах идентифицируются.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

 

---